על סופיות הדיון: הדרכים לבטל פטנט

Dead End Sign

(cc by bennylin0724)

אף שבעל פטנט עברך הליך בחינה על ידי רשות הפטנטים, אישור הרשות אינו סוף פסוק. בישראל, כמו באירופה ובניגוד לארצות הברית, החוק מכיר בהליך התנגדות לאחר קיבול (post grant opposition).

לאחר שרשות הפטנטים הישראלית מקבלת את הבקשה וסבורה כי יש ליתן בגינה פטנט, דבר הקיבול מתפרסם וניתנת לציבור הזדמנות להתנגד למתן הפטנט. סימן ג' לפרק ג' של חוק הפטנטים הישראלי עוסק בהליך זה, והוא קובע כי את ההתנגדות ניתן להגיש תוך שלושה חודשים.
אף לאחר קבלת הפטנט, אין תוקפו של הפטנט מובטח. סעיף 37 לחוק קובע:

בחינת הבקשה ומתן הפטנט אינם משמשים ערובה שהפטנט הוא בר-תוקף, והמדינה או עובדיה לא ישאו בשל מתן הפטנט בשום אחריות.

ואכן, במסגרת תביעות בגין הפרת פטנט, אך מטענות ההגנה השכיחות היא כי לא היה מקום ליתן פטנט. הטענה שיש לבטל את הפטנט אינה חייבת לעלות רק במסגרת תביעת הפרה. ניתן להעלותה גם במסגרת הליך עצמאי. סימן ה' לפרק ד' של חוק הפטנטים אשר כותרתו "ביטול פטנט לפי בקשת מי שאינו בעל הפטנט" עוסק בהליך ממין זה.
נוכח קיומו של ההליך לאחר ההנפקה (post issue), מה לו המתנגד כי יש התנגדות בטרם ההנפקה ולאחר הקיבול (post grant)? עיקר התשובה הוא בנטלי ההוכחה. לאחר הנפקתו של הפטנט, הדין מקים חזקה כי האמצאה בבסיסו של הפטנט היא אמצאה כשירת פטנט. משכך, נטל ההוכחה בהליך בו מתבקש ביטול פטנט הוא על המתנגד. המתנגד נדרש להוכיח ברמת הוכחה של מאזן ההסתברויות, היינו מעל לחמישים אחוזים (50% פלוס אפיסילון, בשפת המתמטיקאים), כי האמצאה אינה כשירת פטנט. לעומת זאת, בטרם הונפק הפטנט ואף אם קובלה הבקשה, הרי שהנטל להוכיח כי ההמצאה בבסיסה של בקשת הפטנט היא אמצאה כשירת פטנט מוטל על כתפי מבקש הפטנט. אף שהעברת הנטל מעבירה את הצורך להוכיח מרמה של 50% פחות אפסילון ל-50% פלוס אפסיליון, השוני בנטלים לעיתים יכול להכריע את גורלו של התיק.
אגב, ניצחון של בעל הפטנט במסגרת הליך התנגדות מקים השתק פלוגתא והשתק עילה בינו לבין המתנגד. כלומר, המתנגד לא יוכל עוד להעלות טענה בדבר תוקפו של הפטנט במסגרת תביעה נוספת שתתברר בין הצדדים. ברם, עקרון סופיות הדיון בעניין הפטנט – נכון הוא רק כלפי המתנגד. צדדים אחרים אשר לא היו שותפים להליך ההתנגדות יוכלו גם יוכלו לתקוף את תוקפו של הפטנט בשלב מאוחר יותר.
בארצות הברית הדין בעיקרו הוא דומה. קיומו של פטנט מקים חזקה הניתנת להפרכה כי האמצאה – כשירת פטנט היא. אף שלא ניתן להגיש התנגדות בטרם הנפקת הפטנט, הדין האמריקאי מכיר בשלושה הליכים בהם תשמע קריאת תיגר על תוקפו של הפטנט: הראשון, טענת הגנה במסגרת הליך בגין הפרת פטנט; השני, פנייה לבית משפט לסעד הצהרתי לפיו הפטנט אינו תקף; והשלישי, פנייה לרשם הפטנטים האמריקאי לבחון מחדש את תוקפו של הפטנט.
בפניה לרשם לפתוח את הליך הבחינה מחדש (הליך reeexamination), הנטל להראות כי קיימת שאלה חדשה ומהותית בדבר כשירות האמצאה לפטנט לאור טיעוני המבקש היא על המבקש. אך לאחר שרשם הפטנטים מחליט בעניין הבקשה, הליך הבחינה נפתח מחדש ואין עוד חזקה לתוקפו של הפטנט. עוד ראוי לציין, כי בעבר הליכי בחינה מחדש היו נעשים במעמד צד אחד, מבקש הפטנט (ex parte reexamination). לאחרונה שונה החוק והוא מאפשר כיום בחירה של מבקש הבחינה – האם להצטרף להליך אדברסרי בו הוא ומבקש הפטנט ניצבים משני צדי המתרס (inter partes reexamination) או שמע לעורר את קיומו של ההליך ולא ליטול בו עוד חלק. עוד ראוי לציין, כי לא כל טענה נגד הפטנט יכולה להיטען במסגרת הליך הבחינה מחדש. בעיקרו, הליך זה נועד לבחון את מבחני החדשנות וההתקדמות ההמצאתית לאור פרסומים קודמים. מבחנים אחרים כגון enablement אינם נידונים בבחינה מחדש, ואף לא כל prior art יכול לשמש עילה לקיומו של הליך שכזה.
פניה לבית משפט לסעד הצהרתי מחייבת כי בית המשפט יקנה סמכות לדון בסוגיה. בתי משפט אינם מקום לדון בשאלות תיאורטיות, ומשכך הם ממאנים להתערב בעניינים שאין להם השלכה אמיתית על הצדדים. לענייננו, תביעה לסעד הצהרתי (declaratory judgment) כי פטנט אינו תקף חייבת להיות מלווה בהסבר מדוע המבקש מעוניין בסעד זה. זאת בניגוד להליך בפני רשם הפטנטים אותו כל אדם יכול לעורר, אף ללא הזדהות, וללא כל הצדק. דרך כלל, בית משפט קונה את סמכותו נוכח איום של בעל הפטנט בנקיטת צעדים. מכתב התראה הוא הוכחה לקיומו של איום שכזה. נוכח האמור, ישנה חשיבות בנקיטת זהירות עת נשלח מכתב התראה. כך למשל, ייתכן ועדיף לשלוח את מכתב ההתראה רק לאחר שכתב התביעה מוכן ולאפשר למפר זמן קצר ביותר להשיב בטרם תוגש התביעה. אפשרות אחרת היא לשלוח מכתב שאינו מצביע במפורש על הפרת הפטנט אלא בקשה לפתוח במשא ומתן למתן רישיונות מאת בעל הפטנט.
בעניין MEDIMMUNE v. GENENTECH בית המשפט העליון קבע כי אף מי שהסכים לשלם בגין רישיון יכול להגיש בקשה לסעד הצהרתי. בארצות הברית ישנה חשיבות גדולה למי יגיש את התביעה ראשון – האם יהיה זה בעל הפטנט שיתבע בגין הפרתו או מי שמבקש כי הפטנט יבוטל? החשיבות נעוצה בכך שמגיש התביעה בוחר את הפורום בו הוא מעוניין לנהל את תביעתו. אף שהחלטתו של התובע היא אינה מכרעת ולעיתים ניתן להעביר את הדיון למקום אחר בו הפורום מתאים יותר, אך במכלול השיקולים מתחשבים בעיקר ברצונו של התובע. כך, יוכל בעל הפטנט להגיש את תביעתו בטקסס, והמתנגד לפטנט יגיש את תביעתו בפורום שיראה בעיניו אוהד יותר.
לסיכום, הנפקתו של פטנט על ידי רשות הפטנטים המוסמכת אינו סוף פסוק. אף שקיום הפטנט מקים חזקה לתוקפו, חזקה זו ניתנת לסתירה. בפוסט זה עמדתי בקצרה על ההבדל בנטלי ההוכחה במסגרת התנגדות לבקשת פטנט ובמסגרת בקשה לביטול פטנט. התייחסתי לדין האמריקאי אשר אינו מכיר בהליך התנגדות לבקשת פטנט, אך מאפשר את פתיחת בחינת בקשת הפטנט מחדש. עוד הראתי מתי ניתן לבקש סעד הצהרתי מבית משפט, והדגשתי את חשיבות הסוגיה, כמאפשרת בחירת פורום אופטימלי עבור מי שפותח בהליך.

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.