פסיקה: הוספת אסמכתאות במסגרת התנגדות לפטנט

בעניין התנגדות לבקשת פטנט מס' 151450 Wyeth נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (4.10.2010) עלתה השאלה אילו פרסומים צריך המתנגד לבקשת פטנט לפרט במסגרת התנגדותו ועל אילו פרסומים הוא יכול להסתמך בשלב מאוחר יותר. טבע הגישה התנגדות לבקשת פטנט. במסגרת ההליך היא הגישה חוות דעת שנסמכו על מספר רב של אסמכתאות מדעיות שלא הוזכרו בהתנגדות. נקבע, כי כאשר מדובר בפרסומים לגבי הידע הקודם – יש לפרטם במסגרת ההתנגדות, וכל הוספה מאוחרת היא בבחינת הרחבת חזית אסורה. עם זאת, כאשר מדובר בפרסומים שנועדו לתאר את היקף הידע המדעי של בעל המקצוע הסביר בעת תאריך הבכורה, ניתן להוסיף אותם בשלב מאוחר יותר.

הפוסקת קבעה:

"תקנה 58(א) לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות) תשכ"ח 1968, קובעת כי על המתנגדת (היא המשיבה בענייננו) לפרט בכתב טענותיה, בין היתר, את עילות ההתנגדות ואת העובדות עליהן סומכת היא את טענותיה. בהחלטת סגן הרשם בהתנגדות לבקשת פטנט מס' 149319 בעניין Trek 2000 International LTD נ' אם סיסטמס פלש דיסק פיונירס בע"מ (מיום 9.6.07), נקבע כי פרסומים ביחס לידע קודם (Prior Art) מהווים "עובדות מהותיות" שיש לאזכרן במפורש בכתב הטענות בהתנגדות, ואין להוסיף עליהם בשלב מאוחר יותר אלא במסגרת היתר לתיקון כתב הטענות. עם זאת, מקום שמדובר באסמכתאות שהן בבחינת ידע מדעי בסיסי מוסכם ומקובל בתחום עד כי אין בו כדי להפתיע את בעל הדין שכנגד, הותרה הגשתן במועד מאוחר להגשת כתב הטענות (ראו: החלטת כב' הרשם מאיר נועם בהתנגדות לבקשות פטנט 131392, 166550, 166189, 135898 בעניין אוניפארם בע"מ נ' SmithKline Beecham Co. (מיום 13.10.07); במקרה אחר נתקבלו אסמכתאות שלא אוזכרו בכתב הטענות, תוך הבהרה כי כוחן יתמצה בהגדרתו ותיחומו של היקף הידע המדעי אשר היה ברשות בעל המקצוע הסביר בתחום במועד הרלוונטי. ראה החלטת כב' סגן הרשם בהתנגדות לבקשת פטנט מס' 133307 בעניין הנדסת הספק בע"מ נ' הנדסת הינע בע"מ ( מיום 19.4.09))."

הפוסקת ביארה כי קו הגבול בין שני סוגי המסמכים – דק הוא. בשלב הנוכחי בו נמצא התיק, לאחר הגשת חוות הדעת ובטרם נשמעו העדויות עצמן, נקבע, אין מקום להחליט.
בשולי הדברים אעיר כי הרחבת חזית היא טענה דיונית שיש להעלות בהזדמנות הראשונה. דומה כי דווקא המתנה לשמיעת המומחים החתומים על חוות הדעת בבית המשפט עשויה להתפרש כהסכמה שבשתיקה להרחבת החזית. מהחלטת הפוסקת נדמה כי העדר הפירוט של שני הצדדים לעניין האסמכתאות המדוברת והשימוש שנעשה בכל אחת מהן לחשיפת ידע קודם או ידע של בעל המקצוע הסביר, הוא שמנע מן הפוסקת להחליט בגופו של עניין בטרם שמיעת העדים.

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.