Written Description לעומת Enablement

שיטת הפטנטים האמריקאית קובעת כי בכדי להשיג פטנט על מבקש הפטנט לעמוד בדרישות נוספות מעבר לדרישת החדשנות ודרישת ההתקדמות ההמצאתית. מעבר לדרישת ה-Best Mode בתיאור הפטנט, בה דנתי בעבר, סעיף 112 לחוק הפטנטים מקים שתי דרישות שונות: דרישת ה-Enablement וכן דרישת ה-Written Description. אף שקיומן של שתי הדרישות הנפרדות הללו מעוגן בתקדימים מימים ימימה, בית המשפט הפדראלי לערעורים החליט לשמוע לאחרונה בהרכב מלא (En Banc). בפסק הדין המנומק שניתן השבוע (Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly and Co.(Fed. Cir. 2010) (En Banc Decision), בית המשפט אישרר כי אכן מדובר בשתי דרישות נפרדות והבהיר כי דרישת התיאור (Written Description) חלה כלפי כל התביעות – הן המקוריות והן החדשות.
דרישת ה-Enablement דורשת כי בעל מקצוע מיומן בתחום, לאחר שקרא את תיאור הפטנט, יוכל לנצל את ההמצאה המתוארת בו והנתבעת בתביעות, מבלי שיידרש לבצע ניסויים בהיקף מוגזם (Undue experimentation). כזכור, פטנט מהווה מעין-הסכם בין הציבור לבין הממציא, הסכם שבמסגרתו הממציא זוכה לבלעדיות על המצאתו מחד, ומגלה את המצאתו לציבור מאידך. אם הממציא לא תיאר לציבור כיצד לנצל את המצאתו, אזי הציבור יוצא נפסד מעסקה זו, שכן הוא אינו מקבל דבר בתמורה לבלעדיות המוענקת לממציא.
גם בדין הישראלי, קיימת דרישה מקבילה לדרישה זו. סעיף 12(א) לחוק הפטנטים קובע:

הפירוט יכלול שם שיש בו כדי לזהות את האמצאה, את תיאורה, עם שרטוטים לפי הצורך, וכן תיאור דרכי הביצוע של האמצאה שעל פיו יוכל בעל המקצוע לבצעה.

דרישת התיאור, לעומת זאת, כלל אינה עוסקת ביכולת של בעל מקצוע לנצל את ההמצאה. כל שנדרש הוא שמי שקורא את פירוט הפטנט ידע כי הממציא תיאר את ההמצאה. כלומר, פירוט הפטנט צריך לתאר את ההמצאה עצמה ולא רק לאפשר להשתמש בה. אף שברוב המוחלט של המקרים, תיאור שיש בו לאפשר ניצול ההמצאה חושף גם את ההמצאה עצמה, לא תמיד כך הוא. בית המשפט התייחס לסוגיה זו וציין:
Perhaps there is little difference in some fields between describing an invention and enabling one to make and use it, but that is not always true of certain inventions, including chemical and chemical-like inventions. Thus, although written description and enablement often rise and fall together, requiring a written description of the invention plays a vital role in curtailing claims that do not require undue experimentation to make and use, and thus satisfy enablement, but that have not been invented, and thus cannot be described.
תיאור ההמצאה יכול להעדר גם כאשר מדובר בהמצאה המוגדרת (באמצעות התביעות) על ידי התוצאה המושגת, ולא על ידי הצעדים או הרכיבים הכלולים בה עצמה. כך למשל המקרה כאשר מדובר בפטנט התובע סוג (genus) אשר מוגדר באמצעות התוצאה אותה משיג הסוג, ולא באמצעות המאפיינים של הסוג עצמו. תחום נוסף שנפגע כתוצאה מדרישה זו הינו תחום המחקר הבסיסי. כלומר, מחקר שנועד לגלות את חוקי הפיסיקה, כפי שנעשה רבות באוניברסיטאות, הינו מחקר שאולי יאפשר לבעל מקצוע מיומן ליישם את החוקים הללו במימושים רבים, אך אינו מתאר את אותם המימושים ומשכך אינו מתאר את ההמצאות הללו. מחקר בסיסי מסוג זה, יש לציין, לרוב לא יכול לזכות להגנה פטנטית כלל, שכן מדובר בתגליות ולא בהמצאות.
דרישת התיאור מחייבת שפירוט הפטנט יתאר את ההמצאה עצמה, ולא די בכך שבעל מקצוע מיומן, לאחר שבחן את הפירוט, יוכל בנקל לבצע את ההמצאה. כלומר, אף אם ההמצאה היא ברורה מאליה לאחר שבעל מקצוע נחשף לפירוט, אין בעל הפטנט יכול לזכות בהגנה על ההמצאה הברורה אלא אם תיאר את ההמצאה עצמה בפירוט.
בית המשפט הוסיף והדגיש, כי התביעות עצמן משמשות לתחימת המונופול, ואין חזקה חלוטה כי הן מתארות את ההמצאה. כיוון שכך, גם ההמצאות התחומות בתביעות המקוריות, אלו שהוגשו ביחד עם התיאור המקורי, צריכות לעמוד בדרישת התיאור ולהיות מתוארות כראוי.
כיום, אין ספק כי בדין האמריקאי ישנן שתי דרישות נפרדות ובלתי תלויות. הראשונה, כי התיאור יאפשר לבעל מקצוע מיומן לנצל את ההמצאה; והשניה, כי התיאור יכלול תיאור של ההמצאה עצמה, ולא רק של מאפיינים פונקציונאליים שלה. אף שבדין הישראלי ניתן אולי ללמוד כי קיימת דרישה מקבילה נוכח הוראות סעיף 12(א) לעיל או סעיף 13 שקובע:

הפירוט יסתיים בתביעה או בתביעות המגדירות את האמצאה, ובלבד שכל תביעה כאמור תהא נובעת באופן סביר מהמתואר בפירוט

ברם, אין כל פסיקה הקובעת זאת במפורש. כך או כך, כפי שניתן להבין מהאמור לעיל, דרישת התיאור הינה דרישה חלשה יחסית שלרוב מתקיימת ממילא בעצם קיום דרישת ה-Enablement.

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.