שימוש בסימן מסחר כתנאי לתקפותו

סימני מסחר הם אחים חורגים של הקניין הרוחני. בניגוד לזכויות קניין רוחני אחרות כגון פטנט וזכות יוצרים, סימן המסחר נועד לשרת תכלית אחרת. בעוד הפטנט נועד לתגמל ממציא על חשיפת המצאתו לציבור, וזכות יוצרים נועדה לייצר תמריץ ליצור או לקדש את הקשר בין היוצר ליצירתו, סימן מסחר נועד לשרת מטרה אחרת לגמרי: מטרה צרכנית.

סימן מסחר נועד לאפשר לצרכן לדעת לקשר בין מוצר בשוק או שירות שמוצע לו לבין המקור שלו. אם על גבי נעל מתנוסס סימן המסחר של נייק, הרי שחברת נייק היא שייצרה או לכל הפחות שיווקה את המוצר הזה. באמצעות זכות סימן המסחר יכול הציבור להסתמך על סימן ולמנוע הטעייה אפשרית של זייפנים ומתחרים על ידי שימוש באותו סימן או בסימן דומה לו.
כיוון שכך, הזכות על הסימן אינה נתונה למי שהגיע ראשון לרשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, וזאת בניגוד, לדוגמה, לפטנטים. יתרה מזאת, עצם העובדה שבעל הסימן הרשום לא מתכוון לעשות שימוש בסימן או לא עשה בו שימוש בתקופת זמן נרחבת עשויה להוות עילה למחיקת הסימן (וזכותו של הבעלים שלו) מהפנקס.
בעניין שנידון לאחרונה בפני בית המשפט העליון (ע"א 2209/08 GIGIESSE CONFEZIONI S.p.A נ' ואמפום בע"מ (מיום 23.3.2010) התברר עניינו של סימן המסחר "ZIP" אשר היה בבעלות המערערת (Gigiesse) ואשר בקשת המחיקה שלו על ידי ואמפום התקבלה על ידי רשם הפטנטים. בפני רשם הפטנטים הונחה תשתית ראייתית מספיקה לקבוע כי המערערת לא עשתה שימוש בסימן בעצמה משך שנים, ואילו ואמפום עשתה שימוש כזה – בתחילה כברת רשות של המערערת, ולאחר מכן תוך הפרת זכויותיה. נוכח העדר שימוש זה התקבלה בקשת המחיקה.
בית המשפט העליון אומנם דחה את הערעור, אך עשה כן נוכח עובדות אחרות. בית המשפט ציין כי ואמפום הפרה לכאורה את זכויותיה של המערערת בסימן, וכי תכלית דיני סימני המסחר מחייבת דחיית בקשות למחיקה אשר מטרתם להכשיר בדיעבד את שרצי העבר של מפרים. ובלשונו של בית המשפט:
אף אם בעקבות השימוש הנרחב שעשתה המשיבה בסימן "ZIP" יתכן והסימן הפך להיות מזוהה עימה ולא עם המערערת, הרי שהכרה בתוצאות מעשיה של המשיבה, שעולים, ולו לכאורה, לכדי הפרה של הסימן, חותרת תחת תכלית דיני סימני המסחר. משמעות הכרה כאמור, באמצעות ביטול רישום הסימן, אינה אלא מתן גושפנקא בדיעבד להפרה של סימן המסחר אם יעלה בידי המפר להוכיח אי שימוש של בעל סימן המסחר. לעומת זאת, קביעה כי התנהלות העולה לכאורה כדי הפרה של סימן מסחר מהווה נסיבה יוצאת מן הכלל תחייב את אלו המבקשים לעשות שימוש בסימן מסחר או בסימן דומה לו לנקוט – קודם לשימוש כאמור – בהליכים הקבועים בפקודה אשר יכשירו עבורם את הקרקע לשימוש שכזה, אך מבלי לפגוע בזכותו הקניינית של בעל סימן המסחר הרשום ומבלי לפגוע בהיות הרישום משקף את השימוש המסחרי שנעשה בפועל בסימן המסחר.
הרציונאל העומד בבסיס קביעה זו – ברור ונכון. תמרוץ נכון של השוק מחייב כי מי שמבקש להשתמש בסימן מסחר אשר הזכות בו שייכת לאחר ייפנה תחילה לרשם ויבקש לבטל את הסימן. התנהגות שכזו אינה נקיית כפיים, וכיוון שכך היא עשויה להצדיק סעד מעולם דיני היושר – השתק ומניעה, ואלו עשויות להצדיק דחיית בקשתו של המפר. הצדקה זו, יש להדגיש, לא תעמוד לבעל הסימן אלא כנגד המפר, וככל שישנו שחקן נוסף בשוק שמעוניין בביטול הסימן, הוא יוכל להשיג זאת בנקל וזאת על אף הפרה אחרת בשוק.
בסופו של יום בית המשפט דחה את הערעור, וזאת נוכח נסיבה אחרת. בין קבלת הבקשה אצל הרשם והדיון בערעור בעליון, קיבל רשם סימני המסחר את בקשת המשיבה לרישום סימן המסחר ZIP על שמה. המערערת לא התנגדה לבקשה זו, וכיוון שכך סבר בית המשפט שהוא ניצב בפני מעשה עשוי. אני לעומתו סבור, כי המעשה העשוי אינו כזה, אך התנהגות המערערת כמוה – אשר לא התנגדה לרישום הסימן – כמוה כויתור על זכויותיה.

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.