ניסוח פונקציונאלי של תביעות

היקף המונופול שמוענק לבעל הפטנט, כידוע, מוגדר על ידי תביעות הפטנט (claims). התביעות – מטרתן לזהות באופן ברור ומדויק את ההמצאה כשירת הפטנט המתוארת במסמך הפטנט, בכדי שלציבור תינתן התראה ראויה על תחום הקניין של בעל הפטנט – תחום שהציבור מנוע לחדור אליו ללא הסכמת בעל הפטנט.

כפי שכבר ציינתי בפוסטים קודמים, ישנם סוגים רבים של המצאות. יש המצאות שהן תהליך המורכב ממספר צעדים ויש שהן מוצר, המורכב מאלמנטים מבניים המגדירים אותו. ברם, לעיתים רבות התביעות נכתבות בשפה שהיא פונקציונאלית ואינה כוללת את הצעד או את האלמנט המבני שגורם לתוצאה. כך למשל, במקום לתבוע כי במכשיר יש מודם סלולארי, אפשר לתבוע דווקא כי הוא מכיל אמצאי המאפשר תקשורת אלחוטית.
הקורא בוודאי יבחין כי לשון הנעזרת בשפה פונקציונאלית היא רחבה בהרבה מזו המגדירה באמצעים מבניים את ההמצאה. הדבר ברור ובולט אף בדוגמה שהבאתי, שהרי מודם סלולארי הוא ללא ספק אמצאי המאפשר תקשורת אלחוטית, וככל שיש אמצאים אחרים המאפשרים תקשורת אלחוטית, כדוגמת משדר גלי רדיו או גלים אחרים, ואף רמקול המגביר גלי קול, הרי שהם יכללו במסגרת השפה הפונקציונאלית.
ברם, החוק הישראלי והחוק האמריקאי קובעים דווקא כלל המצמצם בצורה משמעותית את היקף התביעה. יוער, כי החוק האמריקאי שונה בעקבות פסק דין שבו נקבע כי שפה פונקציונאלית אינה מדויקת דיה (indefinite). קביעה זו, יש להדגיש, מובילה למסקנה שהפטנט אינו מגדיר מפורשות את ההמצאה הנתבעת, ומשום כך עליו להתבטל.
כיום, סעיף 112 לחוק האמריקאי, פסקה שישית, קובע:
An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.
בצורה דומה, סעיף 13(ב) לחוק הפטנטים הישראלי קובע:
ניתן לבטא בתביעה יסוד מיסודותיה של האמצאה כאמצעי או כצעד לעשיית פעולה מסויימת ואין צורך לפרט את המבנה, החומר או הפעולות הדרושות לעשייתה של אותה פעולה; רואים תביעה שבוטאה כאמור כאילו פורטו בה המבנה, החומר או הפעולות הנוגעות בדבר כפי שתוארו בפירוט.
סעיפים אלו קובעים כלל לפיו אף ששפת התביעה אינה מתארת את האלמנט המבני, החומרי או את הפעולה שיש לבצע, רואים אותה ככוללת את שלל המבנים, החומרים והצעדים המבצעים את הפונקציה הרלוונטית, כפי שפורטו בתיאור הפטנט. כך, אם נשוב לדוגמה הקודמת, במצב שבו תיאור הפטנט מתאר שימוש במודם סלולארי בלבד, הרי ששני הניסוחים האפשריים- זה המשתמש באמצעי לביצוע פונקציה וזה המתייחס מפורשות למודם סלולארי – זהים הם בהיקפם. ככל שהתיאור יפרט מנעד רחב יותר של אמצעים, כך היקף התביעה יהיה רחב יותר.
סעיפים אלו, המתייחסים לצורת פרשנותן של תביעות המכונות Means-Plus-Function, קובעים כלל פרשנות מצמצם לניסוח מעין זה. על דרך הכלל, כללי פרשנות התביעות אוסרים על ייבוא לימיטציות מתוך הפירוט אל התביעות, אם אלו אינן מופיעות בתביעות או מתחייבות נוכח הצהרות בעת הבחינה, הגדרות בפטנט או הידע הקודם כפי שהובן על ידי בעל מקצוע מיומן בתחום. כלל פרשנות תביעות ה- Means-Plus-Function הינו חריג בוטה לכלל האמור, אשר אינו רק מתיר, אלא אף מחייב, ייבוא של פרטי מימוש מהתיאור לתוך לב-לבו של הפטנט, לתביעות.
לטעמי, מוטב להימנע משימוש בשפה הנתונה להוראות סעיפים אלו. זאת כיוון שעם כל הרצון הטוב, לעיתים רחוקות בלבד יכול מנסח הפירוט לכלול את כל האפשרויות השונות. לרוב יהיו מימושים מסוימים שישכחו מלבו או שהוא לא יהיה מודע אליהם. מכיוון שכך, מוטב להשתמש בשפה שאינה פונקציונאלית ככל שהדבר ניתן.
אף כאשר אין ברירה אלא להיעזר בשפה פונקציונאלית, כפי שקורה לא אחת בפטנטים על תוכנה, הרי שעדיף להשתמש בניסוח השונה מצורת האמצאי-פלוס-פונקציה. הרי – מה היא המקדחה, אם לא אמצעי לקידוח? משאבה היא אמצאי לשאוב; receiver הוא בסך הכל means for receiving. דוגמאות מסוג זה אינן חסרות, ואף שנדמה שההבדלים בין הניסוחים הם סמנטיים, הרי שהמחוקק יצר הבדל משפטי בהיקפה של תביעה הנתבעת בצורה אחת לעומת תביעה המנוסחת בצורה שנייה. הפסיקה האמריקאית הפעילה בעקביות את הוראות סעיף 112 וחיפשה אחר מבנים מקבילים בפירוט כאשר ננקטה שפת Means for function, ואף לעיתים כאשר ננקטה שפה של Means to function. עם זאת, כאשר מדובר בשם רכיב הרומז על הפונקציה המבוצעת, דוגמת reciever, הפסיקה האמריקאית נוטה שלא להפעיל את הוראות סעיף 112 ולהצר את תחום היקף התביעה.
אף שבישראל, ככל הידוע לי, סוגיה זו טרם הובאה להכרעה, אני סבור כי הדין הוא דומה. אעיר עוד כי אף שישנו הבדל מהותי בין שפת החוק האמריקאי בסעיף 112 ובין זו של ההסעיף הישראלי – והכוונה לכך שסעיף 112 מקים הגנה למבנים שמתוארים בפירוט וכן למבנים אקוויולנטיים להם, ואילו הסעיף הישראלי מתייחס רק למבנים המפורטים, הרי שמידת ההגנה שניתנת היא זהה. בעוד בארצות הברית זכות הפטנט נותנת הגנה להמצאה, כפי שהיא מוגדרת בתביעות, הדין הישראלי מקים הגנה כנגד ניצול של עיקר ההמצאה "בין בדרך המוגדרת בתביעות ובין בדרך דומה לכך שיש בה, לנוכח המוגדר באותן התביעות, עיקר האמצאה שהיא נושא הפטנט" (סעיף 49 לחוק הפטנטים). כלומר, ההגנה מפני מפר זהה בישראל ובארצות הברית, ככל שמדובר בתביעות Means-Plus-Function, שכן מי שישתמש במימוש דומה של אלמנט זה עד כדי אקוויוולנט יבצע את ההמצאה, כפי שהיא מוגדרת על ידי הדין האמריקאי, וכן יבצע את עיקר ההמצאה, כפי שהיא מוגדרת על ידי הדין הישראלי.
פסק דין חדש של בית המשפט הפדראלי לערעורים (Pressure Products Medical Supplies, Inc. v. Greatbatch Ltd. (Fed. Cir. 2010)) קובע, כי לא ניתן להסתמך על מבנים שאינם מתוארים בפירוט הפטנט, אף אם הם היו מוכרים והיוו חלק מהידע הקודם. יתרה מזאת, נקבע, אף הפנייה מפורשת בתיאור הפטנט לא לפרסומי ידע קודם שכוללים מבנים רלוונטים אינו מספיק בכדי לאפשר להסתמך עליהם לצורך פרשנות התביעות. ככל הנראה הפנייה לפרסומי הידע הקודם, תוך הכללתם באמצעות הפנייה (incorporation by reference) עשויה להספיק. למען הזהירות, מוטב לכלול את הפרסום באמצעות הפנייה ולהתייחס מפורשות למטרת ההכללה – הוספת מימושים אפשריים שמשיגים את הפונקציה המדוברת.
לסיכום, בפוסט זה התייחסתי לניסוח תביעות הנעזר בשפה פונקציונאלית. אף שמדובר בשפה שעל פניה היא רחבה ביותר, החוק מחיל עליה כלל פרשנות מצמצם, ומשום כך יש להעניק לה פרשנות צרה וזאת בהתאם לכתוב בפירוט הפטנט. ככל שניתן, מומלץ לצמצמם את השימוש בניסוחים כגון אלה, ולבכר תיאור מבני של רכיבי ההמצאה, או, בהעדר חלופה אחרת, להשתמש בשפה הרומזת לפונקציה אף שאינה מנוסחת בצורה של Means-Plus-Function.

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.