נינטדנו הפסידה בקרב בבית המשפט הפדראלי של המחוז המזרחי של טקסס, אבל ניצחה במלחמה אחרי שערכאת הערעור קיבלה את טענותיה. חבר המושבעים קבע כי הג'ויסטיקים של קונסוליות המשחקים Wii ו-GameCube הפרו את פטנט ארה"ב 6,906,700 של חברת Anascape. בעוד שמיקרוסופט הגיעה לפשרה (שפרטיה חסויים), נינטנדו החליטה להעביר את ההכרעה לערכאת הערעור הפדראלית שבוושינגטון – החלטה שהתבררה כמוצדקת, לפחות מבחינה משפטית.
הצדדים לא היו חלוקים על כך שהיה שבשנת 1998, שנתיים לפני הגשת בקשת הפטנט הרלוונטית, סוני מכרה ג'ויסטיק מסוג DualShock שמימש את ההמצאה, כפי שהוגדרה בתביעות הפטנט. אלא מאי, שהפטנט הוגש כבקשת המשך בחלקה (Continuation In Part, או CIP בקיצור), ותבע קדימות משנת 1996. כיוון שכך, אין תימה כי המחלוקת נסבה סביב חוקיותה של אותה תביעת קדימה.
כאשר מגישים בקשה מכוחה של בקשה קודמת, ניתן להסתמך על תאריך הבקשה הקודמת לצורכי חדשנות והתקדמות המצאתית מחד, ולצורך קביעת מועד פקיעת הפטנט, מאידך. ברם, בכדי שניתן יהיה להסתמך על הבקשה הקודמת עליה לעמוד בדרישות החוק באשר לדיות התיאור. ההיגיון שבכלל זה הוא ברור – בהעדרה של דרישה שכזו, יכל כל אדם להגיש בקשת דמה לפטנט, ולאחריה להגיש בקשה ממשיכה, שתוסיף על גביו המצאה אליה נחשף הממציא בשוק, ולדרוש כי זו תזכה לתאריך הבכורה של בקשת הדמה. בצורה כזו, בנקל יכול מי המעוניין בכך, לחתור תחת מטרתם של דיני הפטנטים – לעודד חדשנות על ידי מתן תגמול לממציאים של המצאות חדשות ובעלות התקדמות המצאתית. כזכור, הדין האמריקאי דורש כי הפירוט יתאר את ההמצאה (Written Description), יאפשר לבעל מקצוע להשתמש בהמצאה (Enablement), ויחשוף את המימוש האופטימלי, ככל הידוע לממציא (Best Mode).
במקרה דנן, בית המשפט קבע כי התיאור הקודם היה חסר אלמנטים שנתבעו בתביעות, וכיוון שכך, אינו יכול לשמש לצורך מתן קדימות לפטנט שכן הוא אינו כולל תיאור של ההמצאה (Written Description). נוכח קביעה זו, לא נותר לבית המשפט אלא לקבוע כי ההמצאה לא היתה חדשה עת הוגשה בקשת הפטנט, וכי הפטנט בטל.
זיו, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, התמחה תחת שופט בית המשפט העליון אדמונד לוי. כיום, זיו הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, אשר מתמקד בתחומי הקניין הרוחני ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.
עד היום לא הצלחתי להבין את ההצדקה למוסד פטנטי ההמשך (CIP). פטנטים בכללם נועדו לקדם את החדשנות, אבל בפטנטי־המשך אין דרישת חדשנות; אז למה הם טובים?
מי העלה את הרעיון (בעיניי — המופרך) הזה, ואיך הוא הצליח לשכנע את העולם?
שלום לך שי, ותודה על תגובתך.
בקשות המשך, ככל בקשות הפטנט האחרות, דורשות חדשנות והתקדמות המצאתית למול הידע הקודם. המוסד של בקשות ההמשך (בין אם בחלק, קרי CIP, או לאו) נוגע לשאלה מאיזה תאריך נבחנות אותן אמות מידה. בבקשות המשך ניתן להסתמך על תאריך ההגשה של בקשה קודמת כתאריך הקובע לעניין מה נחשב חלק מהידע הקודם ומה אינו בבחינת ידע קודם.
בפרט, כאשר מדובר בבקשה שמוסיפה מידע חדש על גבי מידע שכבר היה מצוי בבקשה הקודמת – היינו, בקשת CIP, ניתן להסתמך על התאריך הקודם רק לגבי המידע שכבר נחשף בבקשה הקודמת. באשר למידע החדש שנוסף בבקשה החדשה – לא ניתן להסתמך על התאריך הישן. תרחיש מעין זה התקיים במקרה שהבאתי כאן – תוכן חדש שנוסף לבקשת ההמשך לא זכה להינות מהתאריך המוקדם של הבקשה המקורית.
שלום זיו, ותודה על התייחסותך.
אני הדיוט, ולכן כנראה לא מבין, אבל סעיף 44(ב) לחוק הפטנטים הישראלי נראה כאילו הוא לא מסכים אתך:
"פטנט מוסף יוענק על אמצאה שהיא כשירה לפטנט מוסף לפי סעיף-קטן (א), אף אם אין בה התקדמות המצאתית לעומת האמצאה שבפטנט העיקרי או בכל פטנט מוסף לו."
סעיף-קטן (א) מגדיר כשר לפטנט-מוסף "שכלול או שינוי" של המצאה מפטנט עיקרי — כלומר, במשתמע מ(א), ובמפורש מ(ב), מספיק שינוי של ההמצאה ואין צורך בחדשנות.
אני לא מכיר את נוסח החוק האמריקאי, אבל אני כן מכיר את פטנט 7599985 של Eolas, שמכסה שכלול בלתי-חדשני בעליל של ההמצאה שבפטנט 5838906, ושעל בסיסו הם כבר התחילו לתבוע את כל העולם ואחותו, כך שנראה לי שגם שם המצב דומה לצורה בה הבנתי את החוק הישראלי.
שי, יחסית להדיוט בתחום אתה מסתדר בכלל לא רע.
פטנט מוסף בישראל הוא עוף מוזר משהו, ואין לנו למיטב ידיעתי פסיקה להישען עליה בארץ. לפי לשון החוק, פטנט מוסף יינתן גם אם אין בו התקדמות המצאתית למול ההמצאה *שבפטנט העיקרי*. כלומר, יש להראות חדשנות והתקדמות המצאתית למול הידע הקודם למעט אותו פטנט עיקרי.
העיקר הוא דווקא זה – סעיף 47 קושר את גורלו של הפטנט המוסף בגורלו של הפטנט העיקרי. אם העיקרי לא ראוי לפטנט כך גם המוסף. ויותר חשוב – תקופת הפטנט המוסף מוגבלת לאותה תקופה של הפטנט העיקרי.
אתן דוגמה שאולי תמחיש עניין זה בצורה פשוטה. המצאתי מנוע חדש והגשתי פטנט בגין מכונית שיש בה מנוע כזה. לאחר שנה חשבתי לעצמי – הייתי יכול להשתמש באותו המנוע גם לסירה. הסבה של מנוע ממכונית לסירה הוא דבר ידוע, ולכן לכאורה הייתי מוצא עצמי בבעיה למול הידע הקודם שאני תרמתי לעולם – בקשת הפטנט שלי. הפטנט המוסף מאפשר לי להימנע מכל זה ולומר – אני מוכן לוותר על שנה בתוקפת הפטנט הנוסף (שכן אני מגיש אותו שנה לאחר הגשת הבקשה המקורית) ובלבד שהידע הקודם שאני תרמתי לא ישמש כנגדי.
בארצות הברית, שם הכל יותר מסודר, יש סוגים רבים של פטנטים-מוספים שכאלו. יש בקשת המשך (continuation) שבה תובעים המצאה אחרת שכבר גולתה בבקשת הפטנט המקורית; יש בקשת המשך בחלקה (continuation in part) שבה תובעים המצאה אחרת שהיא שכלול של מה שגולה בבקשה המקורית ואשר חלקים ממנה לא גולו בבקשה המקורית; ויש גם הוצאה מחודשת של פטנט (reissue) שהיא בקשה לתקן פטנט שכבר הונפק כך שהוא יוגדר בצורה שונה.