מהי המצאה הכשירה למתן פטנט? שאלה לא פשוטה זו עמדה במרכזו של פסק הדין בעניינו של מר בילסקי, אשר עמד בפני בית המשפט העליון האמריקאי מזה כשנה (ראו כאן, וכאן). פסק הדין Bilski v. Kappos (קאפוס, למי שתהה, הוא הדירקטור של משרד הפטנטים האמריקאי, ה-USTPO, אשר שימש כמשיב לאחר שהמשרד סירב להעניק לבילסקי פטנט בגין המצאתו) ניתן לאחרונה, ועתה אבקש להתייחס למשמעות הגלומה בו.
רקע היסטורי
בשלהי שנות ה-80, לאחר שורה של פסקי דין שיצאו מפתחו של בית המשפט העליון האמריקאי (בעניין
בנסון,
פלוק ודיהר), היה זה ברור כי המצאות מבוססות מחשב יכולות להיות מוגנות בפטנט. עם זאת, הפסיקה לא הכירה בכל רעיון הממומש על ידי תוכנה כהמצאה, ונשללה ההגנה מהמצאות שאינן אלא רעיון אבסטרקטי (עניין בנסון). עוד נקבע, כי אף בהגבלת הרעיון האבסטרקטי לתחום מסוים לא די ואף לא מספיק לבצע פעולות הכנה או סיום שוליות כדי להפוך את הרעיון האבסטרקטי לכדי המצאה (עניין פלוק). לבסוף נקבע, כי אף כאשר החידוש הוא כולו בתוכנה, אך מדובר בהמצאה ולא רעיון אבסטרקטי טהור, ניתן לקבל פטנט (עניין דיהר). בעניין דיהר, הוא המעניין מבין שלוש התקדימים והיחיד בו ניתן בפועל פטנט, נדונה מערכת משובצת מחשב במובנה היומיומי – מערכת ששלטה על תהליך עיבוד גומי סינטטי, כאשר תזמוני המערכת הופעלו על ידי תוכנה. החידוש של ההמצאה שם היה באלגוריתם שבדק פרמטרים שונים והחליט מתי להפסיק את התהליך. בית המשפט העליון קבע אז שכיוון שהתהליך שנתבע בפטנט היה קשור בשינוי המצב הפיסי של דבר מוחשי – הגומי – הרי שאין מדובר ברעיון אבסטרקטי אלא בהמצאה הראויה להגנה (הגישה משם, אגב, אומצה בישראל בעניין
UTC בידי בית המשפט המחוזי אך נדחתה בפועל על ידי רשם הפטנטים בפסיקות מאוחרות יותר. ראו דיון על
פטנטים בתוכנה בישראל).
לאחר הטרילוגיה ההיא, קולו של בית המשפט העליון נדם בסוגיה והוא השאיר לערכאת הערעורים הפדראלית לפתח את הדין. בשנת 1998 ערכאת הערעור קבעה בעניין
סטייט סטריט כי יש מקום ליתן פטנט כאשר לתהליך יש תוצאה שהיא "מועילה, קונקרטית ומוחשית". באותו עניין נדונה המצאה שהיתה בבחינת שיטה לעשיית עסקים הממומשת בתוכנה.
פסק הדין ההוא הלהיב והפחיד את השחקנים השונים בתעשייה. בקשות לפטנט בגין שיטות לעשיית עסקים החלו לזרום לכיוון משרד הפטנטים האמריקאי, וקיטונות של ביקורת נשמעו על הפסיקה ההיא ועל הקלות שבה עיבוד נתונים שהיה ידוע, כאשר הוא מיושם על פרמטרים עסקיים חדשים, זוכה להגנת הפטנטים (ראו, למשל, הדוגמה
בסרט זה).
עניין בילסקי – יריית הפתיחה
בשנת 2008 הגיעה עניינו של מר בילסקי לערכאת הערעור הפדראלית. ערכאה זו החליטה לדון בעניינו בהרכב מלא (en banc) ופסק הדין שנתנה קבע כי אף ששיטות לעשיית עסקים והמצאות תוכנה אינן מוחרגות א-פריורית מדיני הפטנטים, הרי שלא כל סדרה של צעדים מהווה תהליך הניתן להגנה בפטנטים. תהליך שדיני הפטנטים מדברים בו, נקבע, הוא תהליך הקשור למכונה מסוימת או לחלופין תהליך המבצע טרנספורמציה בעולם המוחשי. מבחן זה, המכונה Machine or Transformation (או בקצרה – M-o-T), נקבע הינו המבחן הבלעדי שבאמצעותו יש לבדוק אם תביעה לשיטה היא אכן התהליך בו סעיף 101 לחוק מדבר. מקורו של המבחן הזה, באמירותיו של בית המשפט העליון בעניין דיהר. עוד קבעה ערכאת הערעור כי המבחן של סטייט סטריט הינו מבחן רחב יתר על המידה, ואין הוא המבחן הנכון.
אף שהתביעות בבקשה של בילסקי דיברו בגידור סיכונים בעת השקעה בסחורות (commodities) – כלומר פטנט בגין שיטה לעשיית עסקים – רבים ראו בפסיקת ערכאת הערעור כמצמצמת משמעותית את האפשרות לזכות לפטנט בגין המצאה שעיקרה תוכנה. פסקי הדין שהגיעו בעקבות אותה פסיקה לא היו אחידים באשר לשאלה אם היותו של תהליך מבוצע על ידי מחשב רגיל (general purpose computer) מספק את חלק המכונה במבחן M-o-T. עם זאת, משרד הפטנטים האמריקאי סבר כי התשובה לשאלה זו חיובית, והעביר בקשות לפטנט שעמדו בדרישה קלילה זו.
בית המשפט העליון
בשנת 2009 בית המשפט העליון הסכים לשמוע את הטענות בתיק. בגלל חולשתה של האמצאה של בילסקי, אשר נוסחה בקווים כלליים למדי, רבים חששו שמא כוונתו של בית המשפט העליון לחסום את דרכן של שיטות לעשיית עסקים ואף אמצאות תוכנה מלזכות בהגנה פטנטית. בדיון בעל-פה שנערך, התמונה לא נראתה שונה, כאשר בא-כוחו של בילסקי נשאל לדעתו על האפשרות לזכות בהגנת פטנט לשיטות ללחישה לסוסים.
You know, you mention that there are all these — these new areas that didn’t exist in the past because of modern business and what-not, but there are also areas that existed in the past that don’t exist today. Let’s take training horses. Don’t you think that — that some people, horse whisperers or others, had some, you know, some insights into the best way to train horses? And that should have been patentable on your theory
העיכוב בפסק-הדין, שהוא
הארוך ביותר שידענו בתיקי פטנטים בעליון האמריקאי, אף הוא לא עודד את רוחם של אנשי התעשייה. יתרה מכך, דווח כי פסק הדין ממתין לכתיבתו על ידי השופט סטיבנס, אשר התנגד לפסק הדין בעניין דיהר ואשר רבים האמינו כי הוא מתנגד לפטנטים בתוכנה ובשיטות לעשיית עסקים.
פסק הדין
כגודל הציפייה, כך גודל האכזבה. בעניינו של בילסקי, דעתם של השופטים היתה אחידה – אין מדובר בהמצאה הראויה להגנת פטנט.
נקודת המוצא, שב בית המשפט העליון ואמר, היא כי המצאה בגדרו של סעיף 101 אינה יכולה להיות רעיון אבסטרקטי. מנקודת מוצא זו הכל נגזר. מבחן M-o-T אינו המבחן הבלעדי שכן הוא אינו בוחן אם התהליך הינו רעיון גרידא או דבר מעבר לכך. עם זאת, נקבע, מדובר במבחן מועיל שיכול לרמוז אודות פטנטביליות. למעשה, מפסק-הדין כלל לא ברור כי המבחן הזה הינו מבחן מספק. כלומר, מבחן שאם עומדים בו אזי השיטה עומדת בדרישות סעיף 101 לחוק. כל שנרמז הוא שמדובר באינדיקציה באשר לפטנטביליות. הא ותו לאו.
בית המשפט העליון הכריע חד משמעית ובקול אחיד כי המבחן שנקבע בסטייט סטריט היה מבחן שגוי ורחב יתר על המידה. לא די בכך שיש תוצאה מועילה, קונקרטית ומוחשית בכדי שיהיה מדובר בתהליך ראוי להגנה. יש לוודא כי אין מדובר ברעיון אבסטרקטי.
דעת הרוב קבעה כי שיטות לעשיית עסקים ואמצאות תוכנה אינן א-פריורית מנועות מקבלת הגנה על ידי פטנט. ההמצאה צריכה להיות דבר מעבר לרעיון אבסטרקטי. אמצאתו של בליסקי, נקבע, אינה אלא רעיון שכזה.
דעת המיעוט, שהיא חסרת כל תוקף משפטי, גרסה כי שיטה לעשיית עסקים אינה יכולה לחסות בצלו של פטנט. דעת המיעוט, אגב, נכתבה בידי השופט סטיבנס, והיא ארוכה ומפורטת. עיקר המחלוקת בין דעת המיעוט לדעת הרוב נגעה לשאלת פרשנות הוראת חוק. בעוד שדעת הרוב ראתה בתיקון לחוק אשר מגביל את האפשרות לאכוף פטנטים בגין שיטות לעשיית עסקים כהצהרה מפורשת מהמחוקק שפטנטים כאלו קיימים, דעת המיעוט פנתה להיסטוריה החקיקתית והראתה כי אותו תיקון נועד לצמצם את המשמעות של פסק הדין בעניין סטייט סטריט. השופט סטיבנס הצביע על פרדוקס לוגי שנוצר לכאורה כאשר ביטול הוראת החוק המצמצמת תבטל את המקור היחיד להרחבה שמאפשרת הגנה על שיטות לעשיית עסקים. כלומר, ביטול הוראת החוק המצמצמת מתוך כוונה להרחיב, תביא לצמצום. או במילים אחרות: ההוראה המצמצמת היא שנמצאה מרחיבה, הלכה למעשה, את תכולת דיני הפטנטים.
משמעות
בית המשפט העליון אמר את דברו. אך מהו אותו דבר שנאמר? בית המשפט העליון חזר על הקטגוריות המנועות ממתן פטנט, מבלי להגדיר ולו מבחן אחד בכדי לאפשר לזהות אם המצאה נופלת לגדרן של אותן קטגוריות. מהו רעיון אבסטרקטי וכיצד הוא נבדל מאמצאה ראויה לפטנט? על שאלה זו בית המשפט אינו עונה.
בית המשפט מחזיר את הגלגל לאחור, לשנות ה-80, למצב ששרר לאחר פסק הדין בעניין דיהר. ההתפתחות המשפטית של שלושים השנים שלאחר מכן לא מצאו חן בעיני בית המשפט העליון. באבחת יד – הוא ביטל אותן, והורה לערכאות שתחתיו לפתח את הדין מחדש. בתקווה שהפעם הן יעשו זאת כשורה.
הפסיקה בעניין בילסקי היתה פסיקה חשובה, אף אם היא איננה ברורה דיה. הקביעה העקרונית והחשובה היא כי אין קטגוריות תוכניות – דוגמת תוכנה או שיטה לעשיית עסקים – האסורות לפטנט. כלומר, בעלי המקצוע מתחום הפטנטים לא יוכלו לשלוח ממציאים לדרכם רק משום שהם המציאו המצאה מתחום זה או אחר. יהיה עלינו לנסות ולהבין אם מדובר בהמצאה קונקרטית או ברעיון אבסטרקטי. במקרים גבולייים, נוכל להמשיך ולהשתמש במבחן ה-M-o-T למתן אינדיקציה: האם מדובר בשיטה הקשורה עם מכונה מסוימת? האם ישנו שינוי במצב של דבר מה מוחשי כתוצאה מהשיטה?
היקף ההגנה שדיני הפטנטים מעניקים כיום לאחר פסק הדין הוא צר יותר משהיה לאחר סטייט סטריט, רחב יותר משהיה לאחר פסק הדין של ערכאת הערעור בעניין בילסקי, ודומה לזה שהיה בשנות ה-80 לאחר עניין דיהר.
בחינת פטנטים לאור בילסקי
משרד הפטנטים האמריקאי הוציא
הוראות חדשות לבוחנים לאור פסק הדין, ולפיהן הוא ממשיך להשתמש במבחן M-o-T כמבחן העיקרי לצורך סעיף 101. עם זאת, אין מדובר במבחן משני והמבחן העיקרי הוא מבחן הרעיון האבסטרקטי:
If a claimed method does not meet the machine-or-transformation test, the examiner should reject the claim under section 101 unless there is a clear indication that the method is not directed to an abstract idea. If a claim is rejected under section 101 on the basis that it is drawn to an abstract idea, the applicant then has the opportunity to explain why the claimed method is not drawn to an abstract idea.
בהערת צד, ראוי לשים לב כי ישנו חשש שההוראה הזו אינה חוקית שכן היא מעבירה את נטל ההוכחה לכתפי מבקש הפטנט עוד בטרם הבוחן גיבש טיעון המוכיח על פניו
prima facie כי הבקשה אינה עומדת בדרישות סעיף 101 לחוק. הבחנה זו אינה הבחנה שלי בלבד. רבים נוספים שמו לב לבעייתיות זו (ראו למשל
כאן וכאן). נותר לנו רק להמתין ולראות כיצד יתמודד משרד הפטנטים עם הטענה הזו לכשתועלה.
לסיכום, פסק הדין בעניין בילסקי חזר וקבע כי אין פטנטים על רעיונות אבסטרקטיים. ככל שישנה המצאה שאינה רעיון אבסטרקטי טהור, היא תוכל לזכות בהגנה באמצעות דיני הפטנטים. פסק הדין מוחק שנים של תקדימים משפטיים שהיו שגויים לטעמו של בית המשפט. שופטי בית המשפט העליון הכניסו את כולנו למכונית הדלוריאן, כיוונו את התאריך לשנת 1981 יום אחרי מתן פסק הדין בעניין דיהר, והחזירו אותנו שלושים שנים לאחור. עכשיו המשימה של כולנו, היא להגיעה בחזרה לעתיד, ולקוות שהפעם, we will get it right.
זיו, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, התמחה תחת שופט בית המשפט העליון אדמונד לוי. כיום, זיו הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, אשר מתמקד בתחומי הקניין הרוחני ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.