פסיקה: גם פרוביזיונאל יכול להיות פטנט צוללת

בעניין In re Giacominiקבע בית המשפט לערעורים הלכה חשובה באשר לתכולתו של סעיף 102(e) לחוק הפטנטים האמריקאי.

סעיף 102 עוסק בזיהוי פריטי ידע קודם שעשויים לשלול חדשנות והתקדמות המצאתית של בקשת פטנט נבחנת. בסעיף קטן e נקבע:
the invention was described in – (1) an application for patent, published under section 122(b), by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent or (2) a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent, except that an international application filed under the treaty defined in section 351(a) shall have the effects for the purposes of this subsection of an application filed in the United States only if the international application designated the United States and was published under Article 21(2) of such treaty in the English language
סעיף זה מסמיך את בוחן הפטנטים לשלול את חדשנות המצאה נתבעת עקב קיומה של בקשה לפטנט שנתפרסמה או פטנט שניתן על בסיס בקשה לפטנט, ובלבד שהבקשה הוגשה לרשם הפטנטים האמריקאי בטרם המצאת ההמצאה על ידי מבקש ההמצאה הנתבעת. במילים אחרות, שאולי יפשטו את העניין למי שאינו מכיר את הסוגיה – בקשת פטנט של פלוני עשויה להישלל גם על ידי מסמך סודי שלא פורסם ושלא היה יכול להיות ידוע למגיש הבקשה בעת שהגיש אותה. משום כך, יש המכנים פריטי ידע קודם כאלו כ"פטנטי צוללת" או כ"ידע קודם סודי", שבקשות מתאימות הוגשו בעבר, והן סודיות ביום הגשת הבקשה של פלוני, ועם זאת הן עשויות לשלול את חדשנות המצאתו של פלוני או את ההתקדמות ההמצאתית שבה.
משום קיומם של "פטנטי צוללת" אלו, אין ולא יכול להיות חיפוש פטנטים שנערך בעת הגשת הבקשה שיהיה מקיף ומלא.
במקרה שנדון בפני בית המשפט לערעורים עמד "פטנט צוללת" שכזה, אשר הוגש כבקשת פטנט רגילה בארצות הברית לאחר הגשת הבקשה של גיאקומיני. עם זאת, בקשת הפטנט ההיא נסמכה על בקשת פטנט פרוביזינאל אשר הוגשה לפני המועד הרלוונטי.
כיוון שכך, בית המשפט נדרש לשאלה האם בקשת פרוביזיונאל עשויה להוות אף היא פטנט צוללת. לכך השיב בית המשפט בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים – כן. החלטה זו נסמכה על פסיקה קודמת שבה הוכר פטנט צוללת שתבע דין קדימה מבקשה אחרת. בית המשפט קבע כין אין נפקא מינה אם נתבע דין קדימה מבקשת פטנט רגילה או מבקשת פרוביזיונאל. כך או כך, על בקשת הבסיס להיות מוגשת בארצות הברית, בבקשה שמתארת בצורה מספקת את ההמצאה.
(מקור: Patently-O)

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.