פסיקה: כיצד יש לקבוע מיהו ממציא בפטנט?

"יש לי פטנט!" מצהירים לא אחת ממציאים רבים, וזאת על אף שהמציאו את המצאתם תוך כדי עבודה או שהעבירו את הזכויות בפטנט לאחר. אכן, הקשר האישי הזה שבין הממציא לתעודת התוקף שניתן להמצאתו אינו קשור במשמעות הקניינית של הפטנט. חוק הפטנטים מכיר בתופעה זו ומקים לממציאים זכות לדרוש כי שמם יתנוסס על הפטנט. סעיף 39 לחוק מקים את זכותו המוסרית של הממציא – הזכות ששמו יקשר בהמצאה – אף לאחר שהבעלות בהמצאה ובפטנט שמכוחה עברה ממנו.
עם זאת, השאלה מיהו ממציא אינה שאלה קלה, ואם נדרשה לכך הוכחה ניתן לעיין בהחלטת כבוד סגן רשם הפטנטים נח שלו שלומוביץ בהתנגדות לרישום שם ממציא בבקשת פטנט 146776 אורן נ' שחל טלרפואה בע"מ (מיום 25.8.2010). כפי שעולה מההחלטה, אף העדר פער משמעותי בגרסה העובדתית באשר לתרומתו של המבקש למוצרי המשיבה ובעלת הפטנט, לא הוביל לתמימות דעים באשר לשאלת היותו ממציא. נטען, כי אין תרומתו עולה כדי המצאת ההמצאה נשוא הפטנט.
ההמצאה מוגדרת על ידי התביעות שבפטנט. משזו נקודת המוצא, הרי שבכדי לקבוע האם המבקש הינו ממציא או לאו, יש תחילה לפרש את התביעות ולעלות על טבעה האמיתי של ההמצאה נשוא הפטנט. לשם כך, ניתן, ראוי ורצוי לבחון את פירוט הפטנט.
נקבע, כי גם אם בפירוט מוזכרים רעיונות פרי עטו של המבקש, אין זה אומר שהוא ממציא הפטנט, אם זכרם של רעיונות אלו לא בא בתביעות. כך כאשר מדובר בדוגמאות למימושים אפשריים. עם זאת, כאשר דוגמה מסוימת מוגדרת כ"מועדפת", יכול גם יכול שרק מעצם הגדרתה זו חלקים ממנו יחשבו לחלק מההמצאה:

"10. באשר להיקף האמצאה, הרי לשון החוק ברורה, ועל פיה זו תקבע על פי התביעות כפי שהן נובעות מן הפירוט. הסמכות זו על הפירוט, גם היא תשובה יש לה בשכל הישר, אם כלל הפירוט דוגמא, הרי שמי שניסה את אותה דוגמא והפעיל עליה את עקרונות האמצאה אינו יכול להחשב ממציא, כי דוגמא אינה חלק מאמצאה. אולם מורכבת יותר שאלתה של הימצאותה של אפשרות מועדפת המופיעה בבקשה. על פי רוב, האפשרות המועדפת בבקשות פטנט היא האמצאה כפי ששקד עליה המבקש. אלא שפעמים רבות מגלמת אמצאה עקרון או עקרונות הרחבים יותר מאלה המיושמים באפשרות המועדפת, ועל כן התביעות אינן מגבילות את היקף ההגנה הנתבע לאפשרות זו בלבד.
11. משמעותם של הדברים היא כי אם בחר צד להציג אפשרות מסוימת בפירוט כמועדפת, ואפשרות זו היא זו הבאה ללמד את בעל המקצוע הממוצע כיצד לחזור ולבצע את האמצאה, אפשרות זו היא חלק בלתי נפרד מן האמצאה. כזכור, בקשת הפטנט נקראת כמסמך אחד ולא כמחקר היסטורי, ועל כן אין חשיבות לשאלה האם המפורט בה הוא האמצאה כפי שהומצאה ובעקבותיה נוסחו התביעות כרחבות יותר, או שהתביעות נוסחו על פי האמצאה ובשלב מאוחר יותר שוכללה זו עוד קמעה באופן המוצג כמועדף – אפשרות מועדפת היא חלק מן האמצאה, היא גם זו שמצויה בפירוט כחלק מן התנאי המוצב לבעל פטנט לפיו יגלה הוא את סוד ביצוע אמצאתו בפירוט – על מנת שיזכה להיקף ההגנה שבתביעות. עם זאת חשוב לזכור, כי על אף שזהו הכלל הפרשני, יש פרטים, חלקים או רכיבי אמצאה שעל אף הימצאותם תחת מטרית האפשרות המועדפת, אין בהם חלק המצאתי, מסיבה זו או אחרת. משכך, חייבת כל אמצאה להיבדק לגופה, ולהתפרש מתוך מסמכי הבקשה והידע הקודם לה." (ההדגשות הוספו. ז.ג.)

לטעמי, קביעה זו מלמדת כי בדין הישראלי יש חסרון בציון כי דוגמה מסוימת היא מועדפת (Preferred embodiment). יתרה מכך, לציון זה יש חסרון משמעותי – צמצום מרחב הפרשנות של התביעות נוכח המימוש הקונקרטי – מבלי שיש כל יתרון בצדו.

בהחלטתו סוקר כבוד סגן הרשם את הפטנט ואת הרכיבים אותם זיהה המבקש כפרי עטו. כך, הוא מראה כי ההמצאה אינה על רכיב נטען אחד ("הוצאת הדם מכרית האצבע המונחת על גבי תא ואקום ואינה מוכנסת לתוכו") וזאת על אף שישנן רמיזות עקיפות להוצאת הדם בצורה שכזו. יתרה מכך, על אף שאחד מרכיבי התביעה מתייחס ליחידה להוצאת דם מהאצבע, נקבע כי אין בכך שהמבקש המציא רכיב אחד אפשרי מיני רבים תחליפיים כדי להפוך אותו לממציא. מילים אחרות – בכדי להיחשב כממציא הפטנט על המבקש להמציא לא רק אופציה אחת לרכיב הנתבע בתביעות, אלא עליו להגות את הרכיב הכללי כולו, או לכל הפחות את הדוגמה המובהקת והבולטת שלו.
עם זאת, נקבע, כי רכיב אחר – "הפסקת זרימת הדם באמצעות הפסקת הואקום, שמתבצע לאחר אינדיקציה של תא פוטו- אלקטרי הסופר את טיפות הדם" – הוא-הוא לב-ליבו של הפטנט. עובדה זו נובעת מהפירוט שהדגיש כי בכך מתגברת ההמצאה על החסרים של הידע הקודם. לאור קביעה זו, ונוכח הקביעה כי המבקש המציא אלמנט זה, נפסק כי הוא ממציא הפטנט. עם זאת, כיוון שחלקים אחרים הקשורים במתקן שידור ובמתקן בדיקה לא היו פרי המצאתו של המבקש, נפסק כי שמו של הממציא הנוכחי ימשיך להתנוסס כממציא במשותף על גבי הפטנט.
בנוסף לרישומו כממציא משותף, נפסקו לטובת המבקש הוצאות ושכר טירחת עורך דין בסך 20,000 ש"ח.
נקודה אחת למחשבה: האם ניתן להיות ממציא כאשר כל תרומתך להמצאה היא בהוספת רכיבים שהיו ידועים קודם לכן?
נדמה מההחלטה כי התשובה לכך היא בשלילה – והדבר כמעט מובן מאיליו. אם ממציא של מנוע רכב חדש נעזר באחר שמציע להוסיף למכונית תיבת הילוכים, ברי כי לאחרון אין כל זכות – אף לא מוסרית – בפטנט התובע מכונית הכוללת, בין היתר, תיבת הילוכים שהיתה ידועה קודם לכן.
עם זאת – וכאן עולה הקושיה – בהמצאות קומבינציה שלל הרכיבים יכול שהיו ידועים מראש. כלומר, הרכיבים A ו-B יכול שהיו חלק מהידע הקודם, אך תרומת ההמצאה לעולם היתה בקיבוצם יחדיו. אם הקיבוץ הוא תוצר של עבודה משותפת של שני אנשים – האחד תרם את A והשני תרם את B – נדמה כי הכלל הזה, שהשכל הישר כה תומך בו, מוביל לתוצאה אבסורדית: המצאה (ואף כשירת פטנט) – יש; אך ממציא – אין.

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.