פסיקה: שימוש בסימן מסחר לא מוכר לתיאור ההמצאה – ייתכן שאינו עומד בדרישת ה-Best Mode

דיני הפטנטים האמריקאים דורשים כי ממציאים יחשפו במסגרת בקשת הפטנט שלהם את הדרך הטובה ביותר הידועה להם לנצל את ההמצאה. דרישה זו, המכונה Best Mode, מחייבת כי בכל הקשור לתביעות הפטנט, הבקשה תפרט את הצורה המועדפת, ככל שיש כזו, על מבקש הבקשה לנצל אותה. בעוד שישנה דרישה לחשוף את דרך הניצול המיטבית, אין כל דרישה להצביע עליה מפורשות ודי כי הבקשה תכלול גם אותה כאחת משלל אפשרויות שמתוארות.

במקרה שהובא לפתחה של ערכאת הערעור בארצות הברית, דובר בפטנט בייצור Rubber Mulch. שם, למבקשת הפטנט היתה שיטה אחת מועדפת לצביעת הגומי – תוך שימוש במערכת VISICHROME, והיא אף הצהירה על כך מפורשות בפירוט הפטנט. למרבה הצער, מערכת VISICHROME אינו שם סטנדרטי, ולמעשה מדובר היה בסימן מסחר שבו המבקשת התכוונה להשתמש, אך בסופו של יום לא השתמשה. במצב דברים זה, נטען, כי המבקשת הסתירה את פרטי דרך הניצול המיטבית של המצאתה.
בית המשפט המחוזי קיבל טענה זו וקבע, במסגרת Summary Judgement, כי הפטנט אינו תקף נוכח פגם זה.
ערכאת הערעור הפכה החלטה זו וקבעה כי ישנן עובדות שעשויות לאפשר למושבעים לקבוע אחרת. לעניין זה, בית המשפט הצביע על כך שבזמן הגשת הבקשה, איש מקצוע מהשורה עשוי היה לקשר בין השם VISICHROME לבין המוצר הרלוונטי וזאת לאור העובדה שלפחות במקרה אחד התייחס אחד ממנהלי מבקשת הפטנט למוצר בשם זה. כיוון שכך, נקבע, כי השאלה האם השימוש בשם זה מהווה הסתרה אובייקטיבית של דרך הניצול המיטבית דורשת בירור עובדתי, ומשכך עליה להיעשות על ידי המושבעים.
בשורה התחתונה, הליך זה מלמד כי בעת כתיבת הבקשה לפטנט מומלץ להשתמש בשמות המוצרים עצמם ולא בסימני המסחר המוכרים לנו היום. כך למשל, עדיף להתייחס למעבד תמלילים מאשר לתוכנת Word של Microsoft. דוגמה נוספת, עדיף להתייחס לתרופה קופולימר-1 על פני שימוש בשם המסחרי והמוכר של חברת טבע – הקופקסון. בנוסף להיותה של צורה תיאורית זו רחבה וכללית יותר, היא גם מייתרת את החשש שבעל מקצוע מיומן לא יוכל להבין כיצד לנצל את ההמצאה. בעוד ששם מסחרי יכול להיות מוכר לממציא, יתכן כי בעל המקצוע הסביר מהתחום הרלוונטי לא יכיר אותו.

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.