סימן מסחר על סיסמא שיווקית

האם ניתן לרשום סיסמא שיווקית – סלוגן – בתור סימן מסחר?
התשובה לקושיה זו נעוצה בל מקרה ומקרה במטרת הסיסמה. אם מדובר בסיסמה שמקשרת בין מוצר (או שירות) למקור המוצר, הרי שהיא כשירה למתן סימן מסחר. אך לעומת זאת, כפי שקורה במרבית המקרים, אם מדובר בסיסמה שנועדה לייצר מסר שיווקי ולשייך אותו למוצר, אזי אין עסקינן בסימן שיכסה בצל הגנת סימני המסחר הרשומים.
מהות ההבחנה פשוטה – סימני המסחר נועדו לאפשר לעסקים לסמן את מוצריהם בצורה שתאפשר לציבור לזהות את המקור, ולפעול על פי תפיסתו את איכות המקור ותוצריו. לעומת זאת, סיסמאות רבות נועדו להעביר מסר בעל אופי שיווקי. הסיסמא אינה באה לומר – מקור המוצר הוא פלוני, אלא הסיסמא באה, לכל היותר, להעיד על טיבם של מוצרים המגיעים ממקור אותו פלוני.

ויודגש, לעניין סימן המסחר, להבדיל מאשר לעניין זכות היוצרים בסיסמא, אין כל חשיבות למספר המילים שבסיסמא או למקוריות שבה, שעשויה להתבטא גם בדרכים אחרות (ראו גם עניין AllJobs). לעניין סימן מסחר – השאלה היא האם הסיסמא מסמנת את המקור או לאו.
כיוון שכך, ברובם של המקרים, הרשם דוחה בקשות לרישום סימן שנושאן סיסמא שיווקית. הרשם ממילא אינו מתרשם מטיב הסיסמא או המיצירתיות שבה, ובוודאי שלא מהאפקטיביות שלה. לענייני הרשם ניצבת שאלת מפתח אחרת – האם עניין לנו בסימן אשר הוא בעל אופי מבחין או לאו.

לאחרונה ניתנו מספר רב של החלטות הנוגעות לכשירותו של סלוגן לרישום כסימן מסחר. להלן סיקור תמציתי של חלק מהחלטות אלו:

בבקשות לרישום סימני מסחר 204832, 204499 Evereday Battery Company Inc. (מיום 29.8.2010) נדונה סיסמת השיווק "Free Your Skin" ונדחתה מחמת היותו סימן מתאר הנעדר כל אופי מבחין.
בבקשות לרישום סימני מסחר 189964 ו-213403 Philip Moris Products S.A (מיום 29.8.2010) נדונו סיסמאות השיווק של סיגריות פיליפ מוריס – "Best Enjoyed Slowly" ו-"Enjoyed in 70+ countries". נוכח הקביעה כי מדובר בסימנים מתארים גרידא שאינם בעלי אופי מבחין כשלעצמם, נדחו הבקשות. עם זאת, התאפשר למבקשת לרשום גרסה מעוצבת של אחת הסיסמאות תוך מתן הסתלקות מן הסיסמא כשלעצמה.
בבקשות לרישום סימני מסחר 208249, 209205 ו-203895 שופרסל בע"מ וגדרון תעשיות בע"מ (15.8.2010) נדונו סיסמאותיה של שופרסל: "הכסף שלך קונה יותר" ו-"כי זמן זה מצרך יקר" אשר נדחו מחמת שאנין מסמנות את השירות והמוצרים של שופרסל כי אם בסיסמאות המבקשות להעביר מסר שיווקי. בנוסף, נדונה גם סיסמתה של גדרון תעשיות בע"מ, חברה הקשורה לשופרסל, "גידרון אופים לך טריות". בעניין זה, התקבל הסימן, שהינו, בנוסף לכל, סימן מעוצב. נקבע כי השיבוש הלשוני במשפט – שהרי טריות אין אופים – יחד עם הכללת השם "גידרון" בתוך הסיסמא, מצדיקים מתן סימן מסחר.
בבקשה לרישום סימן מסחר 192808 Belden Technologies Inc (מיום 31.8.2010) נדונה ונדחתה הסיסמה השיווקית "Sending all the right signals". בהחלטה זו הובהר כי אף רישומה של הסיסמה במדינה אחרת – אין בה כשלעצמה לאפשר מתן סימן מסחר בצורה אוטומטית. אף שהמבחן לעניין זה קל יותר מאשר זה אותו נדרש לעבור מי שמבקש לקבל סימן שאינו מוכר בניכר, נקבע כי בעניין סיסמא זו "אין בה ולו מידה מזערית של אופי מבחין".
בבקשות לרישום סימני מסחר 193272, 193274, 193276, 193277 (מיום 12.4.2010) נדונה ונדחתה הסיסמא של חבר: "זה הכל בשבילך". בעניין זה, על אף שהרשם הכיר בקיומו של שיבוש קל במשפט, לא היה די בו כדי לאפשר את קיבול הבקשה, שכן הוא "אינו כזה הטורד את אוזן דובר העברית הרגיל, ואשר גורם לו לתהות מהו פשר המשפט שזה עתה שמע". עוד נקבע, כי מטרת הבקשה הינה "קבלת מונופולין על הביטוי הפרסומי תדמיתי המצוי בסיסמא" – וזאת רשות הפטנטים וסימני המסחר אינה מתירה.
בבקשות לרישום סימני מסחר 208289-96 (מיום 5.9.2010) נקבע כי "See the future wisely" ו-"לראות את העתיד בחוכמה" מהוות סיסמאות שיווק משובחות שאינן בעלות אופי מבחין. יתרה מזאת, נקבע כי אף אם שימוש בהם היה מצליח לקשר בינם לבין מוצר, היה מדובר ב"קישור על דרך השבח ולא על דרך הזיהוי".
ולעומת החלטות אלו, ניצבת לה בקשה לרישום סימן מסחר 200350 (מיום 19.8.2010) בעניין סיסמתה של מקדונלד'ס: "I'm lovin' it". שם, דובר בסיסמא שנרשמה מחוץ לישראל כסימן מסחר. כיוון שכך, נקבע, כי אף שלו היתה מוגשת כבקשה בתולה – לא היתה מתקבלת, הרי שהסתמכותה על סימן רשום מחוץ לישראל מועילה לה. נקבע, כי המבחן החל לגבי אינו דורש כי יוכח קיומו של אופי מבחין – אופי שנעדר מסיסמא זו אליבא דסגן הרשם, אלא כי יש להראות שיש בה מידה כלשהי – ולו הקטנה ביותר – של אופי מבחין.
בלשונו של סגן הרשם:
"סעיף 16 שונה הוא מסעיף 8 מהותית. בעוד סעיף 8 קובע כי סימן לא יהיה כשר לרישום עד שיהא בו אופי מבחין במידה שיכול הוא לאבחן כאמור, בין טובין לטובין, קובע סעיף 16 כי סימן לא יפסל לרישום אלא אם יקבע שאין בו מידה כלשהי של אופי מבחין. מידה כלשהי, משמעותה כל שהוא יותר מ-0. אך יותר מכך, משמעות הסעיף היא כי צריך להתקיים בסימן אופי פוזיטיבי ניכר של היעדר אופי מבחין על מנת שלא ניתן יהיה לרשום אותו."
לגופו של עניין נקבע:
"נאמר לעיל כי הסימן שבפני אינו בעל אופי מבחין, וככזה אין הוא כשיר לרישום. עוד הוסף לגביו שהוא בעל אופי שיווקי תדמיתי וככזה יקשה עליו עד מאד לרכוש אי פעם אופי מבחין, בהיותו ראוי להישאר פתוח לציבור. עם זאת, כשם שעמדתי על כך לעיל, ניכרים בו בסימן מספר מרכיבים המבדלים אותו מסיסמת שיווק רגילה. צורתו התחבירית, על אף שאין היא דמיונית וזועקת שונות, עדיין במידת מה, ולו במידה קטנה מאד, שונה היא מהמשפט השגור בו היה נוקט דובר האנגלית שעה שהיה חפץ לומר אני אוהב את זה. פנייתה העקיפה אל הצרכן, שלא נעשית בדרך של הוראה אהוב את זה, או של ניבוי, אתה תאהב את זה, אלא בדרך של שימת מילים בפיו. השימוש שנעשה בה בכל פעם שמוצג בפרסומת או בכל מוצר אחר סימנה המעוצב של המבקשת, לצד השימוש הנפרד שנעשה בה, כל אלה מצטרפים לכך שהוכח בפני באמצעות סקר, כי אחוז ניכר מהציבור הרלבנטי מקשר את הסיסמא אל המבקשת. על אף שכאמור אין בכל האמור כדי לבסס קיומו של אופי מבחין במידה ניכרת, הרי לא אוכל לומר כי אין בהם ולו מידה כשלהי, של אופי כאמור."
לסיכום, הדין בישראל מתיר רישום סיסמאות כסימני מסחר רק במקרים בהם הסיסמאות הן כאלו בעלות אופי מבחין. מידת האופי המבחין הנדרשת כאשר ישנו סימן מסחר רשום במדינה אחרת (מדינה החברה באמנה הרלוונטית). ניתן לראות מידה מסוימת של אופי מבחין בשיבוש תחבירי. ככל שהשיבוש בוטה יותר – כך האופי מבחין יותר. ניסיון להעביר מסר ישיר לצרכן מהווה אינדיקציה לסיסמה שיווקית ולא מסמנת. זאת ועוד. רכישה של אופי מבחין יכולה להילמד באמצעות סקרים של דעת קהל, ובלבד שהסקר יהיה מנוסח בצורה שתאפשר התבססות עליו לצורך הקביעה כי לסיסמא יש אופי כזה שהציבור מקשר אותה אל מבקשת הסימן (ולא כי בין שתי מתחרות, הסיסמא נקשרה בשמה של אחת המתחרות). גם סימן מעוצב עשוי ללמד על אופי מבחין, להבדיל מסימן בכיתוב רגיל (Block Letters).
בכל מקרה, מומלץ לבחון את נסיבותיה השונות של כל סיסמא וסיסמא בטרם ההחלטה אם יש מקום לבקש רישום של סימן מסחר בגינה.

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.