פסיקה: ניצול המצאה בטרם הגשת בקשה לפטנט – סיבה לביטול פטנט

בהתנגדות שנדונה לאחרונה על ידי רשם הפטנטים, הובא סיפורה של ממציאה של שיטה לייצור אריחים דקורטיביים. ההמצאה נשוא הליך זה היתה שיטה אוטומטית לייצור אריחים דקורטיבים. במהלך הדיון הוצגו אריחים שהממציאה ייצרה ומכרה, אשר זהים לאריחים שמיוצרים בשיטה האוטמטית. אף שהממציאה טענה כי אין מדובר בניצול קודם, כיוון שהאריחים יוצרו בשיטה ידנית, ההתנגדות התקבלה ולא ניתן לה פטנט.

רשם הפטנטים קבע כי הממציאה לא הצליחה להרים את נטל ההוכחה ולהראות שהאריחים שפורסמו לפני הגשת הבקשה לפטנט יוצרו בשיטה ידנית דווקא.
יתרה מזאת, חוק הפטנטים מגדיר מפורשות ניצול המצאה שהיא תהליך גם את תוצר התהליך:
(2) לענין אמצאה שהיא תהליך – שימוש בתהליך, ולגבי מוצר הנובע במישרין מן התהליך – כל פעולה שהיא אחת מאלה: ייצור, שימוש, הצעה למכירה, מכירה או ייבוא לצורך אחת מהפעולות האמורות;
כיוון שכך, פרסום תוצר התהליך יכול להוות "ניצול ההמצאה" בדרך שפוגמת בחדשנותה, ובלבד שהניצול האמור יאפשר בעל מקצוע ממוצע לבצע את התהליך. כיוון שהממציאה עצמה הודתה כי אין בהליך כל קושי טכנולוגי, ולאחר שהרשם התרשם כי בעל מקצוע בתחום יכול היה לייצר את האריחים שהוצגו גם בצורה אוטומטית, כפי שנתבע בתביעות, נקבע כי פרסום זה שולל את חדשנות הפטנט.
ודוק. לעניין זה, אין נפקא מינה אם האריחים שפורסמו בעבר יוצרו בשיטה האוטומטית או לאו. תוצרי ההליך עליו מתבקשת הגנה – גם הם זוכים להגנה באמצעות פטנט על תהליך. כיוון שכך, הצגה של תוצר הזהה לזה המתקבל בתהליך עשויה לשלול חדשנות גם אם מדובר בתוצר של תהליך אחר, ובלבד שבעל מקצוע מיומן בתחום יוכל לבצע את התהליך.
לעניין זה, מעניין לציין כי הדין בארה"ב שונה במעט. שם, כלל אין חשיבות לכך שהפרסום יהיה כזה שמאפשר לבעל מקצוע מיומן לבצע את ההמצאה. די בכך שנעשה פרסום כלשהו, בכדי שהוא יהווה ידע קודם (בכפוף לכך שהוא פורסם שנה לפני הגשת הבקשה לפטנט. ראו סעיף 102(b) לחוק), אף אם ממנו לא ניתן ללמוד על אופן ביצוע ההמצאה.
כשל נוסף בו נפלה הממציאה בעניין זה, היה בתוכן שנכתב בבקשת הפטנט.
לאחר שבבקשה הצהירה המבקשת כי:
"…The inventor is not aware of using laser technology for creating deep cavities in hard material…for creating decorative objects in the way disclosed in the present invention. In addition, laser technology is expensive…"
היא מצאה עצמה במצב שבו היא לא יכולה לשוב בה מאמירה זו. רשם הפטנטים חייב אותה למילותיה וקבע כי נוכח הודאתה שלה ובהעדר תיאור נוסף בפירוט הפטנט, הרי שהיא לא תיארה באופן מספק שיטה לייצור אריחים דקורטיבים באמצעות לייזר.
סופו של יום, הרשם קבע כי ההמצאה נשוא ההליך נעדרת חידוש והתקדמות המצאתית. עם זאת, נפסקו הוצאות נמוכות למדי – 8,000 ש"ח בלבד, נוכח התנהגות המתנגד לפטנט שלא שטח בכתבי טענותיו בצורה נהירה אילו פרסומים הוא מייחס לשלילת החדשנות ואילו הוא מייחס לשלילת ההתקדמות ההמצאתית.

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.