חיפוש פטנטים: הגדרת המטרה בשביל להשיג תוצאה

(cc by-nd bk1bennett)

מה מטרת החיפוש? שאלה זו היא השאלה המרכזית אותה צריך להציב בפניו כל מי שמבקש לבצע, בין אם בעצמו, ובין אם באמצעות עורך דין או עורך פטנטים, חיפוש פטנטים. ממטרת החיפוש ייגזרו הפרמטרים הרלוונטיים לחיפוש ובינם אילו סוגי פרסומים יש לחפש, האם יש חשיבות לתאריך פרסומם ולשאלה אם קיימת זכות פטנט רשומה בדין והיכן.

אני נוהג להסביר ללקוחותיי, כי בבואם להגיש בקשה לפטנט, עליהם, לזנוח לרגע את המוצר אותו הם מתכוונים לפתח ולמכור. הפטנט הינה זכות המאפשרת למנוע מאחרים לפעול, אך היא אינה מקנה לבעליה את הזכות לנצל את המצאתו שלו. כך, מקום בו דין אחר מסדיר את אופן ניצול ההמצאה, יכול שדין זה יאסור על ניצולה. כזה הוא המקרה באשר מדובר בתרופות, אותן יש לאשר תחילה אצל הרגולטור הרלוונטי.
יתרה מזאת, יכול שיהיה בכוחה של זכות אחרת המוקנת לאחר למנוע את ניצול ההמצאה נושא הפטנט. לעניין זה אין דרך פשוטה יותר מאשר מתן דוגמה. נבחן המצאה חדשה וחדישה – סמארטפון בעל צג מגע, המאפשר שימוש ביותר מנקודת מגע אחת על גבי הצג. המצאה זו, המוכרת לכולנו כמוצר אייפון, מכשירי אנדרויד למיניהם וכיוצא באלה, אומנם עומדה בשלב כלשהו בדרישות דיני הפטנטים כאשר היא היתה חדשה ובעלת התקדמות המצאתית, ומכיוון שכך יכול שניתן לי בגינה פטנט. ברם, אם אייצר מכשיר שכזה, יכול גם יכול שאני מפר עשרות פטנטים קודמים. החל מפטנטים בגין טלקומוניקציה בסיסית (למשל, פטנט זה של אלכסנדר גרהם בל, לו היה עדיין בתוקף), דרך פטנטים המתייחסים למעבדים המצויים במכשיר, לזיכרונות על גביהם נשמר המידע, וכיוצא באלה. דוגמאות להפרות כאלו אנו רואים, חדשות לבקרים, ביחס לתביעות הדדיות של חברות הסלולאר השונות שמצויות עתה במלחמת פטנטים.
כיוון שזהו המצב, הרי שכאשר מבצעים חיפוש, מטרתו של החיפוש מגדירה למחפש אילו פרסומים עליו למצוא. כך, כאשר עורכים חיפוש לבדיקת האפשרות להגיש בקשה לפטנט, יש לבחון את שאלת החדשנות וההתקדמות ההמצאתית, ומכאן שיש לבסס מהו הידע הקודם הקיים. בין היתר, יש לחפש פרסומים כלשהם, שהתפרסמו ומשכך מהווים "ידע קודם". הפרסומים עשויים להתפרסם בכל מקום בעולם ובכל נקודת זמן. אף מהות הפרסומים אינה מעניינת בסוג חיפוש זה, שכן ידע קודם מתפרסם בין אם באמצעות פטנט רשום ובין אם מסגרת בקשה לפטנט. יתרה מזאת, הידע הקודם כולל גם מוצרים שנמכרו בשוק, מאמרים שהתפרסמו, הרצאות בכנסים וכיוצא באלה.
לעומת זאת, כאשר מבקשים לערוך חיפוש באשר לזכותך לפעול בשוק, הרי שיש צורך לבצע חיפוש אחר לגמרי. ראשית, על החיפוש להתמקד בטריטוריות רלוונטיות בהן אתה מעוניין לפעול. שנית, על החיפוש להתמקד בזכויות קיימות ולא בקיומו של "ידע קודם". כלומר, על החיפוש לאתר פטנטים שנרשמו ואשר עדיין תקפים בטריטוריה הרלוונטית.
במקרה מוכר בתחום, בו ניתן פסק דין בערעור רק לאחרונה, נפסק כי חיפוש פטנטים בוצע באופן רשלני. עם זאת, בשל העובדה שהחיפוש הרשלני נעשה לצורך בדיקת היתכנות לרישום פטנט, הרי שהנזק שנגרם כתוצאה ממנו ללקוח מוגבל לעלויות שהוצאו ברישום הפטנט, שהיה מיועד לכשלון מלכתחילה. הלקוח במקרה ההוא, ביקש כי יכירו גם בנזק נוסף שנגרם לו – עלויות פיתוח ויצור של אב-טיפוס המוצר. בית המשפט, לאחר שקבע כי עורך הפטנטים שם הסביר את ההבדל בין שני סוגי החיפושים ללקוח, פסק כי עלויות הפיתוח אינן חלק מהנזק שנגרם שכן מטרת החיפוש לא היתה להבטיח חופש פעולה (Freedom to Operate) כי אם לבדוק את סיכוייה של בקשת פטנט להבשיל לכדי זכות פטנט רשומה.
לסיכום, בעת ביצוע חיפוש פטנטים על הלקוח להגדיר את מטרת החיפוש. ראוי כי הלקוח יהיה מודע להבדלים שבין סוגי החיפוש השונים בכדי שיהיה גם לו נהיר וברור מדוע הוא מבצע את החיפוש, מה התוצרים יכולים להגיד לו וחשוב מכל – מה הם אינם יכולים להבטיח לו.

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.