פסיקה: מצג של מבקש פטנט במהלך הבחינה מגביל את תחום המונופלין של הפטנט

בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו דחה לאחרונה תביעה בגין הפרת פטנט שהגישה חברת חסין אש תעשיות בע"מ נגד חברת קוניאל אנטוניו. בבעלות התובעת שני הפטנטים ישראלים (138826141765) המתייחסים לרעפי גג מקרמיקה ואופן ייצורם. במסגרת התביעה נטען כי הנתבעת הפרה את שני הפטנטים האמורים בכך שייצרה ושיווקה רעפים המפרים את המונופולין המוענק מכוחם של הפטנטים.
כזכור, סעיף 49(א) לחוק הפטנטים, המגדיר אמתי מתרחשת הפרה, קובע:

"(א)בעל פטנט זכאי למנוע כל אדם זולתו מנצל בלי רשותו או שלא כדין את האמצאה שניתן עליה הפטנט, בין בדרך המוגדרת בתביעות ובין בדרך דומה לכך שיש בה, לנוכח המוגדר באותן התביעות, עיקר האמצאה שהוא נושא הפטנט (להלן – הפרה)."

כיוון שכך, ביחס לפטנט 765' נדרש בית המשפט לשאלה מהי עיקר ההמצאה. ברם, אם החוק קובע כי יש לבחון את עיקר האמצאה נוכח המוגדר בתביעות, בית המשפט בחר להתייחס דווקא למקורות פרשניים אחרים.
ראשית, בית המשפט הפנה לטבלה מספר 10 בפירוט הפטנט, שם מוגדרים יחסים כמותיים מסוימים בין חומרי הרעף (באזלת וחרסית). אם הניתוח היה נעצר בשלב זה, היינו עשויים לסבור כי בית המשפט ייבא לימיטציות מתוך הפירוט לתביעות. ברם, לבית המשפט נימוק נוסף – וטוב בהרבה, לדידי – להגבלת "עיקר האמצאה".
בית המשפט פנה להתכתבויות במהלך בחינת הבקשה לפטנט. במהלך הליך הבחינה, הודיעה התובעת לרשות הפטנטים כי ההמצאה בפטנט 765' מוגבלת ליחס מסוים של חרסית ובאזלת. אמירה זו ניתנה בכדי לבדל את ההמצאה נשוא הבקשה לפטנט מידע קודם שצוטט כנגדה. למעשה, נדמה כי בעקבות אמירה שכזו, היה על רשות הפטנטים לדרוש כי מאפיין מבדיל זה יצוין מפורשות בתביעות, אך לא כך נעשה וזכרו של מאפיין זה נעדר מהתביעות עצמן. בהערת אגב, אציין כי אין המסקנה בהכרח כי קרתה תקלה אצל הרשות, שכן יכול שמאפיין אחר הצדיק כשלעצמו את ההבדלה בין ההמצאה דכאן לבין הידע הקודם שצוטט.
למעשה, בית המשפט מגביל את מונופולין הפטנט נוכח המצג שהציג בהליך הבחינה. קביעה זו תואמת את דוקטרינת "השתק תיק הבחינה" (File History Estoppel) הנהוגה בארצות הברית בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון שם בעניין פסטו. הרציונאל העומד מאחורי דוקטרינה זו הינו רציונאל של השתק – איסור דיוני על בעל דין, והוא נובע מכוח דיני היושר של המשפט המקובל. במקרה זה, הציבור והרשות מסתמכים על מצגיו של מבקש הפטנט בעת בחינת זכותו לקבל פטנט. כיוון שכך, בעל פטנט יהיה מושתק מלהעלות טענה הסותרת מצג זה, אף אם המצג אינו נכון.

ביחס לפטנט 826' קבע בית המשפט כי "השוני בין חומרי הגלם המשמשים בתהליך יצור רעפי התובעת מהליך ייצור רעפי הנתבעת מחייב את המסקנה כי הפטנט אינו מופר".
בית המשפט דחה את התביעה וחייב את התובעת בהוצאות בסך 75,000 ש"ח לטובת הנתבעת.

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.