פוסט אורח: הערת פסיקה: התנגדות לבקשת פטנט מס' 136482 תרכובות ברום נ' Albermarle Corporation USA – חלק שני

הערת המערכת: רשומה זו הינה החלק השני של הערת הפסיקה. החלק הראשון של הערת פסיקה זו דן בזכות התיקון של בקשת פטנט להיות בקשה לפטנט מוסף, וכן בשימוש בנימוק של "טוהר הפנקס" כטענה הגנתית ולאו דווקא טענה התקפית.

בסמוך להגשת ההתנגדות, עוד בטרם תידון זו לגופה וקודם להגשת ראיות הצדדים, עתרה המתנגדת לדחיית הבקשה לפטנט על הסף, מהעילה שקיבולה היה שלא כדין. זאת, בשל פגמים היורדים לשורש ההליך שנפלו לשיטתה בבחינת הבקשה.
הטענות שהעלתה המתנגדת לעניין זה היו בחלקן עקרוניות ובחלקן כאלו הנוגעות פרטנית למבקשת ולהתנהלותה באותו מקרה מול הרשות.
הטענות העקרוניות עסקו ביחס בין שני מוסדות אידיוסינקרטיים ושנויים במחלוקת במידה רבה, כל אחד מהם תוצר של שיטת משפט אחרת: ההסדר הקבוע בסעיף 17(ג) לחוק הפטנטים הישראלי, ובקשת המשך או המשך-בחלקה המעוגנת בדין האמריקאי.

סעיף 17(ג) לחוק – סדר בחינה מקוצר
סעיף זה, שהוסף לחוק במסגרת תיקונו בשנת 1995, מאפשר למבקש שבחר בכך להאיץ את הבחינה וזאת בהסתמך על הליכים שקוימו בפני רשות זרה לגבי אותה אמצאה, אשר הבשילו לכדי פטנט שם. עם מילוים של התנאים המפורטים בו, קמה חזקה עובדתית לטובת המבקש כי בקשתו עומדת בדרישות החוק המהותיות: חידוש, התקדמות המצאתית, אחידות, דיות התיאור ותביעות לא חומדניות – הקבועות בסעיפים 4, 5, 8, 12 ו-13 לחוק, בהתאמה.
הרציונל העומד ביסוד ההסדר הוא שאם אותה רשות המוחזקת כנוהגת הקפדה יתרה בבחינותיה מצאה לנכון להעניק פטנט בגין בקשה שתבעה אמצאה זהה, אזי סביר להניח שבדיקה חוזרת מקומית תוביל למסקנה דומה ועל-כן אפשר בעצם לוותר עליה. עם זאת, יש לשים לב כי חזקה זו ניתנת לסתירה; בפרט, על-פי סעיף 17(ד) לחוק, לרשם וכן לממונה על הבוחנים או סגנו שמור שיקול-דעת שלא לקבל את הבקשה, במקרה שבו ישנן ראיות המפריכות את הנחת הכשירות האמורה, או מכל "טעם מיוחד אחר". עוד חשוב לזכור כי החלת הנוהל המזורז אינה פוטרת את הבקשה מעמידה בדרישות מהותיות נוספות המנויות בסעיפי החוק האחרים, כגון סעיפים 2, 3, 7 ו-9 לחוק.
יש להעיר כי מדובר בהסדר חריג שאין לו אח ורע בעולם, בין אם משום שיתר המדינות כנראה ששות הרבה פחות "להפריט" או "לאצול" סמכות ריבונית מעין זו לפקידיה של מדינה או רשות שיפוט אחרת, ובין אם בשל מתח אפשרי עם הוראת סעיף 4bis לאמנת פאריס, המחייבת את המדינות החברות לכיבוד העיקרון בדבר עצמאות הפטנטים שנתקבלו עבור אותה אמצאה במדינות שונות.
הדבר אולי הקרוב ביותר לכך מצוי בדין האוסטרלי, שבצד בחינה רגילה (Standard) מקנה ברירה הקרויה Modified Examination, במסגרתה יכול מבקש לפטור עצמו מהדרישות הצורניות – אחידות, דיות התיאור, היקף התביעות וניסוחן – ומהן בלבד, במידה והגיש פירוט זהה לפטנט מקביל שהוענק לו בארה"ב, קנדה, ניו-זילנד או מדינה חברה באמנת הפטנטים האירופית.
נקודה נוספת וחמקמקה לגבי הסעיף, שגם בה לא תמיד מדקדקים מספיק, היא הדרישה לקשר של דין קדימה שבסעיף-קטן (1), אשר ראוי להתעכב על נוסחו המלא:

(1) המבקש הגיש בקשה למתן פטנט על אותה אמצאה (בסעיף זה – בקשה מקבילה) וקיבל את הפטנט, במדינה ששמה מופיע ברשימה שפרסם הרשם ברשומות (בסעיף זה – פטנט מקביל), ונתקיים אחד מאלה:
(א) עבור בקשת הפטנט בישראל נדרש כדין דין קדימה, מכוח הבקשה המקבילה, לפי סעיף 10;
(ב) עבור הבקשה המקבילה נדרש, על פי הדין החל עליה, דין קדימה מכוח בקשת הפטנט בישראל;
(ג) עבור בקשת הפטנט בישראל נדרש כדין דין קדימה מכוח בקשה אחרת להגנה שהוגשה במדינה החברה, ומכוחה של הבקשה האחרת נדרש דין קדימה עבור הבקשה המקבילה, על פי הדין החל עליה;

הדין צופה אם כן שלושה מצבים אפשריים לקיום קשר של דין קדימה:
– מצב א: הבקשה בישראל תובעת דין קדימה מהבקשה המקבילה.
– מצב ב: הבקשה המקבילה תובעת דין קדימה מהבקשה בישראל.
– מצב ג: הן הבקשה בישראל והן הבקשה המקבילה תובעות דין קדימה מבקשה שלישית.
נכון להיום, רשימת המדינות ורשויות הבחינה שסעיף 17(ג) חל לגביהן כוללת את אוסטריה, אוסטרליה, ארצות הברית, גרמניה, דנמרק, הממלכה המאוחדת, הפדרציה הרוסית, יפן, משרד הפטנטים האירופאי, נורווגיה, קנדה ושבדיה.
בנדון דידן, הבקשה בישראל תבעה דין קדימה מבקשת המשך-בחלקה שהוגשה בארה"ב, כלומר הוא נפל כביכול בגדרו של מצב א.
בהמשך הרשימה עוד יורחב הדיבור על סוגיה זו.

בקשת המשך/המשך-בחלקה
המוסד של בקשת המשך (Continuation) או בקשת המשך-בחלקה (Continuation-in-Part, ובקצרה CIP) נועד לשמש למטרות דומות לאלו של פטנט מוסף, אולם הוא נושא כמה מאפיינים ייחודים לדין האמריקאי. מדובר בבקשה המבוססת על בקשה קודמת בארה"ב תוך תביעת דין קדימה ממנה, המוגשת בידי אותם ממציאים או חלק מהם, ומכסה היבטים אחרים או נוספים של האמצאה או שיפורים שלה.
בניגוד גמור לאמנת פאריס התוחמת את מסגרת הזמן שבמהלכה ניתן לתבוע דין קדימה מבקשה קודמת לתקופה בת 12 חודשים, המגבלה היחידה שמציב לעניין זה 35U.S.C. §120 היא שבקשת ההמשך הוגשה בטרם הוזנחה הבקשה הקודמת או הפכה לפטנט, או לפני שנסתיימו ההליכים בנוגע לבקשה הקודמת או לבקשה הזכאית גם כן ליהנות מתאריך הבכורה שלה.
בבקשת המשך ניתן לכלול תביעות חדשות אך על התיאור להיות זהה לזה שבבקשה המקורית. הוספת חומר חדש לתיאור הבקשה המקורית מתאפשרת רק במסגרת בקשת המשך-בחלקה, תוך חזרה על חלק ניכר ממנו.
עם זאת, דומה כי התמריץ העיקרי להגשת בקשות המשך נעוץ דווקא בכללים הדיוניים ובנהלי הבחינה האמריקאיים, לפיהם דחייתה של תביעה מסוימת במהלך הבחינה הופכת חלוטה עם הישנותה (final rejection), כך שההליך מגיע על-פי-רוב לקיצו הרשמי בתום שני "סיבובים" בלבד של דוח לגופו של עניין (Office Action on the merits). במקרה כזה, שהוא כאמור גם פרדיגמטי, הגשת בקשת המשך מאפשרת אפוא את המשך ההתדיינות מול משרד הפטנטים סביב אותן תביעות שבמחלוקת, או לחלופין הרחבות חזית שטרם מוצו.
יצוין כי מאז 8 יוני 1995 קיים מסלול מיוחד לצורך התמודדות עם דחייה סופית, בדמות בקשה להמשך הליכים (Request for continued examination, ובקצרה RCE).

העלילה מסתבכת – חוזר רשם מ.נ. 33
נקל להבין אפוא כי המפגש בין שני בנים חורגים אלו לדיני הפטנטים, זר ומוזר ככל שייראה על-פניו, היה גם במידה רבה בלתי נמנע, שכן הבקשה המקבילה בארה"ב לא פעם אינה הופכת לפטנט אלא לאחר הגשתה כבקשת המשך, פעם אחת או יותר. אך מה אם הפטנט האמריקאי המקביל נבע מבקשת המשך-בחלקה – הכוללת ומן הסתם גם תובעת תוספות שלא נכללו במקור, לא כל שכן בבקשה הישראלית – האם עדיין ניתן להחיל לגביו את הנוהל המעוגן בסעיף 17(ג) לחוק?
באופן מפתיע, התשובה שניתנה לשאלה זו במסגרת חוזר רשם מ.נ. 33 (בסעיף 6.ג. בו) היתה חיובית.
המתנגדת במקרה דנן ביקשה לערער על תקפותה של הנחיה מינהלית זו, בהעלאת טענות שונות באשר לאופן הבחינה של בקשות CIP על-ידי משרד הפטנטים האמריקאי, שיש בו לכאורה כדי לחתור תחת הרציונל שביסוד סעיף 17(ג) לחוק. כך, למשל, נטען כי מכוח תאריך הבכורה של הבקשה ההורה, לא נבחנים החידוש וההתקדמות ההמצאתית בבקשת ההמשך לעומת פרסומים בתקופת הביניים שבין תאריך ההורה ותאריך ההגשה, וגם לא לעומת הבקשה ההורה עצמה שאפשר שפורסמה בינתיים.
ייאמר לזכותה של המתנגדת, כי הבקשה אותה בחרה לתקוף היוותה מקרה בוחן מצוין, כפי שעולה מאילן היוחסין המסועף שבדף השער של פטנט US 6218584 – היא תבעה דין קדימה מבקשת המשך-בחלקה של בקשת המשך-בחלקה של בקשת המשך-בחלקה של 3 בקשות, האחת מהן בעצמה בקשת המשך-בחלקה, ואחת אחרת מהן שגם הפכה לפטנט היתה בקשת המשך של בקשה שהפכה אף היא לפטנט.
יתרה מכך, גם כשנשאלה על כך במפורש, השיבה המבקשת לבוחנת כי הבקשות הקודמות בשרשרת אינן רלבנטיות – הצהרה שקשה ליישבה עם מהותה של בקשת ההמשך-בחלקה, ושאולי אף עולה כדי מסירת פרט מטעה כמשמעותו בסעיף 18ג לחוק, העלולה להוביל לקיצור, ביטול, הפקעת או אי-מתן הפטנט.
אלא שהרשם לא התרגש מטענות המתנגדת ופסק כי אינו רואה לנכון להחריג את הפטנטים הנובעים מבקשת CIP מתחולת הסעיף. אגב כך הוא בחר לצטט בהסכמה התבטאות של בית-המשפט המחוזי בפרשת המגילות הגנוזות, לפיה חזקת שוויון הדינים בכל הקשור לקניין רוחני אינה פיקטיבית אלא משקפת את המציאות עקב הרמוניזציה בינלאומית – אמירה שאינה עומדת במבחן הביקורת או המציאות אפילו לא ביחס לאותה פרשה עצמה.
יחד עם זאת, החשש מהחמצת בקשה הורה אחת או יותר כפרסום קודם רלבנטי הניעוֹ לקבוע הנחיה מינהלית חדשה ולעגנה בחוזר רשם מ.נ. 58 שהופץ עם מתן ההחלטה בבקשת הסף, ולפיו:

"בקשה שהוגשה בישראל תוך תביעת דין קדימה מבקשת המשך או המשך בחלקה תחייב הודעה ללשכה אודות תאריכי הפרסום של הבקשות בשרשרת בקשות ההמשך או בקשות המשך בחלקן.
במידה ועל סמך אחת הבקשות בשרשור הוגשה בקשה בישראל, יש להודיע ללשכה את מספרה."

האמנם בכך הסתיימו כל התלאות ובאו אל פתרונן?

סעיף (4C.(4 לאמנת פאריס – החייאת תאריך הבכורה
סעיף זה, שלמרבה הצער אף הוא נוטה לחמוק מעיניהם של רבים וטובים כפי שיתברר מיד, למרות שהשלכותיו עשויות להיות קריטיות לעניין עצם תוקפה של תביעת דין הקדימה, קובע כדלהלן

"(4) A subsequent application concerning the same subject as a previous first application within the meaning of paragraph (2), above, filed in the same country of the Union shall be considered as the first application, of which the filing date shall be the starting point of the period of priority, if, at the time of filing the subsequent application, the said previous application has been withdrawn, abandoned, or refused, without having been laid open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and if it has not yet served as a basis for claiming a right of priority. The previous application may not thereafter serve as a basis for claiming a right of priority."

ובמילים פשוטות, מה שהסעיף בא לומר הוא שהזכות או היכולת ליהנות מדין הקדימה היא חד-פעמית, במובן זה שאם לאחר הגשת הבקשה הראשונה הוגשה באותה מדינה בקשה עוקבת באותו נושא, אזי הבקשה המאוחרת לא תוכל לבסס תביעת דין קדימה, זולת אם הבקשה הקודמת הוסרה, נזנחה או סורבה, מבלי שפורסמה ברבים ומבלי להותיר כל זכויות, ואם לא שימשה כבסיס לתביעת דין קדימה. כלומר, על-מנת שהבקשה העוקבת תוכל לבסס תביעת דין קדימה ברת-תוקף, הבקשה הקודמת צריכה להיות בטלה מדעיקרא, כאילו מעולם לא היתה ולא נבראה.
מדובר בפרקטיקה די מקובלת, בין בידי ממציאים שבמהלך השנה מהגשת הבקשה הראשונה לא עלה בידם לגייס מימון מספיק ובין בידי חברות המבכרות לשמור על סודיות הטכנולוגיה אך במקביל רוצות להיות מוכנות על כל צרה שלא תבוא. הפעולה של הגשת הבקשה החדשה תוך הזנחת הבקשה הקודמת מכונה re-filing או revival of the priority date.
חרף זאת, בסעיף 10(א)(1) לחוק לא בא זכרה, במסגרת התייחסותו לריבוי בקשות קודמות באותו נושא:

10. (א) הגיש בעל אמצאה בקשת פטנט בישראל על אמצאה שכבר הגיש עליה, הוא או מי שקדם לו בזכות בעלות, בקשה קודמת לפטנט במדינה חברה (להלן – בקשה קודמת), רשאי הוא לדרוש כי לענין הסעיפים 4, 5 ו-9 יראו את תאריך הבקשה הקודמת כתאריך הבקשה שהוגשה בישראל (להלן – דין קדימה), אם נתמלאו כל אלה:
(1) הבקשה בישראל הוגשה תוך שנים עשר חודש לאחר הגשת הבקשה הקודמת, ואם הוגשו יותר מבקשה קודמת אחת לאותו ענין – לאחר המועד שבו הוגשה המוקדמת שביניהן;

ומכאן, בחזרה לנפלאות הדין האמריקאי –
כזכור, בקשת המשך או המשך-בחלקה מוגשת בטרם הוזנחה הבקשה ההורה, כאשר זו האחרונה אף משמשת בסיס לתביעת דין קדימה של בקשת ההמשך/המשך-בחלקה ממנה.
נפקותו של סעיף (4C.(4 לכך היא אם כן ברורה: בקשת המשך, בהגדרה, היא אינה "הבקשה הראשונה" לאותו עניין, שכן תיאורה נכלל במלואו כבר בבקשה ההורה שאת תאריכה היא מבקשת לנצל; מכאן שתביעת דין קדימה מבקשת המשך, למצער במדינות המקיימות את אמנת פאריס ככתבה וכלשונה (היינו, בכולן מלבד ארה"ב…) היא חסרת כל תוקף!
בפרט, אין נפקא מינה לעניין זה אם הבקשה ההורה או אחת מקודמותיה בשרשור פורסמו עובר להגשת בקשת ההמשך. הללו יהוו בכל מקרה פרסום קודם לעומת הבקשה בישראל, שתאריכה הקובע יידחה למועד הגשתה בפועל.
לכל היותר, ביחס לבקשת המשך-בחלקה, ניתן יהיה אולי לבסס תביעת דין קדימה על החומר החדש שלא תואר בבקשה ההורה. אם כי, באופן טיפוסי, מדובר בתוספות פעוטות למה שמהווה כאמור חזרה על התיאור המקורי או חלק ניכר ממנו. דין כל חזרה כזו זהה לזה של בקשת המשך רגילה – אין היא יכולה להקים תביעת דין קדימה ברת-תוקף.
אולם אם כך הדבר, האם יש עוד מקום לומר, כי התנאי להחלת סעיף 17(ג) שקובע סעיף-קטן (1) בו מתקיים, שעה שדין הקדימה הנתבע אינו תקף כלל ביחס לחלקה הארי של הבקשה?

סעיף 17(ג) ובקשות המשך/המשך-בחלקן – מתי בכל זאת כן?
כאמור, סעיף-קטן (1) המצוטט לעיל עוסק בשלושה סוגי קשר של דין קדימה שייתכנו בין הבקשה בישראל והבקשה המקבילה. המסקנה המתחייבת לאורו של סעיף (4C.(4 לאמנת פאריס היא כי תחולת סעיף 17(ג) נשללת קטיגורית ביחס למצב א, שכן אמנם "נדרש" דין קדימה עבור הבקשה בישראל, אך לא "כדין"; התאריך הקובע במקרה כזה הוא תאריך ההגשה בישראל ולא תאריך הבקשה המקבילה. שאלה פתוחה היא אם ניתן לחלופין להחיל את הוראות חוזר רשם מ.נ. 70 במקרה כזה. אף שבניסוחו המקורי השיב על כך החוזר לכאורה בחיוב, הרי שתיקונו המסורבל – המתבסס בין היתר על הנחה שניתן להרהר אחריה, לפיה כאשר הבקשה הראשונה מוגשת כבקשה בינלאומית (PCT), שלביה הלאומיים אינם תובעים מכוחה דין קדימה – נראה כשולל זאת.
מה באשר לשני המצבים האחרים?
מצב ב המתייחס לבקשה מקבילה התובעת דין קדימה מן הבקשה בישראל – ואשר לגביו דומה כי בכל הקשור לבקשות המשך או שרשור שלהן השאלה כלל אינה מתעוררת – אינו טומן בחובו קשיים מיוחדים, ככל שבתיאור הבקשה המקבילה לא נכללו לכתחילה תוספות שלא בא זכרן בבקשה המקורית שהוגשה בישראל; אחרת, על-מנת לנצל את ההסדר באופן שאינו מעמיד בספק את תוקף הפטנט, יש לכלול את התוספות מבעוד מועד בטרם פורסמו בבקשה הישראלית בדרך של תיקון הפירוט, בקשה לפטנט מוסף, או במסגרת שלב לאומי בנסיבות מתאימות.
כוחם של דברים אלו יפה בשינויים המחויבים גם ביחס למצב ג, ככל שהבקשה ממנה נתבע דין הקדימה בישראל ובמקבילה, היא "הבקשה הראשונה" לאותו ענין במובן סעיף (4C.(4 לאמנת פאריס.
יושם אל לב כי על-פי סעיף-קטן (1), בכל הנוגע לבקשה המקבילה ולדין הקדימה שהיא תובעת, הרי שתקפותו נבחנת לא במשקפי האמנה כי אם "על פי הדין החל עליה", דהיינו הדין המדינתי; משמע, שאם הדין האמריקאי מכיר בתביעת דין קדימה בידי בקשת המשך/המשך-בחלקה על אף ולמרות האמור באמנת פאריס, אזי גם מבחינת סעיף 17(ג) לחוק מתקיים אותו קשר של דין קדימה הנדרש לצורך החלתו.
בהקשר זה לא יהיה זה למותר להטעים כי סעיף (4C.(4 לא פורש באופן אחיד בדין הפנימי לרבות בחקיקה הקולטת של המדינות החברות: כך, בעוד הדין האמריקאי הנהיג משטר ייחודי גמיש ולמעשה מנוגד לו, החוק הישראלי כאמור מתעלם ממנו ואילו אמנת הפטנטים האירופית משמרת את כפל המשמעות הגלומה בו (סעיף 87 EPC), חוק הפטנטים האנגלי מאמץ את הפרשנות המחמירה יותר ולפיה החיאת תאריך הבכורה תהא תקפה אך ורק אם הבקשה העוקבת הוגשה באותה מדינה בה הוגשה הבקשה הראשונה ((.Patents Act, 1977, c. 37, §5(3)(a) (Eng).

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי שרון

שרון היא עורכת פטנטים ועורכת דין המתמחה בקניין רוחני במשרד G&A גלסברג, אפלבאום ושות'