פסיקה: לאחר קיבול הפטנט, לא ניתן להוסיף תביעות תלויות חדשות

האם ניתן להוסיף תביעה תלויה חדשה לבקשת פטנט שכבר פורסמה? – זו השאלה שנציבה במרכזו של הליך ההתנגדות לתיקון פירוט בקשת פטנט מס' 149567.

במסגרת בקשה לתיקון פירוט בקשת הפטנט, עתרה המבקשת למחיקת תביעה תלויה מספר 6 המקורית, ולהחלפתה בנוסח אחר. הנוסחים – ועל כך קשה לחלוק – תביעה מספר 6 המקורית בבקשת הפטנט האמורה לא צומצמה על ידי הנוסח החדש. בעוד שתביעה מספר 6 המקורית נבעה מתביעות 3 ו-4 וצמצמה את משמעותן, תביעה מספר 6 נבעה מתביעות 1-5.
תביעה 6 המקורית קבעה:
"Compound in accordance with claims 3 and 4, characterized in that R represents cyclopropyl, cyclobutyl, cyclopentyl, cyclohexyl, 4-(1 – clopropyl–methanoyloxy)- Phenyl, 4-(1-cyclobutyl-methanoyloxy)-phenyl, 4- (cyclohexyl-methanoyloxy)–phenyl or 4-(2,2–dimenthyl- propanoyloxy)- phenyl and X denotes chloride."
ואילו התביעה החדשה קבעה:
"Compounds in accordance with claims 1 to 5 in crystalline form."
הדין הרלוונטי
בקשת הפטנט קובלה, ומשכך לפי סעיף 29 לחוק הפטנטים, תיקון של הפירוט, ובכללו של זה התביעות, נעשה בדרך ובצורה שבה פטנט מתוקן. הסעיפים הרלוונטים לעניין זה הם סעיפים 65 ו-66. בשל חשיבותם, נביא אותם כלשונם:
סעיף 65 שכותרתו "זכות לתיקון" קובע:
בעל פטנט רשאי לבקש תיקון פירוט הפטנט לשם הבהרה או סילוק שגיאה שנפלה בו או לשם צמצום תביעותיו.
ואילו סעיף 66 שכותרתו "תנאי לתיקון" קובע:

הרשם ירשה תיקון, אם שוכנע שאין בו כדי להרחיב את היקף התביעות שבפירוט או כדי להוסיף לפירוט דברים שלא נזכרו בו בעיקרם מלכתחילה; דבר מתן הרשות לתקן יפורסם ברשומות.

אין ספק כי עניין לנו בשני שלבים. ראשית, יש לבחון האם לבעל הפטנט זכות לתקן את הפטנט. זכות כזו קיימת מקום בו התיקון נועד לאחת משלוש מטרות: הבהרה, סילוק שגיאה שנפלה בו, או לשם צמצום תביעותיו. מקום בו יש לבעל הפטנט את הזכות לתקן, על הרשם מוטלת החובה לוודא כי אין בתיקון כדי להרחיב את המונופול הניתן לבעל הפטנט. ההנחה היא שהציבור החל לפעול תוך הסתמכות על היקף המונופולין שניתן לבעל הפטנט זה מכבר, ואין כל סיבה לאפשר לו להרחיב את היקף תביעותיו כעת.

במקרה הנידון, לא היה כל ספק – היקף התביעות לא הורחב, שהרי תביעה תלויה ממילא מצומצמת יותר מהתביעה בה היא תלויה, שכן היא מוסיפה לימיטציות נוספות – אלמנטים נוספים – שביחד עם האלמנטים המופיעים בתביעה ההורה, מגדירים את היקף המונופולין. כידוע, כל לימיטציה נוספת מקטינה את היקף המונופולין שניתן, באשר בכדי להפר את הפטנט יש לבצע את שלל הלימיטציות (כלל המוכר בארה"ב בשם The All Limitations Rule).
עם זאת, כבוד הפוסקת קבעה כי על אף האמור, אין מקום להרשות את התיקון. נקבע, כי לאור הוראת סעיף 65 יש להראות מה מטרת התיקון. לעניין זה נקבע:

"בענייננו, סבורני כי אין בתביעה מס' 6 החדשה כדי לעמוד בתנאי סעיף 65 לחוק. אין בהוספת התביעה הנ"ל כדי להבהיר דבר מה שהיה טעון הבהרה או לסלק שגיאה כלשהי בבקשת הפטנט. אף אין בידי לקבל את טענת המבקשת כי יש בהוספת תביעה מס' 6 החדשה כדי לצמצם תביעה מסוימת, אף לא את מערך התביעות בבקשת הפטנט. צמצום תביעות משמעו תביעת חלק קטן יותר מהיקף המונופולין שנתבע במסגרת תביעה או מערכת תביעות כפי שהוגשו במקור. אין בתביעה מס' 6 החדשה כדי להקטין את היקף המונופולין הנתבע בתביעה מס' 1 או במערך תביעות 1-5. שהרי שעה שתתברר ההתנגדות לבקשת הפטנט שבפני (כמו גם במסגרת תביעת הפרה, אם ירשם הפטנט), תיבחנה תביעות אלו בשלמותן, והיקף המונופולין הנתבע בהן לא יושפע כהוא זה מהוספת תביעה מס' 6 החדשה. משמע, אין בתביעה מס' 6 החדשה כדי לצמצם את הנתבע בבקשת הפטנט בהתאם לסעיף 65 לחוק הפטנטים"

מילים אחרות, אף שאין כל ספק כי התיקון אינו מרחיב את המונופול שניתן לבעל הפטנט, בהעדר הוכחה כי הוא מצמצם את ההגדרות הקודמות, אין מקום לקבל את השינוי. עוד נקבע, כי אף העובדה שתביעה מספר 6 המקורית נמחקה אינו מספק דרישה זו, שכן תביעה 6 החדשה אינה בהכרח צימצום שלה, אלא מקימה היקף מונופולין שונה.

נוכח קביעה זו, התקבלה ההתנגדות ביחס להוספת תביעה מס' 6 החדשה. לטובת המתנגדת נפסקו הוצאות בסך 8,000 ש"ח.

בשולי ההחלטה, ציינה הפוסקת הנחיות להגשת בקשות לתיקון פירוט:
"הפרקטיקה הראויה והרצויה, תהא זו במסגרתה המבקש לתקן את בקשת הפטנט יראה במפורש, במדויק ובאופן ברור, ביחס לכל תביעה ותביעה, כיצד עומד התיקון המבוקש באחד (או יותר) משלושת תנאי סעיף 65 לחוק הפטנטים אשר רק בהתמלאם עומדת הזכות לבקש את תיקון הפירוט. בנוסף, כנדרש בסעיף 66 לחוק הפטנטים, על המבקש לפרט כדבעי מדוע אין בתיקון המבוקש כדי להרחיב את היקף התביעות בכללותו או להוסיף לפירוט דברים שלא נזכרו בו מעיקרם. בנוסף, על המבקש לציין מראי מקום מדויקים בפירוט או בתביעות עליהם נסמכים התיקונים המבוקשים. אין לדעתי לקבל עוד בקשות לתיקון פירוט החורגות מהכללים הנ"ל"

על אף זאת יוער, כי אף חלוף הזמן מאז מתן החלטה זו, לא יצא חוזר רשם ברוח זו. עובדה זו ניתן לייחס לעובדה כי רשם הפטנטים הקודם סיים את תפקידו בסוף שנת 2010 ומחליפו טרם מונה.

הערות להחלטה
לכשעצמי, הייתי סבור כי התוצאה צריכה להיות אחרת. כל עוד היקף המונופולין אינו מורחב, כנדרש לפי סעיף 66 לחוק הפטנטים, גם תיקון סט התביעות למטרות אסטרטגיות צריך להיות מותר. אף במקרים קודמים, הותרה פרוצדורה זו.
בארצות הברית מוסד ה-reissue מאפשר לעשות בדיוק זאת. הדין האמריקאי מאפשר להגיש גם בקשה לתקן את הפטנט בכדי לתקן טעות בתביעות, ובכלל אלו אף טעויות שצימצמו יתר על המידה את היקף הפטנט (ר' סעיף 251 לקוד האמריקאי). לאחרונה, נדון מקרה בו הוגשה בקשה לתקן על דרך ההרחבה. ברם, בסופו של התהליך, ביקשו רק להוסיף תביעות צרות יותר. בקשה זו נדחתה ורק ערכאת הערעור הפדראלית הפכה את הדחייה וקבעה, ברוב דעות, כי ניתן להגיש בקשת reissue אף בכדי להוסיף תביעות תלויות נוספות לפטנט (In Re Yasuhito Tanaka (Fed. Cir. 2011)) (וראו הדיווח ב-Patently-O)

נקודה אחת שבה היתה, לטעמי, שגיאה, נגעה לצורה שבה יש להוכיח את הדין הזר. כידוע, הדין הזר הינו עובדה הדרושה הוכחה. ברם, כאשר אין הדין הזר טעון הוכחה, כפי המצב כאשר מבקשים להשתמש בו כמשפט משווה, אין כל צורך להיעזר במומחה לדין הזר. מכאן, שבניגוד לאמור בהחלטה, אני סבור כי אין כל זה נכון לומר כי "הסתמכות על משפט משווה מן הראוי שתעשה בדרך של הגשת חוות דעת מומחה לדין הזר, ולא על-ידי העלאת טיעונים בעלמא". יתכן ושימוש במומחה לדין הזר יוסיף ויהיה משכנע אף יותר, אך אין כל הכרח בכך. במיוחד ראוי לזכור כי שימוש במומחה מעין זה כרוך בהוצאה כספית ניכרת בפני עצמה.

(התנגדות לתיקון פירוט בבקשת פטנט מס' 149567  Schwartz Pharma AG נ'  טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (מיום 16.11.2010))

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.