פסיקה: הנפקה מחודשת של פטנט בארצות הברית – לא ניתן לתקן כל טעות

על פי דיני הפטנטים האמריקאים, לאחר שכבר ניתן פטנט, ישנה אפשרות לתקן ולשנות את תביעות הפטנט וזאת באמצעות בקשה להנפקה מחדש (reissue). על פי החוק האמריקאי, הנפקה מחדש נועדה לתקן טעות שקרתה בהנפקת הפטנט – בין אם מדובר בטעות סופר ובין אם בשגיאה אמיתית באשר להיקף המונופול הנתבע (והשוו: המצב בישראל). לא רק שבארצות הברית ניתן לתקן את סט התביעות, אף ניתן להרחיב את היקף המונופולין, וזאת ב-broadening reissue, ובלבד שהבקשה מוגשת בתוך שנתיים מיום הנפקת הפטנט.
בעניין שהגיע לבית המשפט הפדראלי התעוררה השאלה – מתי מדובר בטעות ומתי מדובר בויתור מושכל?
נסביר. בעת בחינת הבקשה, בכדי להתגבר על ציטוטי ידע קודם, מבקש הפטנט עשוי לצמצם את היקף תביעותיו ולוותר (surrender) על הגדרה רחבה יותר של ההמצאה שלו. צמצום שכזה, אף אם הוא מיותר (כיוון, למשל, שהיה עודף ולא התחייב), אינו יכול להיחשב כטעות, וניסיון לתקן בכדי להרחיב בחזרה את היקף תביעות הפטנט נדון לכשלון. ניסיון שכזה נאסר על ידי כלל התפיסה המחודשת הפסולה, או בלעז impermissible recapture rule.
ברם, פעמים רבות, התיקון המובקש אינו מחיקת הלימיטציה שנוספה, אלא תיקון סמנטי עמוק יותר, שמרחיב את היקף המונופולין בצורה חלקית, לדרגת ביניים, בין הנוסח הראשון הרחב ובין הנוסח הצר שהתקבל.
בית המשפט קבע מבחן המורכב משלושה צעדים:
1. בחינה האם ישנו אספקט של התביעות החדשות שהוא רחב יותר מאשר זה בתביעות של הפטנט, כפי שניתן.
2. בחינה האם האספקט הרחב מתקשר לחומר שויתרו עליו במהלך הבחינה בכדי להתגבר על ידע קודם.
3. החלטה האם חלק מהותי (substantial portion) אשר ויתרו עליו הוחזר לתוך תביעות הפטנט בבקשת ה-reissue.

אין ספק כי מדובר במבחן עמום ביותר, שאי הוודאות שולטת בו.

בשולי הדברים יוער, כי על דרך הכלל, מקום בו נעשה ויתור בכדי לקדם את בחינת הפטנט ולא מסיבות מהותיות, יש לבחון האם כדאי לפתוח בבקשת המשך (continuation) שבמסגרתה מבקש הפטנט ינסה לזכות במונופול רחב יותר מזה הכולל גם את החומר שויתר עליו. תפיסה מחודשת כזו, במסגרת בקשת המשך, היא אפשרית, שכן מדובר בבקשת פטנט חדשה ולא בניסיון להיבנות מפטנט שכבר ניתן. כל זאת, בהנחה שלא ניתנה הודאה (מפורשת או משתמעת) במסגרת הבחינה כי ישנו ויתור על הגרסה הרחבה יותר.

(מקור: פוסט מתוך Patently-O)

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.