פסיקה: היקף ההגנה הזמנית בטרם מתן פטנט – פיצויים רטרואקטיביים בלבד, ולא צווי מניעה

מהו היקף הזכויות הנתונות למי שהגיש בקשה לפטנט אך טרם ניתן לו הפטנט? זו השאלה שהוצבה לבית המשפט העליון בעניין שבין מרק לבין טבע.
העניין, בתמצית, הוא זה: מרק פתחה בהליכי רישום פטנט לתרופה למחלת ההאוסטאופורוזיס, "פוסאלאן 70 מ"ג", ורשם הפטנטים קיבל את בקשתה. דבר הקיבול פורסם ברבים, וטבע מיהרה להתנגד למתן הפטנט. הליכי ההתנגדות תלויים ועומדים בפני רשם הפטנטים, וטרם הוכרעו.
במקביל להליך ההתנגדות, אושרה התרופה פוסאלאן על ידי משרד הבריאות, וטבע עתרה וקיבלה רשות להפיץ גרסה גנרית של תרופה זו. קצפה של מרק יצא על התנהלות זו, והיא פתחה בתביעה כנגד טבע. כיוון שטרם ניתן לה פטנט, טענה מרק כי השימוש של טבע הינו התעשרות שלא כדין על חשבונה.
במסגרת התביעה עתרה היא לצו מניעה זמני, ובקשה זו נדחתה בבית המשפט המחוזי. מכאן, הגיעה בקשת הערעור וההליך בפני בית המשפט העליון.
בית המשפט העליון קבע, כי אין מקום להחיל את דיני עשיית עושר במקרה זה. נקבע, כי בעל המצאה רשאי לבחור באחד משני מסלולים שונים: מסלול הגנה של פטנטים ומסלול הגנה חלופי של סוד מסחרי. בבוחרו במסלול הפטנטי, מכפיף עצמו בעל ההמצאה ליתרונות הגלומים בשיטה זו, אך גם לחסרונותיה. אחד מהם, הוא העובדה כי בטרם ניתנת זכות קניינית בהמצאה, היא מפורסמת ברבים.
בית המשפט הוסיף כי חוק הפטנטים יוצר איזון עדין בין הזכות הקניינית של בעל ההמצאה, מחד, ובין הזכות החוקתית לחופש העיסוק ולתחרות חופשית והוגנת של המתחרים, מנגד. במסגרת שלל האיזונים, קבע המחוקק כי בעל המצאה אינו זכאי לסעד של צו מניעה ביחס לניצול המצאתו בטרם ניתן לו פטנט. עם זאת, נקבע, הוא יהיה זכאי לפיצויים רטרואקטיביים, אם לבסוף יקבל את הפטנט. כך, מבהיר בית המשפט, נוצרת מערכת של תמריצים שמטילה על הציבור את הצורך להחליט אם ליטול את הסיכון שמא ידרשו לפצות בעתיד, או לאו. בית המשפט מציין:

איזון זה מבוסס על ההנחה לפיה קיבולה של בקשת הפטנט ופרסומה, קודם להכרעה בהתנגדויות והענקת הפטנט, אינם מצדיקים בלימה של התחרות החופשית, אלא מצדיקים יצירת מאזן-אימה: במאזן-אימה זה, המתחרה אמנם אינו נבלם בשעת מעשה, אך הוא נדרש לקחת על עצמו סיכון כבד כי התנהגותו המתחרה, וניצול פרטי האמצאה של האחר על ידו, עלולים לעלות לו בממון רב אם וכאשר יוענק לבעל האמצאה פטנט בסופו של יום. מנגד, נתונה למתחרה בתקופת הביניים האפשרות להעריך, בנסיבות ענין קונקרטי, כי סיכויי הענקת הפטנט נמוכים, וכי פעילותו התחרותית לא תוליד בסופו של יום אחריות לפיצוי בגין הפרה. לבעל האמצאה ניתנת, מצידו, הגנה קניינית מלאה עם הענקת הפטנט, שטמונה בה גם זכות פיצוי על הפרה רטרואקטיבית של הפטנט, המתייחסת לתקופת הביניים, אך זאת רק במבט לאחור.

סעיף 179 לחוק הפטנטים קובע מפורשות:

אין להגיש תביעה על הפרה אלא לאחר שניתן הפטנט; אולם משהוגשה תביעה על הפרה, רשאי בית המשפט להעניק סעד על הפרה שנעשתה לאחר יום הפרסום לפי סעיף 26 (ההדגשה הוספה)

דהיינו, חוק הפטנטים אינו מאפשר להגיש את תביעת ההפרה אלא לאחר מתן הפטנט. אך הסעד המדובר שיינתן בסופו של יום, יכול שיכלול גם סעד בגין תקופה שלאחר יום פרסום הקיבול ובטרם מתן הפטנט. בית המשפט קבע כי הזדקקות לצווי מניעה מכוח דיני עשיית עושר תשנה מהאיזון שנקבע מפורשות על ידי המחוקק. בלשון בית המשפט:

הסדר איזון זה הוא הסדר כוללני שטמונים בו איזונים פנימיים מורכבים ועדינים. כל שינוי באיזונים אלה, לכאן או לכאן, משנה את שיווי המשקל הזהיר שחוק הפטנטים קבע לצורך ענין זה. הכרה בזכותו של בעל האמצאה לשאוב סעדים מענף משפטי חיצוני, ולהטמיעם בהליך בקשה לפטנט לצורך בלימת התחרות בתקופת הביניים, עלולה לערער את האיזונים הפנימיים שיצר חוק הפטנטים. הענקת צווי מניעה מכח דיני עשיית עושר, שנועדו לאסור על מתחרה לייצר ולשווק תרופות מתחרות בתקופת הביניים, משמעה הענקה, למעשה, של זכויות מעין-קנייניות לבעל האמצאה קודם לרכישת הזכויות הקנייניות באמצאה באמצעות הפטנט. פרשנות המאפשרת אימוץ סעדים מכח דיני עשיית עושר משנה, אפוא, באופן בסיסי את האיזונים הקיימים בדיני הפטנטים, והמסקנה המתבקשת מכך היא כי דינים אלה שוללים במשתמע התערבות מקורות דין חיצוניים בסוגיה הנוגעת לענייננו.

נוכח האמור, דחה בית המשפט את הערעור ופסק לטובת טבע הוצאות משפט בסך 40,000 ש"ח.

הערות
פסק הדין עוסק בזכויות זמניות המוענקות למבקשי פטנט לאחר הפרסום ובטרם מתן הפטנט. זכויות אלה מכונות provisional patent rights (ולא להתבלבל עם בקשות פטנט זמניות – provisional patent applications), ואין מדובר בזכויות אחידות על פני הגלובוס. ישנן מדינות המכירות בזכויות הזמניות וישנן כאלה שלאו. למיטב ידיעתי, אין מדינה בה הזכויות הזמניות הללו כוללות זכות לסעד בדמותו של צו מניעה.

פסק הדין התמקד במצב המשפטי הנכון להיום. במצב זה, פרסום הפטנט נעשה רק לאחר הקיבול. ברם, לאור התחייבותה של מדינת ישראל, על פי הצעת חוק חדשה כל בקשת פטנט תתפרסם לאחר תקופה של 18 חודשים (בדומה למצב בארצות הברית ובבקשות ה-PCT). כלומר, לו תתקבל הצעה זו, הרי שהמשמעות של הפסיקה תהיה רחבה בהרבה – לא ידובר רק בתקופת ההתנגדות וכל עוד הליך ההתנגדות לא הוכרע, כי אם בתקופה שבטרם קיבול הבקשה לפטנט, ופעמים רבות בתקופה שבטרם בחינה מהותית שלה.
לא למותר לציין, כי באותה הצעת חוק, הוצע גם לבטל את הלכת א.ש.י.ר שבמסגרתה ניתן סעד מכוח דיני עשיית העושר אף במקום בו לא נרשמה זכות קניין רוחני כדין.

בישראל ישנה זכות לסעד של צו מניעה כנגד הפרת פטנט, מכוח התפיסה הקניינית את הפטנטים. זאת, בניגוד למצב בארצות הברית שם אף לאחר מתן פטנט, כלל אין הבטחה כי יינתן צו מניעה כנגד מפרים. במובן זה, פסק הדין משמר את המשמעות הקניינית של הפטנט – בטרם זכות קניינית החלה כלפי כולא עלמא, אין מקום לסעד המונע מאחרים לנצל את ההמצאה. רק לאחר מתן הגושפנקא הקניינית, נמצאת לנו ההצדקה להגביל את חופש הפעולה של הציבור.

(רע"א 6025/05 Merck & Co. Inc. נ' טבע תעשיות פרמצטיות בע"מ (מיום 19.5.2011))

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.