פסיקה: מעכשיו, יהיה קשה יותר להוכיח inequitable conduct

ערכאת הערעור הפדראלית דנה בהרכב מלא (en banc) באחת מטענות ההגנה הפופולאריות ביותר: התנהלות לא הגונה (inequitable conduct). הגנה זו נובעת מדיני היושר (equity), בדומה למניעות, השתק או שיהוי. הגנה זו שמה דגש לא על התנהלותו של מפר הפטנט למול הזכות המשפטית, אלא על התנהלותו של בעל הפטנט בהשיגו את הזכות הזו. במהותה, ההגנה קובעת כי התנהלות לא ראויה תמנע מבעל הפטנט להינות מפירות התנהלותו, קרי הפטנט.

ראוי לשים לב, מדובר בטענה מחרבת פטנטים. כלומר, בניגוד לטענה כי תביעה זו או אחרת אינה חדשה או נעדרת התקדמות המצאתית, שמשמעותה כי תביעה זו תתבטל, כאן די לנו בהתנהלות לא הגונה ביחס לתביעה אחת כלשהי בכדי למנוע את יכולת האכיפה של הפטנט כולו.
בכדי שטענת הגנה זו תתקבל במשפט בגין הפרת פטנט, על הטוען אותה להראות כי בעל הפטנט ביצע תרמית כלפי משרד הפטנטים והסתיר מידע חיוני במהלך בחינת הפטנט. טענת הגנה זו הפכה לכלי שימושי במהלך השנים, ולפי האמור בפסק הדין כ-80% מהליכי ההפרה כוללים גרסה כזו או אחרת שלה. נוכח האמור, בית המשפט החליט להבהיר את הסטנדרטים לפיהם יש לבחון את הטענה, והוא העלה אותם עד מאוד בהחלטה זו.
שתי רגלים יש לה לטענת ההתנהלות הלא הגונה. הרגל האחת, דרישת כוונה – דורשת כי בעל הפטנט ירצה להטעות את משרד הפטנטים. הרגל השנייה, דרישה שהמידע שהוסתר הינו מידע מהותי.
בית המשפט ביטל הלכה קודמת לפיה מדובר בדרישות הקשורות זו בזו, כך שמקום בו המידע מהותי דיו, ניתן להגמיש את דרישת הכוונה. כלומר, מעתה והלאה, אין עוד אפשרות לקבוע התנהלות לא הגונה כאשר ההתנהלות היתה רשלנית כך שהיה על בעל הפטנט לדעת כי עליו לספק את המידע, אלא נדרש שבעל הפטנט רצה בכוונת מכוון להסתיר את המידע.
בית המשפט הוסיף והקשיח את דרישות הגנה זו בקובעו כי אף לעניין מהותיות המידע שהוסתר, אין די כי המידע יהיה קשור לתביעה זו או אחרת בצורה כלשהי, אלא עליו להיות מידע שיש בו כדי לבטל את אחת התביעות. כלומר, אם יתברר כי המידע שהוסתר לא היה משנה את תוצאות הליך בחינת הפטנט, הרי שהגנה זו לא תעמוד. ודוק. אפילו המידע הוסתר בכוונה ובזדון, ומתוך חשש שהדבר יפגע בבחינת הפטנט, בית המשפט לא יכריז כי היה בכך התנהלות לא הגונה. עם זאת, ולאור פסיקת בית המשפט העליון, במקרים קיצוניים ויוצאי דופן, די בהתנהלותו של בעל הפטנט כדי למנוע ממנו לאכוף את הפטנט, וזאת כחלק מהגנת ניקיון הכפיים. דרישה זו, המכונה "but-for" דורשת קשר סיבתי בין העדר קיומו של המידע בפני בוחן הפטנטים לבין קיבול הפטנט כפי שנתבקש. כלומר, על בית המשפט לקבוע כי בוחן הפטנטים היה דוחה לפחות תביעה אחת אילו היה נחשף למידע שהוסתר ממנו.

עוד ראוי לציין, כי ישנן דרישות דיוניות וראייתיות הנגזרות מאופי הטענות המועלות במסגרת טענת הגנה זו. כך, על כתב בי-הדין לפרוט ולדקדק בפרטים הנוגעים לתרמית הנטענת. יתרה מכך, ישנה דרישה ראייתית להוכיח את טענת התרמית  במידה מוגברת, ולא במאזן ההסתברויות, כפי הנהוג במשפט אזרחי בדרך כלל.

ובאשר למקרה הפרטני שנדון, דובר היה במקרה שעשה גלים בעולם הפטנטים. בית המשפט קבע שהעובדה שלא חשפו בפני רשם הפטנטים האמריקאי את התכתבויות עם משרד הפטנטים האירופאי (EPO) שנגעו לאחד מפרטי הידע הקודם, הצדיקה למנוע את אכיפת הפטנט.
למדקדקים בפרטים אוסיף, כי ניתן תצהיר למשרד הפטנטים האמריקאי, ובו נטען אודות האופן בו בעל מקצוע מיומן היה קורא פטנט מאן דהוא. לימים התברר, כי למשרד הפטנטים האירופאי בעל הפטנט מסר, בהזדמנות אחרת, ובקשר לבחינתה של בקשת פטנט אחרת, כי בעל מקצוע מיומן היה קורא את אותו פטנט בצורה אחרת.
עתה קבעה ערכאת הערעור, כי לאור הסטנדרטים המעודכנים אותם הציבה, יהיה לבחון את העניין הפרטני מחדש. בפרט, יש לבחון האם מדובר ברשלנות או במעשה מכוון, וכן האם המידע שהוסתר הינו מהותי, לאור מבחן ה-but-for שנקבע.

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.