סיום לסאגת i4i: בית המשפט העליון קובע חזקת תקינות הפטנט עומדת גם ביחס לידע קודם שלא היה בפני משרד הפטנטים

בשנת 2007 הגישה i4i תביעה נגד מיקרוסופט בגין הפרת פטנט 5,787,449 על ידי החברה בתוכנת Word שלה. כזכור, המדובר בשימוש שעשתה מיקרוסופט ב-XML בכדי להפריד את תוכן המסמך ואת המטה דטה. במקור, ניצחה i4i וזכתה לפיצויים בסך של יותר מ-500 מיליון דולר, ובכך הפך פטנט התוכנה שלה לאחד הידועים בעולם. עוד זכתה החברה בצו מניעה שחייב את מיקרוסופט לערוך שינויים בתוכנת Word, וכיום מי שחפץ ביכולת ה-XML-ית של Word יכול לעשות זאת רק אם יוריד את התוסף ש-i4i עצמה מפיצה. בשלב הערעור, ההחלטה הושארה על כנה, אך הפיצויים צומצמו לסך של 240 מיליון דולר.

מיקרוסופט לא אמרה נואש, דרשה וקיבלה דיון נוסף בפני בית המשפט העליון האמריקאי. השאלה המשפטית שעמדה במרכז הדיון היתה זו: נוכח חזקת תקפות הפטנט, מה היא אמת המידה הראייתית הדרושה בכדי לבטל את הפטנט?

ונסביר. סעיף 282 לחוק האמריקאי קובע חזקת תקינות לפטנט שניתן:

A patent shall be presumed valid. Each claim of a patent (whether in independent, dependent, or multiple dependent form) shall be presumed valid independently of the validity of other claims; dependent or multiple dependent claims shall be presumed valid even though dependent upon an invalid claim.

בתי המשפט פירשו חזקה זו כדורשת שהוכחת חוסר תקפותו של הפטנט תעשה באמת מידה ראייתית מוגברת. כלומר, לא די בהוכחה ברמה שמאזן ההסתברויות נוטה לטובת טענה זו (קרי, הסתברות של יותר מ-50%), אלא יש צורך בראיות ברורות ומשכנעות (clear and convincing evidence) לביסוס הטענה. מיקרוסופט טענה, כי לכל הפחות כאשר מדובר בפריט ידע קודם אשר לא נבחן על ידי רשם הפטנטים, הרי שחזקה זו לא צריכה לעמוד ודי יהיה לעמוד בנטל הראייתי הרגיל.
בית המשפט העליון שמע את הטענה ולא השתכנע. נקבע, כי חזקת התקפות הקבועה בחוק חופפת לקביעה של הדין המקובל בתקופה שקדמה לחוק, ואשר התפרשה לאורך השנים כמחייבת אמת מידה ראייתית מוגברת להוכחת אי תקפותו של פטנט שניתן.
לעניין זה נקבע:

"By the time Congress enacted §282 and declared that a patent is "presumed valid," the presumption of patent validity had long been a fixture of the common law. According to its settled meaning, a defendant raising an invalidity defense bore "a heavy burden of persuasion," requiring proof of the defense by clear and convincing evidence. That is, the presumption encompassed not only an allocation of the burden of proof but also an imposition of a heightened standard of proof. Under the general rule that a common-law term comes with its common-law meaning, we cannot conclude that Congress intended to "drop" the heightened standard proof from the presumption simply because §282 fails to reiterate it expressly".

בית המשפט הסכים עם מיקרוסופט בנקודה אחת – באמרת אגב, הסכים כי ישנו הבדל בין פריט ידע קודם שנבחן על ידי רשם הפטנטים לבין כזה שלא היה בפני הרשם בעת בחינת הפטנט. הבדל זה, מסביר בית המשפט, יכול להצדיק מתן הוראות שונות למושבעים כך שישכללו עובדה זו ויתנו משקל רב יותר לידע קודם חדש שלא נבחן. עם זאת, אמת המידה הראייתית הדרושה היא בכל מקרה אמת המידה המוגברת, גם עבור סוג כזה של ידע קודם.
כיוון שמיקרוסופט לא ביקשה בזמנו כי בית המשפט יורה למושבעים לקחת עניין זה בחשבון, אלא אך ביקשה כי יובהר למושבעים שדי בעמידה במאזן ההסתברויות הרגיל, בית המשפט העליון קבע כי עניין זה הועלה בשלב מאוחר מדי, ומכוח טענה זו כעת לא ניתן להשיב את הגלגל לאחור. 
כאמור, התייחסתי אני לסוגיה זו בעבר. אז ציינתי כי הצלחה של מיקרוסופט בטענותיה תוריד את קרנו של הליך הבחינה מחדש (reexamination) כמו גם תיתן משקל עודף לסוגי ידע קודם שאינם נבחנים על ידי רשם הפטנטים דוגמת שימוש קודם (prior use). אף שמיקרוסופט הפסידה בטענותיה, אימרת האגב של בית המשפט מלמדת, להשקפתי, כי לפחות ההשלכה השנייה שצפיתי עודנה רלוונטית. לאחר פסק הדין, כל מי שמתגונן בטענת חוסרת תקפות יעדיף למצוא ידע קודם שלא נבחן על ידי רשם הפטנטים. אף כאשר ישנו פרסום מסוג פטנט שנבחן, יהיה זה אך כדאי לתור אחר השימוש שעשה בעל הפטנט בפועל בהמצאה נשוא הפטנט (ככל שאכן עשה שימוש כזה). 
בית המשפט העליון סיים את סאגת i4i. עכשיו למיקרוסופט לא נותרה עוד כל ברירה – סטיב באלמר יצטרך להוציא את פנקס השיקים ולרשום סכום של 9 ספרות, ולשלם. והכל בגלל פטנט תוכנה אחד של חברה קנדית עלומת שם.

((Microsoft Corp. v. i4i Limited Partnership (Supreme Court 2011)

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.