פוסט אורח: פסיקה: תביעה למוצר תוכנה תיפסל אם התהליך המיושם אינו כשיר

by Luis Fernández García

על-פי הלכה תקדימית שנקבעה לאחרונה בבית-המשפט הפדראלי לערעורים בארה"ב, תביעה למצע מאכסן המכיל הוראות לביצוע תהליך בידי מחשב – המכונה בעגה המקצועית תביעת בורגארד – לא תיחשב עוד כשירה לפטנט, ככל שהתהליך שביסודה אינו בא בגדרו של סעיף 35U.S.C.§101, הקובע את תחומי הכשירות כדלקמן:

any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof
האמצאה שעמדה במוקד הסכסוך בין הצדדים עוסקת בחשיפת ניסיונות מרמה בעסקאות מקוונות, באמצעות הצלבת מידע כתובת האינטרנט (MAC ,IP וכדומה) של הרוכש עם כתובות ששימשו לעסקאות מרמה בעבר. תביעת ההפרה שהגישה CyberSource כנגד Retail התבססה על שתי תביעות בלבד מן הפטנט.

בית-המשפט ניתח תחילה את תביעת השיטה – הן לפי מבחן ה"מכונה-או-התמרה" שסויג בפרשת Bilski כבלתי-מכריע, הן לאור הלכות קודמות שקבעו כי תהליכים מחשבתיים כשלעצמם לא יהיו כשירים לפטנט – והסיק כי היא נוגעת לתהליך מחשבתי הניתן להתבצע בידי אדם בשימוש בנייר ועפרון (למעשה, בעלת הפטנט אף הודתה כי טרם יצירת המימוש הממוחשב, ביצעו עובדיה בדיקה דומה באופן ידני).

by quacktaculous

או-אז עבר בית-המשפט לתביעה האחרת, וקבע – תוך שהוא מסתמך על מקרה קודם בו נעשתה "הרמת מסך" מעל תביעת התקן עם הגדרות פונקציונליות (Means-Plus-Function) כך שזוהתה עם תביעת שיטה שנפסלה – כי חרף השוני המילולי, מבחינה מהותית תביעת הבורגארד הנדונה, בדומה למקבילתה תביעת השיטה, נוגעת לתהליך מחשבתי של איתור עסקאות מרמה ולא למוצר לאכסון הוראות מחשב. הנטל לסתור, שהועבר לתובעת, לא הורם.

כמה הערות:

לגבי תביעות בורגארד, דומה כי מדובר בהחלטה השיפוטית הראשונה מאז שהללו הוכשרו כביכול על-ידי ביהמ"ש הפדראלי לערעורים בפרשה הנודעת לפני 16 שנה, המעזה להציב סימן שאלה לגבי מעמדן המשפטי. יחד עם זאת נראה כי מוקדם עוד להספיד את התביעה על שלל ניסוחיה המגוונים, אשר לפי הדעה הרווחת היתה ועודנה כלי חיוני והכרחי בהגנת אמצאות תוכנה בעל משמעויות כספיות מובהקות – שכן, רק משתמש הקצה, המריץ את התוכנה על המחשב שלו, ייחשב כמפר בפועל של תביעות השיטה וההתקן, בעוד האדם המפיץ את התוכנה על גבי מצע מאכסן (תקליטור, כונן וכיוצא-באלו) באופן לא מורשה ייחשב לרוב אך כמפר תורם או עקיף, על כל הקשיים הנובעים מכך בניהול הליך נגדו. בנוסף, נראה כי מכלל-לא-שומעים-הן: אם תביעה לתהליך תימצא כשירת פטנט כשהיא לעצמה, יש להניח כי גם תביעת בורגארד שקולת ערך תוכר כתקפה בהתאמה.
יש לציין למען ההגינות ההיסטורית כי בורגארד חב את הצלחתו ותהילתו במידה רבה לבחור אלמוני כמעט בהשוואה אליו בשם לואורי: במקור, תביעתו של בורגארד למוצר המאכסן הוראות לביצוע בידי מחשב נדחתה על-ידי משרד הפטנטים האמריקאי בטענה שהיא מתייחסת ל"דבר דפוס", כלומר המצע עם הוראות המחשב עליו שקול כביכול לסוג של נייר עם דיו, חומר כתוב שמתאים אולי לזכויות יוצרים אך לא לפטנטים; גם את האדון לואורי, שהתביעה שלו התייחסה למבנה נתונים, ביקשו לשלוח הביתה בנימוק דומה. שניהם עתרו נגד ההחלטה לביהמ"ש הפדראלי לערעורים, אלא שבזמן שהמקרה של בורגארד היה עוד תלוי ועומד, ניתן פסק-הדין בתיק של לואורי, אשר הפך את החלטת משרד הפטנטים אבן על אבן תוך ביצוע המתת חסד בדוקטרינת "דבר דפוס" שעד אז שלטה בלא מצרים בדוחות הבחינה שהלה ניפק. בעקבות זאת נסוג המשרד מעמדתו גם מול בורגארד, ולבית-המשפט לא נותר אלא ליתן תוקף של פסק-דין להסכמה הדיונית בין הצדדים ולהכריז על בטלות הדחייה.
באופן צפוי, לאחר פסק-הדין של בורגארד עלו ונשמעו קולות שקראו להכשיר בדומה גם תביעות לסיגנל נתונים, ככל הנראה מתוך חשש מפני הפרה באמצעות האינטרנט ורשתות רדיו אלחוטיות או חיבורים לוויינים שישמשו כתחנות ממסר. בשלב מסוים היתה לכך אף היענות מצד משרד הפטנטים, אלא שההחלטה בעניין Nuijten מ-2007 חרצה לבסוף את דינן של אלו לכף חובה. דומה כי דווקא החלטה זו, השמרנית מאוד כשלעצמה, העלתה אף עוד יותר את חשיבותן של תביעות בורגארד לתעשיית התוכנה הקניינית, משנחסמה החלופה החדשנית.
באירופה הוכרו תביעות בורגארד ככשירות בהחלטה T 1173/97, שלמעשה אף הרחיקה לכת וקבעה כי אין מקום להבחין בין תביעה המתייחסת לתוכנה עצמה לבין תביעה למצע המאכסן אותה. בהחלטה מאוחרת יותר (T 424/03) אף נקבע כי די בניסוח כתביעת בורגארד לצליחת החסמים על "תוכנה כשלעצמה" שבסעיפים 52(2) ו-52(3) לאמנת הפטנטים האירופית. למרות שהחלטה זו גרמה ללא מעט גבות להתרומם – ובצדק כנראה, שכן ברי כי המצע המאכסן, בהיותו ידוע, אינו ולא יכול להיות חלק מהאמצאה – היא עודנה משקפת את הגישה השלטת.
באנגליה קבע ביהמ"ש לפטנטים בפרשת אסטרון קליניקה כי במידה שהתביעות המקבילות לשיטה או למערכת הוכרו ככשירות אזי גם תביעת בורגארד תהא תקפה. נראה שנחיצות הבהרה זו התעוררה בעקבות פסק-הדין בפרשת אירוטל, לאחריו החל משרד הפטנטים הבריטי בדחייה מאסיבית של תביעות אלו.
בישראל מתקבלים פטנטים רבים המכילים תביעות בורגארד כעניין שבשגרה, אולם תוקפן של אלו טרם הועמד למבחן בכור המצרף של קביעה שיפוטית פוזיטיבית בעניין.

באשר להלכה החדשה שנקבעה במקרה דנן – ברמה העקרונית, קביעה משפטית זו נראית נכונה ואולי אף מתבקשת – שכן, מה לי תביעה לתהליך, מה לי תביעה למוצר, אם ממילא כך או כך האמצאה שבבסיסן לא נועדה לבוא בגדרי הגנת הפטנט; עם זאת, בחינה השוואתית למול הדין האירופי והאנגלי בסוגיה ונפתוליהם, כמו גם העובדה שהכרעה זו מגיעה לראשונה רק אחרי 16 שנה, מלמדות כי הדברים הינם מעט מורכבים יותר מכפי שנדמה במבט ראשון. לכאורה גם ניתן לתהות אם תחולת הלכה זו מוגבלת רק לתביעות מוצר המוגדר פונקציונלית, כשתביעות בורגארד בכלל זה, ואם אמנם כך, מדוע שלא להרחיב "הרמת מסך" זו לכל נוסח תביעה אפשרי, לחשיפת מהות האמצאה האמיתית שמאחוריו?

מעבר לכך, ברמה הפרטנית, עיון מדוקדק בפסק-הדין חושף היבטים בעייתיים בנימוקים הנוגעים למקרה הקונקרטי ושדווקא השלכתם הרחבה מרחיקת-לכת בהרבה, בהיותם יורדים לשורשה של השאלה היסודית המטרידה כל ממציא או בעל אמצאה (ובהתאמה גם את כל העומדים בשרשרת המזון מולו, החל מעורך-הפטנטים, עבור בבוחן וכלה בשופט היושב בתיק): "האם האמצאה כשירת פטנט?"

כך, למשל, אמת-המידה אליבא פסק-הדין היא שהאמצאה ניתנת לביצוע באופן מחשבתי בעזרת נייר ועפרון לכל היותר – אולם ברמה העיונית אמירה זו נכונה לגבי כל תהליך חישוב באשר הוא, ככל שהקלט זמין בצורה הניתנת לתפיסה בחוש אנושי. אמנם נכון כי ביצוע ידני כזה לא יהווה חלופה ברת השגה ברוב המקרים מטעמים מעשיים מובנים, אך אם די היה בעובדה זו לבדה כדי להכשיר אמצאת תוכנה אזי לפחות תביעה 4 של Bilski שהתייחסה לעריכת סימולציית מונטה-קרלו מורכבת היתה צריכה לצלוח את רף הכשרות…
לחריקה זו מצטרפות שתיים נוספות בדמות שתי החלטות קודמות של ביהמ"ש הפדראלי בעידן שלאחר Bilski המוזכרות בפסק-הדין תוך אבחון בלתי משכנע: הראשונה בעניין SiRF v. ITC שהכשירה תביעות הנוגעות לדרכי חישוב המיקום של מקלט GPS, בנימוק שהן קשורות במכונה פרטנית הואיל והשימוש במקלט GPS הכרחי לביצוען, והשנייה בעניין Research Corp. Techs. v. Microsoft שקבעה כי שיטה לעיבוד תמונה ספרתי בעזרת מסיכת רעש כחול אינה רעיון מופשט אלא יישום תפקודי מובהק בתחום טכנולוגיית המחשב. את זו האחרונה מאבחן בית-המשפט מן המקרה הנוכחי בכך ששם נדרשו מניפולציות של מבני נתונים ופלט של מבנה הנתונים לאחר השינוי, כך שהללו לא יכלו להתבצע בשלמותן במחשבה, להבדיל מהאמצאה הנדונה כאן. גם "מפת מספרי כרטיסי האשראי" של עסקאות מאותה כתובת אינטרנט המאוזכרת בתביעה – לכאורה סוג של מבנה נתונים – לא העלתה או הורידה, משנקבע כי גם אותה ניתן ליצור בעזרת נייר ועפרון.

ניתן להיווכח בנקל כי הלכות אלו נשענות על בסיס רעוע ואין הן מקדמות כהוא זה את הדיון לעבר קריטריון סיווג משמעותי או כללי אצבע שיאפשרו להשיב על השאלה שהוצגה לעיל ביחס למקרים עתידיים.
ראשית לעניין ה"קשירה למכונה פרטנית", גם בהנחה שמקבלים זאת כתנאי מספיק לכשירות האמצאה, האם אכן די בדרישה שאותה "מכונה" תהא הכרחית לתהליך כדי לעמוד בכך? אם ליטול את הדוגמה של מקלט GPS, הרי שניתן לחשוב על מגוון שימושים מבוססי מיקום שמספקים מידע על הצעות נכסים או שירותים בקרבת הימצאו של המשתמש ולפי העדפותיו, שבכולם מהווה המקלט הלז רכיב הכרחי ועם זאת דומה שאין להם כל יד ורגל בתחום טכנולוגי מעבר לפרט זה.
שנית, גם ההתייחסות ל"מניפולציות במבני נתונים" מעוררת תהיות. מבנה נתונים במדעי המחשב הוא מושג מופשט המתאר אופן שבו המידע מאורגן מבחינה לוגית. ברמה המושגית, ניתן לתאר כל חישוב כמעט כמניפולציה במבנה נתונים, כשם שניתן כאמור לבצע כל חישוב באמצעות נייר ועפרון לרבות כמו זה שנדון בפרשת מיקרוסופט, הגם שזו עשויה להיות משימה ממושכת ומייגעת מדי בשביל שנטיל אותה בפועל על בן אנוש. ברור אם כן ש"מבחנים" אלו אינם נותנים בידנו עקרון תיחום בעל משמעות בין אמצאות כשירות ובלתי-כשירות.

האם ישנה בכל זאת איזו דרך הגיונית אחרת בה ניתן להבין אותם? ייתכן שמה שבית-המשפט ניסה לומר בכך הוא שהאמצאה של CyberSource פשוטה מאוד – פשוטה מדי, אפילו; בשביל להצליב נתונים לא צריך לא אינטרנט ולא מחשב, כפי שנוכחנו מהביצוע הידני שקדם למימוש הממוחשב, כמוזכר לעיל. אבל אם זו האינטואיציה אזי הטענה האמיתית אינה שהאמצאה בתחום לא כשיר, אלא שהיא נעדרת התקדמות המצאתית, אוטומטיזציה גרידא – וזה כבר דיון אחר לגמרי.

יש להודות שלמרות הטעמים הבעייתיים, התוצאה הסופית בכל שלושת המקרים הללו נראית נכונה. החשש הוא כמובן כי בפעם הבאה לא רק הנימוקים יהיו שגויים אלא גם ההכרעה עצמה.

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי שרון

שרון היא עורכת פטנטים ועורכת דין המתמחה בקניין רוחני במשרד G&A גלסברג, אפלבאום ושות'