פסיקה: סיסמא שיווקית תיבחן ככל סימן מסחר אחר

Free Your Skin (cc by-nc-nd Robbie Veldwijk)

רשם הפטנטים דחה בקשה לרישום סימן מסחר על הסיסמא השיווקית Free Your Skin (ליתר דיוק, שתי בקשות לאותו סימן בגין שני סוגים שונים: בקשה 204499, ובקשה 204832). ערעור שהוגש על החלטה זו, נדון בפני בית המשפט המחוזי, אשר הכריע כי בדין נדחתה הבקשה. ברם, בדחותו את הערעור, בית המשפט לא חסך שבט ביקורתו מגישת רשם הפטנטים לעניין סיסמאות שיווקיות.

בית המשפט קבע:

"אקדים ואומר כי עמדתי היא, שסיסמאות כמוהן ככל סימן אחר, היינו, יש לבחון את כשירותן לרישום על פי אמות המידה המקובלות שלפיהן נבחנים סימנים בדרך כלל. זאת ועוד: עצם הכללתו בסיסמא של מסר שווקי או תדמיתי אינו שולל את כוחה של הסיסמא לשמש סימן מסחר על בסיס אופיה המבחין המולד, שכן מסרים שווקיים ותדמיתיים יכולים להיות גם מרמזים. נובע מכאן, שכאשר סיסמא נושאת אופי מבחין ואינה כוללת תאור או דברי שבח כמשמעותם בסעיף 11(10) לפקודת סימני המסחר, היא כשירה לרישום."

קביעה זו הינה בעלת חשיבות כיוון שהיא שונה מקביעתו העקרונית של רשם הפטנטים בהחלטות קודמות ואף שונה מנוהל הבחינה הרגיל של הרשות. כתוצאה מפסק הדין, שונה הנוהל בהתאם.

 

מטרת סימן המסחר: איזון בין אינטרסים של יצרנים, צרכנים ושל זכויות הציבור

בית המשפט הבהיר כי סימן מסחר נועד להבחין בין מוצריו של בעל הסימן ובין המוצרים המתחרים על תשומת ליבו של הצרכן. רישום סימן המסחר מאפשר לבעליו להגן על המוניטין שנוצר למוצריו. בה בעת, נקבע, פקודת סימני המסחר נועדה גם להגן על האינטרס הציבורי שבמניעת הטעיה עקב שימוש בלתי מורשה בסימן המסחר. דא עקא, הפקעת יתר של סימנים מנחלת הכלל על ידי רישומם עלולה לפגוע בחופש העיסוק ובחופש הביטוי של כלל הציבור, ומשכך יש לאזן בין הרצון להגן על הצרכנים ועל היצרנים וזאת מבלי לפגוע באופן לא מידתי בזכויות היסוד של שאר הציבור, אשר מוכפף לזכות הבלעדית שמוענקת לבעל הסימן.

כידוע, סעיף 8 לפקודת סימני המסחר קובע את מהם סימנים הכשירים לרישום:

(א) אין סימן כשר לרישום כסימן מסחר אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים (להלן – בעל אופי מבחין).
(ב) הרשם או בית המשפט הבאים לקבוע אם סימן מסחר המשמש למעשה הוא בעל אופי מבחין, רשאים לשקול עד כמה הפך השימוש למעשה את הסימן לבעל אופי מבחין בטובין שלגביהם נתבקש או נעשה הרישום.

היות הסימן סיסמה שיווקית אינה שוללת את האפשרות שלסימן אופי מבחין מולד

מכאן, הסיק בית המשפט מוסכמות ראשונים – אופי מבחין הוא-הוא המבחן לרישום. אופי מבחין – יכול שיהיה מולד בטיבו של הסימן (8(א)) ויכול שירכש לאור שימוש שנעשה בו (8(ב)). בית המשפט הוסיף וקבע, כי בניגוד להחלטות קודמות של רשם הפטנטים, ובניגוד לקבוע בחוזר רשם מ.נ. 29, כי עצם היות הסימן סיסמא שיווקית אשר נושאת מסר מילולי תחבירי אל הצרכן, ואשר אינה מהווה בעיניו שם המזוהה עם מוצר או עוסק מסוים, אינה לכשעצמה שוללת את אופיו המבחין המולד של הסימן. בלשונו של בית המשפט:

"לעצם העניין נראה, כי העובדה שמטרת הסיסמא היא לפרסם את הטובין או לקדם את שווקם אינה שוללת, בהכרח, את כוחה של הסיסמא לבדל את הטובין ולשייכה למקורם ואין מניעה אינהרנטית לכך ששתי מטרות אלו, היינו, פרסום המוצר וקידום שווקו, מחד, ובידולו ממוצרים מתחרים, מאידך, תדורנה זו עם זו בכפיפה אחת. המסקנה העולה מן האמור היא, שיש לבחון את כשירותה לרישום של סיסמא בדיוק באותו האופן שבו נבחן כל סימן אחר, מבלי שלחובתה של הסיסמא תיזקף הנחה אפריורית בדבר חוסר כושרה לשאת אופי מבחין מולד."

Free your skin – נעדר אופי מבחין

בית המשפט התפנה לבחון את הסימן לגופו, וקבע כי בחינה שכזו מלמדת כי אין בו אופי מבחין כשלעצמו. בית המשפט קבע כי המילה SKIN – תיאורית היא. ואילו המילה FREE הינה בעלת אופי מתאר או משבח. צירופם מילים אלו אינה משנה את משמעותן, וכפי קביעתו של בית המשפט:

"ככל שמדובר בסיסמא המתייחסת לטובין המיועדים [כלי גילוח. ז.ג.] אין היא אלא דבר שבח, שלפיו השימוש בהם יותיר אצל המשתמש תחושה נעימה של שחרור. לחילופין מדובר בתאור תוצאותיו של השימוש במוצר, לאמור: עור המשוחרר או הנקי מזיפים.

אף אם נצא מההנחה היותר נוחה למערערת ונאמר כי מדובר בתאור או במילות שבח שרק בעקיפין אפשר להבינם ככאלו, הרי כך מבינים אותן למעשה (וראו את דברי זליגסון בפסקה 13 לעיל). בדומה לכך, אף אם נניח כי השימוש במילהFREE   הוא מטאפורי, הרי שהיא צמודה למילים YOUR SKIN ולפיכך אין ספק, כי ההיגד בכללותו מכוון במישרין – ולא רק מרמז – לניקיון של העור ולהסרת הזיפים, ולחילופין לתחושות נעימות של שחרור עקב שימוש במוצר. על מנת לקשר בין ההיגד לבין תכונות המוצר או תוצאות השימוש בו לא נדרש הצרכן להפעיל מאמץ אינטלקטואלי. צירוף המילים אינו יוצר משמעות חדשה. הסימן אינו ניחן במקוריות או בתחכום המינימליים הנדרשים לכינונו של סימן מרמז. אין מדובר אפוא בסימן מרמז, כי אם ב"מילים… הנוגעות במישרין למהותם או לאיכותם" של הטובין, כמשמעותן בסעיף 11(10) לפקודה.  "

נוכח קביעות אלו דחה בית המשפט את הערעור, תוך שניתן צו להוצאות לטובת רשם הפטנטים, בסך 10,000 ש"ח.

(ער (ת"א) 21488-05-11 EVEREADY BATTERY COMPANY INC נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני מסחר (מיום 8.12.2011))

הערות:

בעקבות פסק דין זה בוטל חוזר רשם מ.נ. 29 ומעתה בחינת סיסמאות שיווקיות תעשה בהתאם למבחנים הרגילים.

המערערת לא טענה כי הסימן רכש אופי מבחין נוכח שימוש בפועל וכיוון שכך בית המשפט לא נדרש לסוגיה זו.

נראה מפסק הדין כי מדובר בסימן מסחר שלא ניתן מחוץ לישראל (לפחות לא באותה הצורה כפי שנתבקש כאן). עם זאת, בית המשפט מתייחס בקצרה לסעיף 16 לפקודה ולמבחן שיש להחיל על סימנים שניתנו בחוץ לארץ, תוך שהוא קובע קביעה נחרצת כי אין בסימן מידה כלשהי העושה אותו לבעל אופי מבחין. למקרה שבו השימוש בסימן מחוץ לישראל הטה את תוצאות ההחלטה, ראו עניין מק'דונלדס.

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.