על בקשת פטנט ארעית (פרוביזיונאל)

מזוודה ובתוכה מסמכי פטנט

(cc by-nc-sa Statens Arkiver – Danish State Archives)

אחד המונחים השגורים בפני ציבור הממציאים הישראלי הוא מונח ה-Provisional. ברשימה קצרה זו אבקש להבהיר במה דברים אמורים – מהי בקשת פטנט ארעית (provisional patent application), ומה היתרונות והחסרונות בשימוש בכלי זה.

אף שישנן בקשות פטנט ארעיות גם בטריטוריות נוספות, ברשימה זו אתמקד בבקשות פטנט פרוביזוריות על פי הדין האמריקאי.

בראש ובראשונה – מעניקה תאריך

בראש ובראשונה, בקשת פרוביזיונל מעניקה לבעליה תאריך הגשה. תאריך זה יהיה תאריך הבכורה שממנו תיבחן שאלות החידוש וההתקדמות ההמצאתית. תאריך זה עשוי אף לשמש בתחרות שבין שתי בקשות בגין אותה המצאה – כאשר ברוב מדינות העולם הבקשה בעלת התאריך המוקדם תהיה זו שתגבר (וראו סעיף 9 לחוק הפטנטים הישראלי).

אינה צריכה לעמוד בדרישות פורמאליות

בקשה ארעית היא בקשה לפטנט שאינה חייבת לעמוד באותן דרישות פורמאליות של בקשות הפטנט "הרגילות". כך למשל, ניתן להגיש שרטוטים לא פורמאליים, אין חובה להגדיר את האמצאה באמצעות תביעות, אין דרישה צורנית באשר לפירוט הפטנט ואף מגיש הבקשה אינו מחויב להגיש את אותם מסמכים נלווים לבקשת הפטנט. בבקשה ארעית יש להגיש את הבקשה עצמה בלבד וכן למלא מספר פרטים אודות הממציאים.

העדר הדרישה הצורנית – אין משמעה כי אין דרישה מהותית לתאר את ההמצאה. אף שהבקשה לא תוחזר מחמת פגמים טכניים, יתכן בהחלט כי בסופו של יום הפגמים שבה יגרמו לכך שלא ניתן יהיה לקבל מכוחה פטנט בעל תוקף. כיוון שכך, ואף העדר הדרישות הצורניות, מומלץ כי עורך פטנטים לכל הפחות ישזוף עיניו בבקשה הארעית בטרם זו תוגש לרשות הפטנטים.

אגרה נמוכה

אף האגרות בגין הגשת בקשה ארעית הן נמוכות בהרבה מאלו בגין הגשה מלאה. כיום, ישות קטנה (small entity) תשלם בארה"ב אגרה בסך 125 דולרים בגין הגשת בקשת פרוביזיונל, לעומת סכום של למעלה מ-500 דולרים בגין הגשת בקשה מלאה.

אינה מתפרסמת ואינה נבחנית

בקשת פטנט ארעית לעולם אינה מתפרסמת ואף אינה נבחנית על ידי אף בוחן פטנטים. אם נרצה לדייק, הבקשה לא תתפרסם במסגרת דיני הפטנטים האמריקאים, אך יכול שיהיו מצבים שידרשו את פרסום בקשת הפרוביזיונאל. כך למשל, כאשר מוגשת בקשת PCT (בקשת פטנט בינלאומית) על בסיס הבקשה הארעית – או אז מערכת ה-PCT תדאג לפרסם גם את הבקשה ממנה נתבע דין קדימה – ובענייננו, בקשת הפטנט הארעית.

למעשה, בקשה מסוג פרוביזיונאל הינה מעין "בקשת סרק". היא מעולם לא מוצאת דרכה לעיני בוחן פטנטים. רק בקשה מלאה – זו שתחליף את הבקשה הארעית – תזכה להגיע לשלב זה.

תקפה למשך 12 חודשים

בקשת הפרוביזיונאל שרירה וקיימת לתקופה מוגבלת מאוד. מדובר בסך הכל ב-12 חודשי תוקף. כל עוד הבקשה חיה, אזי אפשר להיבנות ממנה באמצעות "החלפתה" בבקשה מלאה (בפועל, ההחלפה מתבצעת על ידי המרת הבקשה בבקשה מלאה או על ידי הגשת בקשה מלאה הנסמכת על הבקשה הארעית). ביום שבו תוקפה של בקשת הפרוביוזנל פג, היא נאבדת ועימה גם הזכות להחליף את הבקשה בבקשת פטנט מלאה. בעל הבקשה יאלץ, אם ירצה, להגיש בקשה חדשה ולא להסתמך על תאריך הגשת הבקשה הארעית.

העובדה שבקשת הפטנט הארעית לעולם אינה מתפרסמת עשויה להועיל במקרים מסוימים. כך, אף אם הבקשה תיזנח, ניתן יהיה להגיש בקשה נוספת – ארעית או לאו – מבלי חשש שהבקשה שהוגשה בעבר תשמש כידע קודם השולל את חדשנות ההמצאה. ישנם גם מי "שממחזרים" את אותה בקשה ארעית ומגישים אותה פעם אחר פעם – בין אם כיוון שטרם הגיעו למיצוי הטכנולוגיה באופן שיצדיק רישום מסודר, ובין אם מתוך רצון להשיג סטטוס הרתעתי מבלי כוונה אמיתית לקבל פטנט בסופו של יום.

אבל – מגינה רק על מה שמתואר בה

בקשת הפרוביזיונל מגינה אך ורק על ההמצאה אותה היא מתארת. בין אם לאחר מכן מתווסף אלמנט מהותי בהמצאה ובין אם מדובר באלמנט "טריוויאלי" שפשוט לא הוזכר בבקשת הפרוביזיונאל, הדין הוא זהה – לא ניתן להינות מתאריך הבכורה של בקשת הפרוביזיונל. אף שבפועל בוחני הפטנטים אינם מעוררים דחיות שכאלה, במידה והפטנט שיתקבל בסופו של יום יהיה במרכז סכסוך משפטי, לא מן הנמנע שהצד השני – המפר – יעלה את הטענה ובכך יחליש את תוקפו של הפטנט ואף עלול להצליח לבטל את הפטנט כליל.

במצב שבו תביעת דין הקדימה נכשלת, למשל בגלל הוספת חומר חדש להמצאה שלא תואר בבקשת הפרוביזיונאל, המועד שממנו נבחן הידע הקודם משתנה. תחת מועד הגשת הבקשה הארעית, המועד ממנו הידע הקודם נבדק הינו מועד המאוחר בעד 12 חודשים ממועד זה – המועד שבו הוגשה הבקשה המלאה. אם בין לבין התפרסם פרסום השולל את חדשנות ההמצאה או את ההתקדמות ההמצאתית שבה – פרסום המכונה Killer Prior Art – אותו פריט עשוי להפוך לידע קודם ובכך לסתום את הגולל על האפשרות לקבל פטנט.

 דוגמה רווחת של Killer Prior Art כזה, ודוגמה הממחישה באופן הטוב ביותר מדוע יש להיזהר מסיטואציה זו, היא המצב שבו פרסום של הממציא – בין אם במסגרת כנס או מאמר ובין אם במסגרת הפעילות המסחרית שלו בשוק – הופך חרב פיפיות ומבטל את האפשרות לקבל פטנט. לאחר הגשת הבקשה הארעית, ומתוך הבנה כי עניין ההגנה הפטנטית הוסדר, הממציא עשוי לתת פומבי להמצאתו. אבל בפועל הממציא "הולך בלי ומרגיש עם", ובמידה ובסופו של יום תאריך הבכורה של הבקשה הארעית לא יעמוד לטובת בקשת הפטנט, אותה פעילות פומבית עשויה להוות ידע קודם השוללת את חדשנות ההמצאה.

בהערת אגב, אציין כי בארצות הברית ישנה תקופת חסד (Grace Period) בת שנה שבמהלכה פרסומים של מבקש הפטנט אינם הופכים להיות ידע קודם, כך שהסיטואציה הזו הינה פחות בעייתית בטריטוריה זו. עם זאת, הבעיה הזו הינה בעיה קשה בטריטוריות אחרות דוגמת ישראל ואירופה.

עלות נוספת

כיוון שממילא יהיה על מבקש הפטנט להגיש בקשת פטנט מלאה, הרי שעצם הגשת בקשת הפטנט הפרובזיורית משמעה כי עלות נוספת, והכוונה לאגרות לשכר טירחת עורך הפטנטים. אומנם לרוב מדובר בעלות נמוכה יחסית להגשת הבקשה המלאה, אך עדיין מדובר בעלות נוספת. ככל שהמבקש יודע כי הוא מתכוון להתקדם ולהמשיך עם הגשת הבקשה המלאה, ייתכן כי יהיה לו עדיף לוותר על הגשת הבקשה הארעית כליל ולהגיש מיד את בקשת הפטנט המלאה. מעבר לחיסכון בעלות, הגשת הבקשה המלאה תחת בקשת הפרוביזיונאל תקצר גם את זמן הבחינה, שכן רק מרגע שהוגשה בקשת הפטנט המלאה, הבקשה נכנסת לתור של הבקשות הממתינות לבחינה על ידי משרד הפטנטים.

 

לסיכום, בקשת פרוביזיונאל הינה כלי שימושי. מדובר בכלי זול, המאפשר תחילת פעילות מסחרית וקבלת תאריך בכורה לעניין ההגנה הפטנטית. כלי זה עשוי להיות שימושי במיוחד כאשר ההמצאה לא פותחה עד הסוף – כלומר, כאשר פירטי מימוש אופטימליים עשויים להתברר עוד בהמשך, אך מעוניינים בקבלת הגנה ראשונית על ההמצאה הבסיסית. עם זאת, מדובר בכלי שעשוי לתעתע וממציאים עשויים למצוא בסופו של יום שאף שסברו כי הם מוגנים מבחינה פטנטית, לא היה מדובר אלא באילוזיה. כיוון שכך, ראוי כי גם במקרים בהם מוגשת בקשה ארעית הדבר יעשה תוך היוועצות בעורך פטנטים ומתוך מחשבה אסטרטגית-טקטית באשר להגנה הפטנטית האופטימלית על ההמצאה.

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.