שיטה לאיגוד נכסי מקרקעין היא רעיון אבסטרקטי שאינו בר הגנה בפטנט

(cc by-nc-nd Nikita Kashner)

מה דינה של שיטה המאגדת נכסי מקרקעין יחדיו ומאפשרת מסחר בהם תוך עקיפת חיובים מיסויים? המצאה שכזו נדונה לאחרונה בערכאת הערעורים של בית המשפט הפדראלי אשר קבע כי היא אינה ברת הגנה בפטנט באשר מדובר ברעיון אבסטרקטי ולא בהמצאה עליה ניתן לקבל הגנת פטנט.

פטנט 6,292,788 שכותרתו Methods and investment instruments for performing tax-deferred real estate exchanges עוסק בשיטה לאיגוד נכסי מקרקעין. שיטה זו כוללת, בעיקרה, שלושה שלבים. תחילה ישנה אגריגציה של מספר נכסי נדל"ן לכדי תיק נכסים אחד. לאחר מכן, מייצרים שיעבוד על כלל הנכסים בתיק על פי הסכם-על, ולבסוף, מחלקים את הנכסים שבתיק באמצעות "שטרי מניות" (deedshares) לבעלות מסוג דיירים משותפים (tennant in common), כאשר כל שטר שכזה כפוף לחיוב לבצע רה-אגרגציה של הנכסים, כפי שנקבע בהסכם העל.

שיטה זו תוכננה לעשות שימוש בהטבת מס הקבועה בדין הפדראלי המאפשרת להשקיע מחדש רווחים שצמחו מעסקאות נדל"ן (סעיף 1031 בחלק 26 לקוד).

התביעה הרחבה ביותר בפטנט, תביעה בלתי תלויה מספר 1, מגדירה כדלהלן:

1. A method of creating a real estate investment instrument adapted for performing tax-deferred exchanges comprising:

aggregating real property to form a real estate portfolio;

encumbering the property in the real estate portfolio with a master agreement; and

creating a plurality of deedshares by dividing title in the real estate portfolio into a plurality of tenant-in-common deeds of at least one predetermined denomination, each of the plurality of deedshares subject to a provision in the master agreement for reaggregating the plurality of tenant-in-common deeds after a specified interval.

בית המשפט בחן את התביעה וקבע כי אין מדובר אלא בשיטת השקעה אשר אינה דורשת שימוש במחשב, ואשר כוללת למעשה צעדים שהם בבחינת צעדים מנטליים. כיוון שכך, ולאור הדימיון לשיטת ההשקעה בה עסק פסק הדין בעניינו של בילסקי, נקבע כי אף שישנם קשרים לעולם המוחשי – קשרים בדמות שטרות מכר, זכויות נדל"ן וחוזים – לא ניתן להיבנות מאלה לשם הקביעה כי אין מדובר ברעיון כללי ואבסטרקטי שאינו ראוי להגנת פטנט.

אף תביעות הפטנט שכללו שימוש במחשב לא הועילו למבקש הפטנט כאן. תביעה 32 והתביעות התלויות בה כללו צעד נוסף – צעד המחייב קיומו של מחשב – ובו המחשב משמש לשם ייצור של שטרי המניות. נקבע, כי מדובר בפעילות לאחר-פתרון שאינו משמעותי (insignificant post-solution activity) שאינה מספיקה לשם הפיכת הרעיון האבסטרקטי להמצאה ברת הגנה בפטנט. בית המשפט הזכיר את ההחלטה בעניין CyberSource (וראו גם כאן) ולפיה אופיה של שיטה כרעיון אבסטרקטי אינו משתנה אך משום שהוא מבוצע באמצעות מחשב או שהוא מבוטא בהוראות השמורות על מדיית מחשב. נקבע, כי על הלימיטציות הקשורות למחשב להגביל באופן משמעותי את היקף המונופולין אותו מעניק הפטנט. כך, הוזכר, בעניין Hulu, שם נקבע כי לשם מימוש ההמצאה נדרשו פעולות מחשב סבוכות ומשכך היה די בהן בכדי לעבור את הסף אותו מציב סעיף 101 לחוק האמריקאי. היינו, בית המשפט קובע שוב כי פטנט על תוכנה צריך להיבחן לגופו.

((Fort Properties, Inc. v. American Master Lease LLC (Fed. Cir. 2012)

הערות:

אסטרטגיה משפטית – לא ראויה להגנה פטנטית

על פניו, מדובר בשיטה לעשיית עסקים, שיש לה פוטנציאל עסקי גדול. נראה כי העובדה שכלל הפעולות שמבוצעות הן פעולות בעלות אופי משפטי (ולכן מהוות מעין "צעד מחשבתי") היא שהכריעה את הסוגיה לרעת הפטנט.

פטנט בתוכנה – לא די בהזכרת המונח מחשב

כשלעצמי, לא ברור לי שיצירת המסמכים על ידי המחשב אינה מספקת. אין המדובר ב-post-solution activity במובנו הטהור – פעילות שאינה דרושה כלל לשם פתרון הבעיה, שכן ללא שטרי הבעלות השיטה כולה אינה יכולה לפעול. משכך, להשקפתי האישית הייתי סבור כי בכך צריך להיות די בכדי לעבור את מחסום תוכן ההמצאה (patentable subject matter), שכן אין ספק כי מדובר בשיטה המבוצעת בעולם המוחשי.

ההחלטה הנוכחית מתאימה לקו שהוצג לאחרונה בעניין Dealertrack שם הובהר כי קביעה בפתיח התביעה (preamble) כי השיטה מבוצעת בסיוע מחשב (computer-aided method) אינה מספיקה לכשעצמה בכדי לצלוח את דרישות סעיף 101 לחוק האמריקאי, שכן אלמנט ה- computer-aided בפתיח אינו מטיל מגבלה משמעותית על היקף מונופול הפטנט.

קושי כללי עקב העדרו של מבחן אנאליטי

אין לי אלא להסכים להערתו של פרופ' קראוץ' כי כיום אין מבחן ברור הקובע מתי מדובר בהמצאה ומתי מדובר ברעיון אבסטרקטי. הדבר מותיר את עורך הפטנטים ללא הנחייה טובה לבחינת המצאות חדשות, וכל שנותר לו לעשות – כמו גם לבוחני הפטנטים ולבתי המשפט – הוא לנסות ולראות כמה דומה או שונה ההמצאה בה דנים מההמצאות שדינן כבר הוכרע בעבר:

Courts have long recognized patent claims as abstractions that tend to generalize and broaden the scope of a particular invention. That small level of abstraction is acceptable and encouraged. However, if a claim is too abstract then it becomes unpatentably abstract. At a conference this weekend, Chief Judge Rader, USPTO Solicitor Chen, and I held an interesting discussion on drawing that line. In my view, "preemption" is largely unhelpful because it falls into the same line drawing trap: A patent is only useful if it sufficiently preempts (i.e., excludes) others, but at some point too much preemption renders a claim unpatentably preemptive. I believe that all three of us see the current jurisprudence on abstract ideas as problematic. It leaves the courts and patent examiners without any real standards for determining an outcome other than asking whether the particularly claimed invention is "too much like Bilski, Benson, or Flook?"

בסופו של יום, וכפי שפרופ' קראוץ' מבהיר, בתי המשפט חוזרים על תוכן התביעות וקובעים, ללא נימוק אמיתי, כי מדובר ברעיון אבסטרקטי.

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.