פסיקה: הממציא הסתיר מידע ממשרד הפטנטים והפטנט אינו אכיף

מזה שנים רבות, אחת מההגנות הפופולאריות בכל תביעת הפרת פטנט בארצות הברית הינה הטענה בדבר התנהלות לא הגונה (inequitable conduct). הגנה זו שמה דגש לא על התנהלותו של מפר הפטנט למול הזכות המשפטית, אלא על התנהלותו של בעל הפטנט בהשיגו את הזכות הזו. במהותה, ההגנה קובעת כי התנהלות לא ראויה תמנע מבעל הפטנט להינות מפירות התנהלותו הנפסדת, קרי הפטנט. לפי כשנה הגביהה ערכאת הערעור הפדראלית (בהרכב מלא) את הרף הנדרש להוכיח טענה זו, בהחלטה בעניין Therasense. בפסק דין תקדימי, לראשונה לאחר העניין ההוא, ערכאת הערעור מצאה כי ממציא הסתיר במכוון מידע ממשרד הפטנטים האמריקאי ומשכך קבעה כי הפטנט אינו אכיף.

בעניין (Aventis Pharma v. Hospira (Fed. Cir. 2012 נדונה תביעת הפרה של חברת תרופות אתיות כנגד חברה גנרית. התרופה שעמדה במרכז ההליך הינה דוקסיטל, המשווקת תחת השם טאקסוטר (Taxotere), שהינה תרופה כימוטרפית הניתנת כטיפול בסוגים מסוימים של סרטן באמצעות עירוי תוך-ורידי. בית המשפט קבע כי הפטנט אינו אכיף וזאת כיוון שהממציא הסתיר במכוון מה-USPTO שני פרסומים עליהם ידע אשר הינם חשובים לעניין בחינת הפטנטביליות. כזכור, טענת התנהלות לא הגונה מחייבת הוכחתם של שני רכיבים: ראשית, כי למידע נודעת חשיבות לעניין בחינת הזכאות למתן פטנט (Material to Patentability); והרכיב הנדרש השני הינו הוכחת היסוד הנפשי של כוונה. חרף הרף הגבוה שנקבע בעניין Therasense, בית המשפט קיבל את קביעת הערכאה הראשונה וקבע כי בעלת הפטנט, חברת אוונטיס, כשלה בהתנהלותה וכי הפטנט אינו אכיף.

Materiality

כזכור, הסטנדרט לפיו נבדק אם פרסום הינו מהותי לעניין פטנטביליות הינו מבחן אלמלא (but-for): משרד הפטנטים לא היה מאשר ולו תביעה אחת מהפטנט אלמלא המידע הוסתר ממנו. בחינה זו מתרכזת בקביעות ביחס למה שהיה מתרחש במשרד הפטנטים, ועדיין בית המשפט התבסס על קביעתו כי לאור הפרסומים שהוסתרו, מספר תביעות נעדרות התקדמות המצאתית וכי הן היו ברורות מאליהן לבעל מקצוע מיומן בתחום במועד רישום הפטנט. כלומר, לאור העובדה שבית המשפט התבסס על המידע שהוסתר לשם קביעתו, המסקנה הינה כי המידע הינו משמעותי לעניין פטנטביליות. התבססות זו על קביעת בית המשפט לשם קביעות בדבר מה היה מתחרש במשרד הפטנטים מבוססות על שני כללים דיוניים: הראשון, סטנדרט ההוכחה המוגבר שנדרש בדיון בבית המשפט; והשני, אמת הבחינה לפרשנות תביעות שהיא רחבה יותר במשרד הפטנטים מאשר בבתי המשפט. בלשונו של בית המשפט:

"Unlike the clear and convincing evidence standard for invalidating a patent in the district court under 35 U.S.C. §§ 102 and 103, the standard for establishing but-for materiality in the inequitable conduct context only requires a preponderance of the evidence, “giv[ing] claims their broadest reasonable construction. As a result, when a “claim is properly invalidated in district court based on the deliberately withheld reference, then that reference is necessarily material” for purposes of the inequitable conduct inquiry"

בית המשפט מבהיר כי לאור כללים דיוניים אלה, הקביעה ההפוכה אינה נכונה. כלומר, במידה ובית המשפט יקבע כי על אף הפרסום שהוסתר תביעות הפטנט עדיין עומדות בדרישת הדין להיותן חדשות ובעלות התקדמות המצאתית, אין משמעות הדבר כי בהכרח הפרסום אינו מהותי לעניין פטנטביליות.

Intent

בכדי להוכיח את רכיב הכוונה, על הטוען טענה זו להראות בראיות ברורות ומשכנועת (clear and convincing) כי הממציא ידע על הפרסום, הבין כי הוא משמעותי לעניין פטנטביליות, והסתיר את המידע בכוונת מכוון ממשרד הפטנטים. חרף רף גבוה זה, בית המשפט קבע, על סמך הראיות שהוצגו כי הממציא אכן הבין את משמעות הפרסום ובחר להסתירו. עדותו של הממציא לפיה סבר כי מדובר בניסויים כושלים נדחתה כלא אמינה ולאור מסמכים בכתב שהוצגו.

בסיכומו של יום, אף שרק תביעה אחת של הפטנט בוטלה מחמת שהיא נעדרת התקדמות המצאתית, בית המשפט קבע כי הפטנט אינו אכיף וזאת לאור התנהלותו הנפסדת של הממציא במהלך בחינת בקשת הפטנט בפני משרד הפטטנים האמריקאי.

((Aventis Pharma v. Hospira (Fed. Cir. 2012)

הערות:

אעיר, כי למעשה מדובר בשני פטנטים ובשני פרסומים קודמים. לשם הנוחות, הרשתי להתייחס אליהם במאוחד.

הגנה מחרבת פטנטים

כפי שניתן להתרשם במקרה זה, הגנת ההתנהלות הלא הגונה הינה הגנה מחרבת פטנטים. הצלחת הטענה, אף שהתברר שהמידע שהוסתר היה רלוונטי אך ורק לתביעה אחת, עדיין גוררת חוסר יכולת לאכוף את כל תביעות הפטנט. כלומר, לו היה הממציא חושף את המידע שברשותו, נראה שהיה ניתן פטנט צר יותר, אך עדיין בעלת הפטנט היתה זוכה לזכות בלעדית רלוונטית. עתה, לאור הצלחת הטענה, אין בידיה דבר.

בשל הנפקות הקשה של הצלחת טענה זו, מוטב לפעול לאור המימרה: "יש ספק? אין ספק" ולהעדיף גילוי של מידע לא רלוונטי על פני הסתרה כלשהי. בפרט, על דרך הכלל, מוטב לחשוף כל מידע שהתגלה במסגרת חיפוש פטנטים.

המשמעות הכלכלית

לפסיקה זו משמעות כלכלית אדירה. לא מן הנמנע שעתה יתאפשר לחברות גנריות לייצר גרסה גנרית ובכך להוזיל את המחיר של תרופה זו, ולהנגיש אותה ליותר חולים הזקוקים לה. הוזלה זו תגיע על חשבונה של בעלת הפטנט שעד כה יכלה לגבות מחיר גבוה יותר עבורה התרופה האתית.

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.