פוסט אורח: פסיקה בארה"ב: שלילת תוקף מתביעה פונקציונלית כבלתי-מוגדרת בשל החסרת תיאור אלגוריתם לבקרה ממוחשבת מן הפירוט

שרטוט 1 מפטנט '412. Control Device 4

פוסט אורח זה, פרי עטה של שרון, מתייחס לפסיקה אמריקאית חדשה הדנה בהגדרה פונקציונאלית של רכיבי האמצאה שנתבעה בפטנט

בפסק-הדין בעניין Ergo Licensing v. CareFusion 303 שניתן לאחרונה, אישר בית-המשפט הפדראלי לערעורים בארה"ב בדעת רוב את קביעת הערכאה הראשונה כי תביעות הפטנט בהן ננקט המינוח הפונקציונלי "אמצעי בקרה" ("control means") או "אמצעי בקרה ניתנים לתכנות" ("programmable control means") אינן תקפות, מאחר והיקפן לא ניתן להגדרה ברורה ומדויקת בהעדר תיאור של מבנה מתאים במסמכי הפטנט, כדרישת החוק האמריקאי בסעיף 35 U.S.C. § 112.

הכרעה זו נפלה במסגרת הליך הקרוי "Markman Hearing" שהתקיים בין הצדדים כמקובל בתביעות על הפרה בשנים האחרונות ומטרתו בירור הסוגיות המקדמיות של היקף ופרשנות התביעות, על-מנת שניתן יהיה להמשיך ולבחון בשלב הבא האם "המוצר המואשם" אכן נופל בגדרן.

האמצאה במוקד הסכסוך נוגעת למערכת עירוי נוזלים לגוף מטופל, כשהללו מוזרמים אליו במקביל ממקורות שונים ונמדדים עצמאית כך שמתאפשר שחרור של כל אחד מהם בקצב אחר. השליטה בכל מקור מתבצעת על-ידי אמצעי כיוונון, המחוברים בתורם ליחידת בקרה מרכזית המאפשרת הפעלה בררנית שלהם.

בעלת הפטנט ביקשה להסתמך, לעניין פירוש המונחים הפונקציונליים האמורים בתביעותיה, על אזכורו לאורך הפירוט של "התקן בקרה" ("control device") כתיאור המבנה המתאים הנדרש, בהיותו לשיטתה שם נרדף למחשב רב-תכליתי המסוגל לבצע את הפונקציה הנזכרת של בקרת אמצעי הכוונון – אולם, כאמור, הטענה נדחתה, בנימוק הדו-ראשי הבא (מפי השופטת מור, בהצטרפות השופט לין):

  • ראשית, המומחה מטעם בעלת הפטנט העיד כי במועד הבקשה היו מוכרים ומצויים בשימוש לפחות שלושה סוגים של התקני בקרה שונים – מעבדי מיקרו, מעגלים בדידים המחוברים למנוע צועד ומעגלים רציפים – ומכאן שהמונח "התקן בקרה" כשלעצמו אינו מצביע על מבנה ידוע, כך שהתביעה לוקה על-כן בהעדר מסוימות מספקת;
  • שנית, אף בהנחה שהמונח "התקן בקרה" מתייחס למחשב רב-תכליתי, עדיין אין בכך כדי לייתר את הדרישה – כפי שזו נקבעה בהלכות קודמות של בית-המשפט הפדראלי לערעורים בנושא – לפיה במקרה כזה על הפירוט לכלול את תיאור האלגוריתם המסוים המשמש לביצוע הפונקציה המיוחדת על-ידי המחשב, שאחרת המינוח הפונקציונלי יהא בלתי מוגדר – כפי שאירע גם כאן.

שופטת המיעוט ניומן, בחוות דעת מפורטת ועמוסה בציטוטים הלקוחים מפירוט הפטנט, גרסה כי בהיות לב האמצאה בסידור וארגון הרכיבים ולא בהתקן הבקרה, שהיה למעשה ידוע במועד הקובע,  אזי אותן תביעות פונקציונליות שבמחלוקת נתמכות על-ידי התיאור במידה מספקת ולכן גם מוגדרות היטב. בנוסף, תוך שאינה חוסכת בדברי תוכחה וביקורת כלפי חבריה למותב, היא המשיכה והלינה על כי הם לא טרחו לבאר כלל כיצד חסרונו של האלגוריתם מהתיאור מונע בעד בעל המקצוע מלבצע לפיו את הפונקציה הנקובה בתביעות – ומשכך, לא רק שקביעתם משוללת יסוד אלא אף אינה עקבית עם הנוהג של משרד הפטנטים והרף הראייתי לתקיפת פטנטים שהוצב בפסיקה, ומעל לכל משליכה שלילית על הוודאות והיציבות המשפטית, באשר היא מעמידה בספק את תוקפן של תביעות פטנטים רבות בתחום המיחשוב, הנוקטות בניסוח מסוג זה כעניין שבשגרה.

הערות:

יש להודות כי קשה שלא לחוש אהדה מסוימת כלפי עמדת המיעוט והתסכול המובע בה על הנמקת הרוב, המצטיירת במידה רבה כהתחכמות פורמליסטית ריקה מתוכן – האמנם ההבדל בין שלושת התקני הבקרה הידועים, עליהם העיד המומחה מטעם בעלת הפטנט, הינו כה מהותי עד להפיכת המינוח הקיבוצי למעורפל מדי עבור בעל המקצוע, כך שאין ביכולתו להכריע בין החלופות השונות? האם אכן בכל פעם שהתביעה מאזכרת ביצוע פעולה ממוכנת או ממוחשבת, דוגמת בקרה או ניטור, יהיה צורך לפרט אלגוריתם גם כשמדובר במימוש מובן-מאליו ושגרתי לחלוטין, שאחרת תיגזר עליה כליה?

יתר על כן, ההצדקה עליה נשענת גישה דווקנית זו, כביכול היא נובעת מן הדרישה להגדרת האמצאה בדייקנות ובהירות, מצטיירת כמלאכותית ובלתי משכנעת. ככל שהעמימות אינה מצויה ברמת המינוח הפונקציונלי, כך שהתוצאה או התפקודיות אותה מבקשים להשיג ברורה ומוגדרת היטב לכשעצמה, הרי שגדר הספק מצטמצם לשאלה האם התיאור מאפשר לבעל המקצוע להבין באופן סביר אלו אמצעים עליו לנקוט לשם כך. במידה והתשובה בחיוב, אזי תיאור האלגוריתם ממילא אינו אמור להעלות או להוריד – ואחרת, הפגם אינו בהגדרת האמצאה כמות שהיא, אלא באי-דיות התיאור, כאשר הקושי בתיחום היקף ההגנה הוא אך תוצאת לוואי בלתי נמנעת של האחרונה.

כמובן, ייתכנו פעמים שבהן, כתלות בטיב האמצאה ושטחה, עשויה להידרש ירידה לפרטים עד לרמת האלגוריתם המסוים המשמש לביצוע הפונקציה, אלא שזו כבר שאלה של דרגה, אשר מטבע הדברים אינה יכולה להיות מוכרעת באופן אחיד לכלל המקרים. למרבה הצער, עיון בהחלטות ערכאת הערעור הפדראלית בשנים האחרונות בסוגיה מעורר תחושה כי בית המשפט מעדיף להתפרק מהפעלת שיקול דעת פרטני מקרה-מקרה לפי נסיבותיו ותחת זאת להתמסר לשורת כללי אצבע פשטניים ובמידה רבה אף שרירותיים, המעניקים את הבכורה לצורה על פני התוכן והמהות.

כך הוא פחות או יותר המצב מאז פסק-הדין התקדימי בעניין Aristocrat מ-2008, שביטל לראשונה תביעות פונקציונליות עם המונחים "control means" או "game control means" מהעילה האמורה של החסרת תיאור אלגוריתם מתאים לביצוע הפונקציה, בעקבותיו באו עוד שורה של החלטות ברוח דומה (Finisar, Net MoneyIN, Blackboard, Katz, Aoyama), אליהן מצטרפת עתה זו הנוכחית.

במידה מסוימת אפילו הסייג להלכה זו אשר נקבע בעניין Katz הנ"ל לגבי פעולות עיבוד, קליטת או אחסון נתונים, בנימוק שכל מחשב רב תכליתי מסוגל לבצען ללא צורך בתיכנות מיוחד ולכן לגביהן לא יידרש תיאור אלגוריתם, אינו אלא המשך וביטוי נוסף של אותה מגמה.

הנקודה החשובה והמשותפת העולה מהמכלול היא שגם אם המימוש מובן-מאליו אין לכך כל משקל. בית-המשפט מסתפק בבדיקה טכנית האם הפירוט כולל תיאור מבנה שניתן לקשור אל הפונקציה והאם הוא מפורט דיו להנחת דעתו. כך הוא גם נהג בעניין Typhoon מלפני מספר חודשים, כשהגיע אמנם לתוצאה הפוכה לפיה התביעות תקפות, אך זאת מהטעם שהפירוט אכן הכיל תיאור מילולי של אלגוריתם.

יש לציין כי אף מבחינת מידת הפירוט הנדרשת, הניתוח אינו מתאפיין במשנה אנליטית סדורה וריגורוזית עם אמות-מידה מנחות מובהקות. ככל הנראה, אזכור סתמי של מונח גנרי או שם נרדף לרוב לא יצאו ידי חובה זו, בעוד שמנגד גם אין צורך בצירוף של שורות קוד מחשב, כפי שבית-המשפט שב והדגיש בהזדמנויות אחדות. לגבי כל מה שבאמצע, התשובה לוטה בערפל. כך למשל פירוק הפונקציה למספר קטן של תתי-פעולות או שלבי משנה עשוי לעיתים לעבור, אך לא תמיד. למה? כובע. גם בתוך המותב עצמו הדעות עשויות להיות חלוקות לעיתים, כפי שאירע בעניין Telcordia.

על כל אלה מתווספות חזקות פרשניות שונות שבית-המשפט מפעיל לגבי השימוש בביטוי "means" או העדרו: "חזקה בעד פונקציונליות" כל אימת שהמילה "means" מופיעה, הניתנת לסתירה כשהתביעה גם מפרטת את המבנה (Rembrandt, Chicago Board); וכן "חזקה נגד פונקציונליות" בכל מקרה אחר, שתוארה כ"חזקה חזקה" שאינה ניתנת להתגברות בנקל (Inventio). עם זאת לא מדובר במשימה בלתי אפשרית, כפי שמעיד עניין HTC v. IPCom שם הוחל פירוש פונקציונלי על הביטוי "arrangement for reactivating", כך שגם תביעות שהמילה "means" לא מופיעה בהן עלולות להיחשף לטיפול דומה בעתיד, כפי שנרמז לדעת פרופ' קראוץ' מהאמור בהחלטת Ergo.

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי שרון

שרון היא עורכת פטנטים ועורכת דין המתמחה בקניין רוחני במשרד G&A גלסברג, אפלבאום ושות'