פוסט אורח: תביעות פונקציונליות בפטנטים

(cc by-nc-sa efilpera)

פוסט אורח זה שנכתב על ידי שרון מוקדש לסקירה כללית על הנושא של תביעות פונקציונליות בפטנטים ויחס הדין הישראלי כלפיו, בעקבות ההחלטה העדכנית של ערכאת הערעור הפדראלית בארה"ב בעניין Ergo Licensing v. CareFusion 303 אשר תידון בהמשך ברשימה נפרדת פרי עטה של שרון.

תביעות פונקציונליות בפטנטים, או תביעות המוגבלות בתוצאה כפי שהן מכונות לעיתים בספרות המשפטית, היו ומוסיפות לעמוד במוקדן של התדיינויות משפטיות רבות עוד החל משנות ה-30 של המאה הקודמת לפחות, ודומה כי הנושא עודנו רחוק מהתבהרות והתייצבות.

ביטויים, מונחים או הגדרות הינם "פונקציונליים" שעה שהם באים לתאר רכיב מסוים שלא באמצעות מניית תכונותיו המבניות כי אם על-ידי התוצאה או ההשפעה התפקודית אותה הוא נועד להשיג.

סוגים שונים של ביטויים פונקציונאליים בתביעות הפטנט

הטיפוס השכיח של הגדרה פונקציונלית הוא זה המכונה "אמצעים-בתוספת-תפקוד" (Means-Plus-Function), על שום שלרוב הוא מכיל מילים אלו בנלווה לביטוי של תוצאה או תפקיד, לדוגמה:

"מעצור הידראולי… [ה]מצויד באמצעים המחברים את שני גשישי המעצור ומונעים את הבוכנה מלצאת מן הצילינדר אך אינם מפריעים לפעילותם התקינה של המעצורים" –

כנוסח התביעה הראשית המובא בתרגום חופשי בספרו של המלומד דניאל פריימן "פטנטים" (1979) ואשר נידון בהחלטת רשם הפטנטים בעניין בקשה לפטנט מס' 12869 (12.1.1961) – ככל הנראה הפעם המוקדמת ביותר בה נבחנה חוקיותן של תביעות פונקציונליות בדין הישראלי.

חשוב אולם להדגיש כי טיפוס זה של מינוח פונקציונלי אינו היחיד בנמצא, וכי גם ניסוחים שאינם נוקטים בהכרח בביטוי זה עשויים להיחשב לפונקציונליים, כעולה למשל מהחלטת הרשם בעניין התנגדות לבקשת פטנט מס' 33746 (4.11.1975), שם עורר הוא מיוזמתו את טענת הפונקציונליות, מכוח הסמכות הנתונה לו לפי סעיף 34 לחוק, ביחס לתביעה הראשית שנוסחה במקור כדלקמן:

"A pilferproof closure for containers having a threaded neck and a locking shoulder, said closure having a shell formed of thin ductile metal providing a top and a depending skirt which has an upper thread-bearing part for engagement with the threads of the container and a lower locking band part, said parts being separated from each other by a peripheral line of interrupted slits forming lances and bridges, with said locking band adapted to be turned under the shoulder on the container for locking therewith, said band having several spaced vertical lines of weakening formed therein which rupture or spread on removal of said closure to divide the locking band into segments between the ruptured vertical lines, which segments bend on the line of the bridges and are flared outwardly by the camming action of the locking shoulder of the container on removal of the entire closure." [הדגשה הוספה]

כפי שמסביר פריימן בלשונו התמציתית, מדובר על "סגר לבקבוקים הכולל טבעת תחתונה המיועדת להיקרע מגוף הסגר בעת פתיחתו ובכך נמנע זיוף תכולתו המקורית. המיוחד שבסגר לפי הבקשה הוא שהטבעת אינה מופרדת לגמרי מן הסגר בעת פתיחתו, אלא נקרעת למספר מקטעים היקפיים לאורך מספר קווי החלשה אנכיים, הנשארים מקושרים אליו אך נפתחים כלפי חוץ (כעלי השושן) בעברם על פני הכתף ההיקפית שבצוואר הבקבוק. היתרונות הנובעים הם קלות הפתיחה, מניעת פציעת האצבעות והאפשרות להשתמש בסגר לסגירה רגילה בלי להסיר כליל את שאריות הטבעת".  כלומר, התוצאה או הפונקציה המבוקשת היא היפתחות מקטעי טבעת הסגר בצורה דמוית פרח או שבשבת (כמתואר בחלק המודגש בציטוט לעיל).

פסק דין בעניין Hughes ותיקון החקיקה

דוגמה שלישית ואולי המפורסמת ביותר בהקשר זה הופיעה בפסק-דינו המנחה של בית-המשפט העליון בעניין ע"א 345/87 Hughes Aircraft Company נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(4) 45 (1990), שנסב על תביעת ההפרה נגד משרד הביטחון והחברה הזוכה במכרז מטעמו שהוגשה על-ידי אחת המתחרות שהפסידו בו. האמצאה נגעה להתקן תצוגה המקרין מידע טכני ואסטרטגי על שמשת תא הטייס תוך שימוש בטכניקת הולוגרמה, כשעיקר תרומתה היתה בהעתקת מקורות הלייזר אל נקודות שבעגה המקצועית מכונות "מיפתח יציאה/כניסה" ומתייחסות למיקומן המשוער של עין הטייס והטלתה האופטית מן העבר האחר של ההולוגרמה, בהתאמה, במטרה לפצות על עיוותים ציריים שהיו נחלת הידע הקודם. התביעה הראשית נוסחה בזו הלשון:

"A display system having a holographic lens constructed with two coherent sources, located relatively close to entrance and exit pupils thereof, and which deviates the axial ray coming from an object surface through an off-axis angle into an exit pupil and which has a focal surface with axial coma and axial astigmatism, said display system having first means along said axial ray between said object surface and said holographic lens to compensate said axial coma, and second means along said axial ray between said object surface and said holographic lens to compensate said axial astigmatism." [הדגשה הוספה]

לפי אחת מטענות ההגנה, שאף התקבלה בערכאה הנמוכה, במוצר המואשם לא התקיים רכיב "הקירבה היחסית בין המקורות למיפתחים" (החלק המודגש בציטוט לעיל) ולכן לא אירעה הפרה. בערעורה טענה בעלת הפטנט כי יש לפרש את המונח "קירבה יחסית" לא כתיאור מרחק גשמי כי אם כמונח פונקציונלי שמשמעותו "קרוב ככל שניתן במידה שמושגת יעילות אופטית בעזרת ההולוגרמה". אף שבית-המשפט דחה את הפירוש הפונקציונלי האמור, וקבע כי אין לקרוא לתוך התביעה תוצאה אשר אינה מפורשת בה, הדיון העקרוני המקיף שבפסק-הדין בסוגיית השימוש בהגדרה פונקציונלית ובמונחים יחסיים במסמכי פטנט – הגם שהינו בגדר אמרת-אגב לאור ביסוס ממצא ההפרה על דוקטרינת השוויון בעיקר האמצאה (Doctrine of Equivalence) – נחשב לגורם מכונן מבחינת שינוי הפרדיגמה בתחום סמוך לאחר מכן, שביטויו הסופי בתיקון החקיקה והוספת סעיף 13(ב), אשר בדומה לפסקה 6 של סעיף 35U.S.C. § 112 המצוי בחוק האמריקאי משנת 1952, קובע כי:

13. התביעות

(א) … .

(ב) ניתן לבטא בתביעה יסוד מיסודותיה של האמצאה כאמצעי או כצעד לעשיית פעולה מסויימת ואין צורך לפרט את המבנה, החומר או הפעולות הדרושות לעשייתה של אותה פעולה; רואים תביעה שבוטאה כאמור כאילו פורטו בה המבנה, החומר או הפעולות הנוגעות בדבר כפי שתוארו בפירוט.

בדברי ההסבר להצעת החוק המתקן נאמר:

"נתעורר ספק אם ניתן לאפיין תביעה, לפי האמור בסעיף זה, כאמצעי או כצעד לקראת פעולה מסוימת, היינו – שייאמר בה מה היא המטרה שניתן להשיג באמצעות האמצאה. למשל: קיצור הזמן הדרוש לעריכת חישובים מתימטיים (מבחן פונקציונלי). התיקון המוצע בא להסיר ספק זה."

הבעייתיות בתביעות פונקציונאליות

נשאלת השאלה, מדוע לכתחילה נתפסה ההגדרה הפונקציונלית כבעייתית?

התשובה לכך מיטיבה להתבהר כשבוחנים את הנושא במשקפי תיאוריית האמנה החברתית של דיני הקניין הרוחני, המסבירה את שיטת הפטנטים ככלי רגולטורי לתיקון כשל השוק העלול להיווצר שעה שמתאפשר ליצרנים מתחרים לנצל אמצאה מבלי שנשאו בעלויות הפיתוח שלה, כך שהשקעתו של היצרן המקורי הופכת בלתי כדאית בהעדר יכולת להשיבה או להפיק ממנה רווח, עקב הקושי הטבוע במרבית המקרים למנוע את חשיפת המידע והשימוש בו על-ידי אחרים מרגע הכניסה אל השוק. כלשון המלומד מאיר קוג'מן:

"לפי הסבר זה, הפטנט הוא התקשרות בין הממציא ובין הציבור, שעל פיה מוענק לממציא הגמול של המונופולין בתמורה להעשרת הציבור באמצאה שיש עמה תועלת. שיטת הפטנטים והענקת המונופול המוגבל מצדיקה דרישה לתמורה מהממציא בדמות גילוי מלא של פרטי האמצאה".

כלומר, זכות הפטנט מותנית בעמידה בתנאים, שאחד המרכזיים שבהם הוא חשיפת הידע בפני הציבור באופן שניתן יהיה לשחזר את האמצאה במדויק על-פי המידע שנמסר. דרישה זו של דיות התיאור (Sufficiency of Description/Enablement) מעוגנת בסעיף 12(א) לחוק:

12. הפירוט

(א) הפירוט יכלול שם שיש בו כדי לזהות את האמצאה, את תיאורה, עם שרטוטים לפי הצורך, וכן תיאור דרכי הביצוע של האמצאה שעל פיו יוכל בעל המקצוע לבצעה.

פועל יוצא מכך אפוא הוא כי, במילותיו של פריימן:

"אין לקבל פטנט על רעיון ערטילאי מבלי שהממציא יגבילו לאמצעים הדרושים להוצאתו מן הכח אל הפועל".

משמע, בלא יישום ממשי המניב את התוצאה או התפקודיות המבוקשת הלכה למעשה, אין גם אמצאה אלא רק הגיג שהוא בגדר משאלת לב, הצגת הבעיה ולא הפתרון לה.

תנאי נוסף וקשור הוא כי הממציא לא יקבל יותר מכפי שהעניק, היינו שהיקף ההגנה המוקנית לו מכוח הפטנט לא יחרוג אל מעבר למה שהומצא ותואר על-ידו, אלא יתוחם לתרומה הפרטנית אותה השיא למצבת הידע האנושי, שבגינה ועליה ניתנת לו הבלעדיות כתגמול. דרישה זו של סימוכין לתביעות (Support) מעוגנת בסעיף 13(א) לחוק:

13. התביעות

(א) הפירוט יסתיים בתביעה או בתביעות המגדירות את האמצאה ובלבד שכל תביעה כאמור תהא נובעת באופן סביר מהמתואר בפירוט.

בדומה, תקנת-משנה 20(א)(3) לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ"ח-1968, קובעת כי:

20. עריכת הפירוט

(א)        הפירוט יכלול את הנושאים הבאים כסדרם:

(1)        … ;

(2)        … ;

(3)        תביעה המגדירה את האמצאה בצורה תמציתית וברורה.

בהקשר זה נאמר בפסק-דין Hughes לעניין תביעות פונקציונליות:

"חשוב להבחין בין תוצאה שהיא מבחינת עיקרון חדש שטרם נודע לפני האמצאה, לבין תוצאה המשתייכת אל הידע שקדם לאמצאה. במקרה הראשון ייתכן ובעל האמצאה יוכל להגן על השגת התוצאה בכל דרך שהיא. במקרה השני תביעה כזו תיחשב לרחבה מדי. אם התוצאה עצמה איננה בגדר חידוש אלא היתה ידועה, במובן זה שהיא היתה בגדר מטרה רצויה אשר להשגתה שאפו, אין לתבוע זכות לגבי כל דרך אפשרית להשגתה אלא רק לגבי אותה דרך ספציפית שהיא החידוש אשר אליו הגיעו עתה."

נראה כי כלל זה צפוי לחול לשני הכיוונים – כשם שלא ניתן להפקיע מנחלת הכלל תוצאה או דרכי ביצוע ידועות לכשעצמן, כך גם אין להרחיב את המונופולין להשתרע על יישומים אחרים שאינם תחליפיים לאותה אמצאה (כלומר, שיש בהם התקדמות המצאתית לעומתה).

סיכומם של דברים, החשש המתעורר למול תביעות פונקציונליות הוא כפול: ראשית, במישור הדיות, שהתוצאה הנתבעת אינה מגובה בתיאור דרכי הגשמתה; שנית, במישור הגדרת האמצאה, שהתביעות הן חמדניות באשר הן משתרעות לכאורה על כל הדרכים האפשריות להגשמת התוצאה, בין ידועות ובין כאלו שעוד טרם הומצאו.

הפתרון – כלל פרשני דווקני למונחים פונקציונאליים בתביעות

כאמור לעיל, המענה לשני חששות אלו נמצא בדמות הכלל הפרשני המעוגן בסעיף 13(ב) לחוק, לפיו יראו את התביעה הפונקציונלית כחלה על כל האמצעים שתוארו בפירוט להשגת התוצאה או התפקודיות המבוקשת, ורק עליהם. כדברי בית-המשפט בפרשת Hughes:

"תביעה בפטנט יכול ותהיה מוגדרת על פי השגתה של תוצאה מסויימת. אולם החשש מרוחב יתר ומעמימותו של הפטנט מחייבת, במקרה כזה, הגדרה ברורה של התוצאה המוגנת בתביעות, וגילוי מידע מספיק בפירוט הפטנט באופן שיאפשר לאיש המקצוע לדעת אם הוא נמצא בתחומו של הפטנט מבלי שיידרש ליותר מניסויים פשוטים, שאין בהם צעד אמצאתי."

נראה שמכאן גם בפרט נובע כי אם אין הפירוט כולל כל תיאור של אמצעים כאלו, אזי הדרישה לסימוכין אינה מתקיימת, בנוסף כמובן לאי מילויה של הדרישה לדיות התיאור. בהקשר זה הובעה אמנם דעה שונה בעניין ע"ש (מח' ת"א) 598/93 שוניה רוזנטל נ' רשם הפטנטים (לא פורסם, 21.11.1996), בפסקה 7ג לפסק-הדין:

"הרשם מצביע על-כך שהמערער הסתפק בפירוט הרצוי, והתביעה אינה נובעת מהמתואר בפירוט. משום כך היה זה בעיניו "מקרה קלאסי של תביעה חמדנית". אינני סבור שמסקנה זו מדוייקת. המסקנה בדבר היותן של תביעות חמדניות קשורה בתיאור.

אלא שכאן, התיאור אינו אלא רעיון כללי ללא הסבר באשר לדרך ביצוע (ראה הדיון לעיל, בענין סעיף 12 לחוק). הכיצד ניתן להסיק שהתביעה מתיימרת להקיף תחום רחב מאשר האמור בתיאור, כאשר אין אתה יודע כלל מה נאמר באותו תיאור?"

ברם, דומה שתמיהה זו אין לה מקום – הן משום שתביעה לדבר שלא תואר היא, בהגדרה, רחבה יתר על המידה; והן משום שבהקשר של תביעות פונקציונליות, המסקנה הנרמזת ממנה כביכול הללו ינבעו באופן סביר מהמתואר בפירוט אף כשלא נזכרים בו כל אמצעים שהם לעשיית הפעולה, מובילה לסתירה או למצער למעגל שוטה למול ההפניה בסעיף 13(ב) חזרה אל התיאור לצורך פירושן. ניתן לשער כי קושי לוגי זה הטריד פחות את בית-המשפט על רקע העובדה שדרישה זו מצטברת על (אם לא אפילו נבלעת על-ידי) דרישת הדיות, כך שדי היה באי-התקיימות האחרונה כדי לשלול את הכשירות לפטנט.

כמובן, יש לזכור כי נכון לעתה הוראה זו שבסעיף 13(ב) טרם עמדה למבחן ועל מלוא משמעותה ודקויותיה עוד נתכנו עלילות בפסיקת בתי המשפט והחלטות הרשם לעתיד לבוא.

למען שלמות התמונה יצוין עוד כי מבחינה היסטורית, ההלכה שנקבעה בתחילה לעניין זה (בהחלטה בבקשה 12869 הנזכרת לעיל), כסיכומה אצל פריימן, היתה כי:

"תביעה המגדירה רק פתרון של בעיה "בכל האמצעים" המתאימים לכך – פסולה אלא אם כן זוהו בה לפחות המאפיינים או התכונות של אמצעים שנבחרו או הותאמו במיוחד למטרה זו".

בהמשך (בהחלטה בהתנגדות לבקשה 33746 דלעיל) היא עודנה מעט באופן הבא, כניסוחו של פריימן:

"מותר – לפעמים אפילו רצוי – להשתמש בביטויי-תוצאה או השפעה, ובלבד שמשמעותם המדויקת נהירה למי שמצוי בשטח בו נעשתה האמצאה; אך לא לגבי התכונה החיונית והחדשה שבה."

במילים אחרות, כמילותיו של הרשם י' צור בהחלטת רשם נוספת בפרשת פטנט מס' 33746 – התנגדות לבקשת פטנט מס' 33746 (25.12.1977):

"לא כל תביעה פונקציונלית פסולה אלא רק תביעה שבנקודת החידוש שבה משתמשים בהגדרה פונקציונלית."

כלל זה עוד הספיק להיאכף כלשונו וכדברו בהחלטת רשם נוספת שנים מספר לאחר מכן, בעניין בקשת פטנט מס' 65119 (7.3.1985).

המפנה המשמעותי אירע בתקופת הביניים שלאחר מתן פסק-דין Hughes ועובר לפרסום הצעת החוק המתקן להוספת סעיף 13(ב), אז ניתנה החלטת הרשם האחרונה בנושא, בעניין בקשת פטנט מס' 85330 (29.7.1993), כשבתום דיון מקיף וממצה בסוגיה הוכרז:

"לאור פסק הדין Hughes יש לראות את ההלכה בנוגע לתביעות פונקציונליות מכל סוג, בנקודת החידוש ואחרת, שנקבעה בעקבות החלטות קודמי ושנזכרו לעיל, כבטלה ומבוטלת. מזה נובע כי בעקרון יש לראות [] תביעה פונקציונלית, בין אם בנקודת החידוש ובין אם היא אחרת, בין אם המצאת קומבינציה ובין אם היא לא המצאת קומבינציה, כתביעה כשירת פטנט." [ההדגשה במקור]

המעניין הוא כי חרף מורת רוח גלויה שמבטא הרשם בהחלטה כלפי גישה זו תוך הבעת אהדה להלכה הישנה ולרציונלים מאחוריה, הוא ראה עצמו אנוס לעקוב אחר אותו חלק של פסק-הדין שנתפס בעיניו כמחייב ולא כאמרת-אגב – אף שכאמור לעיל ההיפך הוא הנכון. עם זאת הרשם היה ער גם למגבלות שנקבעו בפסק-הדין על אישור תביעות פונקציונליות וחתם את ההחלטה בהצהרת כוונות לטפל בכך בעתיד במסגרת הנחיות מתאימות. כך או כך, עם כניסת התיקון לתוקף בשנת 1995 נסתם הגולל באופן סופי על נקודה זו.

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי שרון

שרון היא עורכת פטנטים ועורכת דין המתמחה בקניין רוחני במשרד G&A גלסברג, אפלבאום ושות'