פס"ד בארה"ב: כשירות נושאית לפטנט – מבחן גס לשימוש רק במקרים מובהקים

(cc by digitalbob8)

על אף שבית המשפט העליון האמריקאי דן לאחרונה בסוגיה של כשירות נושאית לרישום לפטנט בשתי הזדמנויות שונות (עניין פרומיתיאוס, שם נקבע ששיטת דיאגנוסיטקה אינה כשירה לפטנט ובעניין בילסקי, שם נקבע ששיטה לגידור סיכונים אינה כשירה לפטנט), ערכאת הערעור הפדראלית ממשיכה להיות חלוקה בתוך עצמה בסוגיה. הפעם במרכז הדיון עמדה אמצאה מבוססת מחשב הנוגעת לחיי המסחר. על פי האמצאה שני צדדים המבצעים עסקה נעזרים בצד שלישי בכדי להקטין את הסיכון שאחד הצדדים לא יעביר את התשלום המגיע לו. בית המשפט קבע, בדעת רוב, כי הסטנדרט אותו יש לבחון לשאלת הכשירות הנושאית הינו סטנדרט מקל ביותר.

דעת הרוב הזכירה כי רעיונות מופשטים אינם זכאים להגנה. עם זאת, נקבע כי קו הגבול בין רעיונות מופשטים לבין אמצאות כשירות לפטנט הינו עמום ומטושטש:

"The majority's "nothing more than" limitation: In reversing the district court, the majority focused on the "abstract ideas" exception to patent eligible subject matter. Examing the concept of "abstract ideas," the majority concluded that despite substantial precedent and commentary, its meaning remains unclear and its boundary elusive. There is, of course, some guidance in the precedent, notably the machine or transformation test and concerns about preempting an entire field of innovation. There are also computer-specific opinions, which the majority distilled down into the rule that "a claim that is drawn to a specific way of doing something with a computer is likely to be patent eligible whereas a claim to nothing more than the idea of doing that thing on a computer may not." Slip Op. at 18 (emphasis in original). But even this rule allows for "great uncertainty" as to the meaning of "abstract ideas.""

נוכח טישטוש זה, נקבע, יש ליתן לבעלי האמצאות להנות מן הספק, מקום הוא מתעורר, בדבר שאלת הכשירות הנושאית. אוסיף על כך אני, כי ממילא מסננות אחרות – דוגמת אלו של החדשנות וההתקדמות ההמצאתית – צפויות לסייע לעניינים אלה.

עוד הודגש כי זכות הפטנט נועדה למנוע שימוש באמצאות וזאת למטרת קידום הידע והחדשנות, כפי שנקבע בחוקה האמריקאית. משכך, הובהר, זכות הפטנט, בהגדרתה מונעת – pre-empts – מאחרים לעשות שימוש באמצאה. מבחן המניעה, שנקבע לראשונה בפסק הדין בעניין בנסון, מוסבר על ידי בית המשפט כנועד למנוע סגירה של תחום חדשנות שלם, להבדיל מהגבלה על אמצאה מסוימת. בשל חשיבות אמירות אלה, אביא אותן במלואן:

Our Constitution gave Congress the power to establish a patent system “[t]o promote the Progress of Science and useful Arts . . . .” U.S. Const. art. I, § 8, cl. 8. The patent system is thus intended to foster, not foreclose, innovation. See id. While every inventor is granted the right to exclude, or “pre-empt,” others from practicing his or her claimed invention, no one is entitled to claim an exclusive right to a fundamental truth or disembodied concept that would foreclose every future innovation in that art. See Morse, 56 U.S. at 112-13. As the Supreme Court has “repeatedly emphasized . . . patent law [must] not inhibit further discovery by improperly tying up the future use of laws of nature.” Prometheus, 132 S. Ct. at 1301. “[T]here is a danger that grant of patents that tie up [laws of nature, physical phenomena, and abstract ideas] will inhibit future innovation premised upon them, a danger that becomes acute when a patented process amounts to no more than an instruction to ‘apply the natural law,’ or otherwise forecloses more future invention than the underlying discovery could reasonably justify.” Id. (emphasis added); see also Benson, 409 U.S. at 68 (“Here the ‘process’ claim is so abstract and sweeping as to cover both known and unknown uses of the BCD to pure binary conversion.” (emphasis added)). Thus, the essential concern is not preemption, per se, but the extent to which preemption results in the foreclosure of innovation. Claims that are directed to no more than a fundamental truth and foreclose, rather than foster, future innovation are not directed to patent eligible subject matter under § 101. No one can claim the exclusive right to all future inventions. Morse, 56 U.S. at 112-13; Benson, 409 U.S. at 68.
בבחינת כשירות האמצאה, נקבע, יש לבחון את לשון התביעה עצמה, על מכלול הלימיטציות הגלומות בה, ולא לנסות וליצור פארפרזה אבסטרקטית שלה (כפי שנעשה, כזכור, בעניין סייברסורס).
דעת הרוב הוסיפה והבהירה – אין לראות בתביעה כמכוונת לאמצאה שאינה כשירה לפטנט אלא במקרים בהם הדבר ברור על פניו (manifestly evident). רק כאשר התביעה לא תכלול דבר אלא אמת בסיסית או קונספט חסר מימוש – היא תחשב כתביעה לאמצאה שאינה כשירה לפטנט. בפרט, די בלימיטציה כלשהי הקושרת את התביעה למימוש של רעיון בכדי להותיר את התביעה ככזו הכשירה לרישום כפטנט.
ביישום כלל חדש זה על המקרה הפרטני, נקבע, כי התביעה כוללת אלמנטים הקשורים למחשבים ואשר יש להם משמעות מהותית בביצוע האמצאה. עוד נקבע, כי התביעות מוגבלות למימוש פרטני של הקונספט הכללי של שימוש בצד שלישי בכדי לסייע במימוש עסקה בין שני צדדים.

דעת המיעוט

דעת המיעוט, אותה הביעה השופט פרוסט, גרסה אחרת. לשיטתו, מדובר באמצאה שהיא אינה אלא רעיון מופשט. עוד הוסיף השופט פרוסט – ונראה לי שאין ספק שהוא צודק – כי המצב הנוכחי מקשה על הציבור שכן יש קושי אמיתי בלזהות במה נבדלים התקדימים השונים שבהם נקבע כי האמצאות אינן כשירות לפטנט (הוא מפנה לתיקים בעניין בנסון, בילסקי, פרומיתיאוס ודילירטרק. כמובן שהוא אינו מפנה לתיקים אחרים דוגמת בעניין Hulu, שבהם דווקא ניתנו פטנטים על אמצאות שנראות גם הן דומות לעניין כאן).
 בהערת אגב, מבהיר השופט פרוסט כי אף מתנגד לאישור של תביעה ביחס למדיית תוכנה, אך כיוון שהעניין לא נדון בדעת הרוב, הוא לא מפרש את עמדתו. נסביר רק שהכוונה היא לתביעות המכונות בוירגארד התובעות מדייה הנקראת על ידי מחשב הכוללת הוראות למעבד לבצע פעולות מסוימות, והיא המימוש הטהור ביותר של מה שמכונה פטנטים על תוכנה.

((CLS Bank International v. Alice Corporation Pty. Ltd. (Fed. Cir. 2012)

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.