פסיקה: הפרה תורמת אינה דורשת קיומה של הפרה ישירה

ערכאת הערעור הפדראלית נדרשה לדון, בהרכב מלא, בשני תיקים שנגעו לסוגיה של הפרה במשותף (Joint Infringement). בשני המקרים, Akamia ו-McKesson, אף שכל הצעדים של תביעות הפטנט בוצעו, נקבע כי לא בוצעה הפרת פטנט. הסיבה לקביעה זו היתה שהצעדים בוצעו על ידי מספר גופים, כאשר נקבע שלא היה אחד אשר שלט והנחה את כל התהליך. התוצאה היתה שהיכולת לעקוף תביעות פטנט מסוג זה היתה קלה במיוחד, אלא אם עורך הפטנטים ניסח את התביעות בצורה שתתייחס לשחקן אחד מיני רבים.

בדיון הנוסף, בהרכב מלא שאינו כבול לתקדימים הקודמים של אותה ערכאה, דעת הרוב החליטה שלא להחליט בסוגיה שהובאה לפתחה. במקום להתייחס לסוגיה של הפרה במשותף, בית המשפט בחן את הסוגיה של הפרה תורמת לפי סעיף 271(b) וקבע כי במקרים מעין אלה לבעלי הפטנטים יהיה מזור באמצעות הגשת תביעה כנגד מי שגרם להפרה. ברוב דחוק של 6 נגד 5, נקבעה הלכה חדשה שספק אם תעמוד ללא בחינה מחודשת של בית המשפט העליון.

סעיף 271(b) קובע סוג מסוים של הפרה עקיפה של פטנט:

Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

התקדימים הקודמים של ערכאת הערעור קבעו כי בכדי להראות שהתקיימה הפרה עקיפה מסוג זה יש להוכיח מספר אלמנטים: הראשון, קיומה של הפרה ישירה על ידי גוף כלשהו; השני, המפר העקיף פעל בצורה אקטיבית לעודד את הפרת הפטנט;  והשלישי, כי המפר העקיף היה מודע לקיומו של הפטנט (ראו והשוו קביעות בית המשפט העליון הישראלי בדבר הפרה תורמת בדיני זכויות יוצרים). עתה, דעת הרוב הגמישה את הדרישות וקבעה שדי בכך שכל הצעדים המוגנים בפטנט מבוצעים וכי המפר העקיף מעודד את ביצועם. לשם כך, די יהיה להראות, למשל, שהמפר העקיף ביצע חלק מהצעדים בעצמו ועודד אחרים לבצע את יתרת הצעדים המוגנים בפטנט.

כלומר, במצב כזה, אשר לכאורה ועל פי התקדימים הקיימים, אין הפרה ישירה של הפטנט, ישנה עדיין הפרה עקיפה. כלל יסוד מושרש הוא שאין הפרה עקיפה בהעדר הפרה ישירה. דעת הרוב מסבירה איך היא מיישבת בין שתי הקביעות הסותרות לכאורה:

Requiring proof that there has been direct infringement as a predicate for induced infringement is not the same as requiring proof that a single party would be liable as a direct infringer. If a party has knowingly induced others to commit the acts necessary to infringe the plaintiff’s patent and those others commit those acts, there is no reason to immunize the inducer from liability for indirect infringement simply because the parties have structured their conduct so that no single defendant has committed all the acts necessary to give rise to liability for direct infringement.

 לטעמי, מדובר בטעות משפטית שכן אם קיימת הפרה ישירה חייב להיות מי שחב בגינה (אף אם הוא לא מוצא עצמו כנתבע, כפי שקורה פעמים רבות במקרה שבו המפר הישיר הוא לקוח הקצה).

כלומר, עתה, בכדי שתתקיים הפרה עקיפה יש להראות קיומם של מספר אלמנטים: הראשון, שכל הלימיטציות מוגנות הפטנט (הצעדים) הופרו; השני, שהמפר פעל בצורה אקטיבית לעודד את ביצוע הלימיטציות; והשלישי, שהמפר העקיף היה מודע לקיומו של פטנט.

לאחר קביעה זו, נראה כי מצבם של בעלי הפטנטים שנוסחו בצורה בעייתית השתפר. עתה, הם יוכלו, אולי, להיפרע ממי שמעודד את ביצוע כל הצעדים מוגני הפטנט. עם זאת, עומדת בפניהם משוכה לא קלה: בניגוד להפרה ישירה שהיא עוולה של אחריות קפידה – כלומר נעדרת כל דרישה של יסוד נפשי – הפרה עקיפה מסוג זה דורשת הוכחה אודות היסוד הנפשי. בפרט, יש להראות שהמפר העקיף היה מודע לקיומו של פטנט או לכל הפחות עצם עיניו לאפשרות זו.

((Akamai Tech. v. Limelight Networks (Fed. Cir. 2012) (En Banc)

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.