הודעת הסתלקות מיותרת: טעות שלא ניתן לתקן בהנפקה מחדש של פטנט אמריקאי

תחת הדין האמריקאי, לאחר שפטנט ניתן ישנה אפשרות לבצע הנפקה מחדש של הפטנט (reissue) וזאת בכדי לתקן טעויות שהתרחשו בעת הרישום. הנפקה מחדש מאפשרת אפילו להרחיב את היקף המונופולין של הפטנט, וזאת בתנאי שהבקשה מוגשת בתוך שנתיים מיום מתן הפטנט.
עם זאת, לא כל טעות ניתנת לתיקון באמצעות הנפקה מחודשת, כפי שימאצאקי למד על בשרו. בתחילת תהליך הרישום הוגשה הודעת הסתלקות – terminal disclaimer – אשר במסגרתה ויתור בעל הפטנט על חלק מתקופתו כך שהוא יפוג ביחד עם פטנט אחר, קודם (פטנט ארה"ב 4,581,476). עם זאת, לאחר תיקון משמעותי בתביעות, הוגשה עתירה לביטול הודעת ההסתלקות. בטרם משרד הפטנטים התייחס לעתירה, ניתן אישור לרישום הפטנט, דמי ההנפקה שולמו, והפטנט ניתן (פטנט ארה"ב 6,180,991). או אז קבע משרד הפטנטים כי לאחר שהפטנט כבר ניתן, אין אפשרות לבטל את הודעת ההסתלקות. במקרה הקונקרטי הזה, ההבדל הוא עצום: במקום שהפטנט יפוג בשנת 2003, ביטול הודעת ההסתלקות יאפשר לפטנט לפוג רק בשנת 2018.
בשנת 2004, הגיש ימאצאקי בקשה להנפקה מחדש ובה ביקש לתקן את הפטנט כך שהודעת ההסתלקות תבוטל. גם בקשה זו טופלה בעצלתיים ובשנת 2007 נדחתה. ערעור שהוגש נדחה וימאצאקי נאלץ לפנות לערכאת הערעור של בית המשפט הפדראלי. ערכאה זו קבעה כי אין ביכולתה לסייע. הוראת סעיף 251, המאפשרת הגשת בקשה להנפקה מחדש, קובעת כי הפטנט החדש יונפק לתקופה שנותרה לפטנט המקורי, ואילו סעיף 253 קובע כי הודעת ההסתלקות נכללת בתוך תקופת המונופול של הפטנט המקורי. שילוב שתי הוראות אלו, קבעה ערכאת הערעור, מלמדת כי בקשה להנפקת פטנט מחדש אינה מאפשרת להאריך את תקופת הפטנט באמצעות ביטול הודעת הסתלקות.
המסקנה היא שבקשה להנפקה מחדש מאפשרת לבצע דברים רבים. ניתן לתקן שגיאות בניסוח תביעות הפטנט, ואף שגיאות המצמצמות את המונופולין ללא הצדקה. עם זאת, התיקון לא יוכל לשנות את תקופת הפטנט שניתנה.
((In re Yamazaki (Fed. Cir. 2011)

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.