כללי ברירת הדין ב-AIA והחרפת בעיית הפרוביזיונאל

(cc by-nc-sa Jack Snell "Snappy Jack")

רפורמת הפטנטים האמריקאית נועדה בראש ובראשונה, כך מספרים לנו, לבטל את עיקרון first to invent ולהתאים את השיטה האמריקאית לשיטה הנהוגה בשאר העולם לפיה ידו של מבקש הפטנט הראשון היא על העליונה. שינוי משמעותי זה בא לידי ביטוי בהגדרת הידע הקודם שלאורו נבחנות שאלות החדשנות וההתקדמות ההמצאתית של האמצאה בגינה מתבקש פטנט. אלא, ששינוי מעין זה אינו יכול לחול רטרואקטיבית באשר יהיה בו כדי לפגוע בזכויותיהם של מי שכבר הגישו את בקשתם בעבר. כנהוג בעניינים שכאלה, הרפורמה, אשר עוגנה בחוק המוכנה America Invents Act, קובעת כללי ברירת דין עבור בקשות פטנט ופטנטים, אשר קובעים האם חל על בקשת פטנט פלונית הדין החדש או שמא הדין הישן. כללים אלא, כפי שאבקש להראות, עשויים להחריף את הבעיה הקיימת למי שמגיש בקשות פטנט מסוג פרוביזיונאל במידה ובהגשת בקשת הפטנט המלאה יתווסף חומר נוסף שלא נכלל בבקשה הארעית.

סעיף 3 לחוק AIA שכותרו First Inventor to File, מגדיר מחדש את מהו ידע קודם המשמש לשם שלילת החדשנות וההתקדמות ההמצאתית של בקשת הפטנט. תחת הדין הישן, סעיף 102 הגדיר מספר סוגים של פריטי ידע קודם. סעיף 102(a) התייחס לידע שקדם למועד ההמצאה על ידי מבקש הפטנט. סעיף זה היה מרכז השיטה הישנה, ולאורו היה צורך לבחון לא רק את מועד הגשת בקשת הפטנט אלא גם את מועד ההמצאה. סעיף 102(b), לעומתו, התייחס למועד הגשת הבקשה וקבע כי פרסום שנעשה שנה קודם להגשת הבקשה מהווה ידע קודם. סעיף זה הוסיף וקבע כי שימוש פומבי באמצאה ואף מכירתה מהווים אף הם "ידע קודם" ובלבד שהדבר נעשה בארה"ב. החוק החדש הגדיר מחדש כללים אלו. סעיף 102(a) מתייחס אך למועד הגשת בקשת הפטנט ולא למועד ההמצאה עצמה. בסעיף 102(a)(1) נקבע כי כל במידה וההמצאה היתה נגישה לציבור קודם להגשת הבקשה לפטנט, בין אם בפרסום, מכירה, שימוש פומבי ובין אם בדרך אחרת, הרי שהאמצה אינה חדשה עוד. חריג בולט אחד לכלל זה נוגע לתקופת החסד בת השנה שהדין האמריקאי ממשיך להעניק. אלא שכעת היא נוגעת אך לפרסום שנבע ממבקש הפטנט או פרסומים שהתרחשו לאחר פרסום כאמור. סעיף 102(a)(2) קובע יחס בין בקשות פטנט כך שבקשה שהוגשה קודם לבקשה נשוא הבחינה תהווה ידע קודם אף אם הראשונה פורסמה בטרם האחרונה הוגשה. עוד ראוי לציין כי החוק החדש ביטל את דוקטרינת הילמר, אשר לאור נוסחו הקודם של סעיף 102, אפשרה להתייחס לבקשות פטנט שפורסמו לאחר הגשת הבקשה רק כידע קודם ממועד ההגשה שלהן בארה"ב אף אם הן תבעו דין קדימה מבקשות זרות בעלות תאריך קודם.

כפי שניתן להתרשם, השינוי של ה-AIA הגדיל אפקטיבית את מאגר הפריטים שעשויים לשלול חדשנות והתקדמות המצאתית. כך, לאחר כניסתו לתוקף, אין עוד אפשרות להצהיר על מועד המצאה קודם לפריט ידע קודם. כך, עתה ניתן להשתמש כנגד האמצאה גם בשימוש מסחרי ומכירה שבוצעו מחוץ לתחומי ארה"ב. כך, בקשת פטנט שפורסמה לאחר הגשת הבקשה עשויה להיחשב כידע קודם ממועד מוקדם יותר מבעבר. כך, פרסומים שהתרחשו בשנה שקדמה להגשת הבקשה עשויים לשמש לתקיפת בקשת הפטנט.

כיוון שכך, השאלה אילו כללים חלים – הישנים או החדשים – הינה שאלה חשובה שהתשובה עליה עשויה לחרוץ את גורלה של בקשת הפטנט לשבט או לחסד. סעיף 3 ל-AIA קובע את תחולתו בסעיף קטן (n) הנוקט בלשון זו:

(n) Effective Date-

(1) IN GENERAL- Except as otherwise provided in this section, the amendments made by this section shall take effect upon the expiration of the 18-month period beginning on the date of the enactment of this Act, and shall apply to any application for patent, and to any patent issuing thereon, that contains or contained at any time–

(A) a claim to a claimed invention that has an effective filing date as defined in section 100(i) of title 35, United States Code, that is on or after the effective date described in this paragraph; or

(B) a specific reference under section 120, 121, or 365(c) of title 35, United States Code, to any patent or application that contains or contained at any time such a claim.

(2) INTERFERING PATENTS- The provisions of sections 102(g), 135, and 291 of title 35, United States Code, as in effect on the day before the effective date set forth in paragraph (1) of this subsection, shall apply to each claim of an application for patent, and any patent issued thereon, for which the amendments made by this section also apply, if such application or patent contains or contained at any time–

(A) a claim to an invention having an effective filing date as defined in section 100(i) of title 35, United States Code, that occurs before the effective date set forth in paragraph (1) of this subsection; or

(B) a specific reference under section 120, 121, or 365(c) of title 35, United States Code, to any patent or application that contains or contained at any time such a claim.

בתמצית, הכלל מבקש להבחין בין בקשות שהוגשו לפני ואחרי המועד הקובע – 18 חודשים לאחר חקיקת החוק. קרי, ביום 16.03.2013. אלא, שכידוע לעוסקים במלאכה, מועד הגשת הבקשה אינו חזות הכל ופעמים רבות מדובר בבקשה שזוכה להינות מתאריך קודם, למשל עקב היותה בקשת המשך או חלוקה מבקשה קודמת או כתוצאה מתביעת דין קדימה מכוחה של אמנת פריס. כיוון שכך, הכלל קובע כי בקשה אשר תובעת באחת מתביעותיה אמצאה שהתאריך המיוחס לה הינו לאחר המועד הקובע תהיה כפופה לדין החדש. למעשה, הכלל אף מגדיל לעשות וקובע כי במידה והבקשה אי פעם היתה כפופה לדין החדש היא תיוותר כפופה לו, ואף ביטול תביעה שכזו לא יועיל למבקש הפטנט בכדי להשיב את הגלגל לאחור.

נסביר. דוקטור בראון מגיש בקשת פטנט ביום 1.01.2013 ובה הוא מתאר את אמצאתו – מכונת זמן הפועלת במהירות 88 מייל בשעה. ביום 1.01.2014, דוק מגיש בקשת נוספת המתבססת על הבקשה המקורית ובה הוא מוסיף כי המכונה מורכבת על גבי מכונית מעופפת, ובכך מאפשרת להגיע למהירות הרצויה מבלי קשר לתוואי השטח. על פניו, הבקשה החדשה זוכה להינות מתאריך הבקשה המקורית אשר קודם למועד הקובע, ומשכך צפוי שהדין הישן יחול עליה. אלא, שדוק בראון לא הוסיף את המידע האמור לשווא והוא אף כלל תביעה המתייחסת לעניין זה. תביעה בודדת זו אינה זוכה להינות מתאריך הבקשה המקורית. כיוון שכך, בקשת הפטנט השנייה כולה כפופה לדין החדש. תביעות אחרות המופיעות בבקשת הפטנט השנייה ואשר זוכות להינות מהתאריך הקודם – אף הן כפופות לדין החדש ופריטי ידע קודם נוספים, דוגמת שימושים פומביים מחוץ לארה"ב והמצאות של אחרים שנעשו לאחר מועד ההמצאה המקורי של דוק בראון, עשויים לשמש כנגדן.

כאעשר דוק בראון מגלה את גודל הטעות, הוא עשוי לבקש לתקן אותה. הוא עשוי לבקש למחוק את התביעה הנוספת – אך הדבר לא יועיל לו, שכן על פי כללי ברירת הדין – בקשה זו תמשיך להיות כפופה לדין החדש אף לאחר מחיקת התביעה האמורה. עוד נבהיר שאף בקשה שנסמכת על הבקשה השנייה תהיה אף היא כפופה לדין החדש וזאת אף אם היא אינה כוללת תביעה שכזו. כלומר, כל תת-המשפחה הנסמכת על בקשת הפטנט השנייה יהיה כפוף לדין החדש.

כפי שניתן להיווכח, חרף העובדה שקיימת בקשת פטנט בעלת תאריך קודם למועד הקובע, הבקשה שנסמכת עליה תהיה כפופה לדין החדש והבעייתי יותר. בעיה זו מחריפה כאשר אנו מתייחסים לבקשות פטנט ארעיות. כך, אם הבקשה המקורית הינה בקשה ארעית, שיתכן שלא כללה את כל המידע שהיה עליה לכלול, בקשה הנסמכת עליה לא תוכל להינות מהתאריך שלה. מלבד איבוד תאריך זה והכללתו של ידע קודם נוסף שנצבר בעולם מאז הגשת הבקשה הארעית ועד הגשת הבקשה המלאה, תופעה נוספת שתיווצר הינה הכפפת הבקשה המלאה לסט כללים שונה ובעייתי יותר כך שמידע שקודם לכן לא היה בבחינת ידע קודם – דוגמת מכירות ושימוש פומבי שבוצעו בישראל – יוכלו לשמש כנגד מבקש הפטנט.

לסיכום, בקשה הנבחנית לאור הכללים הקבועים בחוק הישן זוכה למאגר פריטי ידע קודם מצומצם יותר בהשוואה לכללים החדשים. כיוון שכך, כללי ברירת הדינים שנקבעו ברפורמת הפטנטים הינם כללים חשובים שיש להיות ערים אליהם. מי שהגיש בקשה ארעית בשנה שקדמה למועד הקובע עשוי לרצות לוודא כי בעת הגשת הבקשה המלאה הוא אינו כולל בשגגה חומר חדש שכן עשויות להיות לפעולה שכזו השלכות קשות. לעיתים, ובמידה והבקשה הארעית לא נערכה כדבעי על ידי עורך פטנטים, יתכן שלא יהיה ניתן להתמחק מכך, ובעל האמצאה לא יוכל להינות מהעובדה שהגיש את הבקשה הארעית בטרם המועד הקובע.

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.