קישורים ממונים בגוגל, סימני מסחר ושימוש אמת

MagicLogo1האם שימוש בסימן מסחר של אחר במסגרת קישור ממומן (AdWord) מפר את זכויותיו של בעל סימן המסחר הרשום? שאלה זו עלתה לדיון בפסיקה לאחרונה במספר הזדמנויות. כזכור, בפרשת "מתאים לי" נקבע כי שימוש בסימן המסחר לשם ביצוע ההתאמה בין פרסומת לבין שאליתת החיפוש של המשתמש אינו מהווה הפרה של סימן מסחר רשום. בפרשת ד"ר מוסקונה אותה קביעה אומצה גם ביחס לשימוש בשמו של אדם, ונקבע כי שימוש בשמו של המתחרה "מאחורי הקלעים" מותר גם מותר. עתה, הובאה לפתחו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו סוגיה דומה. חברת פאיירפלי (firefly) הינה חברה המפתחת תוכנה המסבה באופן אוטומטי תוכנה שפותחה באמצעות מערכת מג'יק לסביבת הפיתוח של מייקרוסופט – סביבת דוט נט. החברה עשתה שימוש בקישורים ממומנים בגוגל אשר הסתמכו על המונח "Magic", וכן מספר מונחים נוספים (eDeveloper ו-UniPaas) הקשורים במערכת מג'יק. בפרט, הסימן Magic נרשם כסימן מסחר השייך לבעלת הפלטפורמה ההיא.

כאשר בעלת הפלטפורמה גילתה אודות השימוש, היא פנתה לגוגל וביקשה, במסגרת נוהל הודעה והסרה של גוגל, כי הפרסומות מפרות את זכויותיה הקנייניות – הן הרשומות (במונח Magic) והן הבלתי רשומות (בשני המונחים הנוספים) – ומשום כך דרשה את הפסקת השימוש. גוגל נענתה לדרישה. חברת פאיירפליי שסברה שאין כל פגם במעשיה, פנתה לבית המשפט בבקשה לסעד הצהרתי מהיר שיקבע כי אין כל הפרה במעשיה וכן דרשה שהחברה תודיע לגוגל כי יש להשיב את הפרסומות שהוסרו.

שימוש אמת

סעיף 47 לפקודת סימני מסחר קובע:

רישום לפי פקודה זו לא ימנע אדם מהשתמש שימוש אמת בשמו או בשם עסקו, או בשמו הגאוגרפי של מקום עסקו, שלו או של קודמיו בעסק, או מהשתמש בהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין שלו.

מדובר בחריג לכלל האוסר שימוש בסימן מסחר רשום. על פי חריג זה, ניתן להשתמש בסימן מסחר אם השימוש הוא שימוש "אמת", שכן מטרת סימני המסחר אינה לפגוע בתחרות אלא לאסור שימוש שיהיה בו כדי להטעות ובכך להבטיח מסחר הוגן. הסימן נועד לאפשר לצרכנים לזהות את מקור הטובין. כיוון שכך, סימן המסחר אינו מונע מאדם להשתמש בשם העסק שלו, לציין את מיקומו הגיאוגרפי או להתייחס למהות המוצר עצמו. עם זאת, אין מדובר בהיתר גורף לעשות שימוש בסימן אלא אך בשימוש שהוא "הכרחי ואינו חורג מהנדרש באופן סביר והוגן לשם תיאור וזיהוי השירות או הטובין המוצעים לצרכנים" (ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט (נבו, 26.09.2004)). יש גם לבחון האם הצרכן עלול לחשוב בטעות שהשירות ניתן בחסותו של בעל הסימן הרשום.

בעניין הנדון, נקבע כי מהותו של השירות – הסבה ממערכת מג'יק למערכת אחרת – מלמד כי בכדי לתאר את מהות המוצר אין אלא לעשות שימוש בסימן מג'יק. אך כאמור, בכך לא סגי. בית המשפט הוסיף ובחן את אופי השימוש בפועל:

22. המבקשת מעוניינת להשתמש בסימן "Magic" כמילת חיפוש להעלאת קישור ממומן לאתר האינטרנט שלה. משנקבע כי אין למבקשת דרך לתאר את מוצרה מבלי לעשות שימוש בסימן זה- עליו מבוססים מוצריה – הרי ברור כי השימוש בסימן זה כמילת חיפוש המובילה לקישור ממומן לאתרה, הוא טבעי, סביר ואף מתבקש. פעולת החיפוש באינטרנט מבוססת על ניסיון הגולש לאתר מוצר על פי מילים הקשורות בו, מתארות אותו ומזהות אותו. המילה "Magic" היא מילת חיפוש טבעית והגיונית למוצר של המבקשת. השימוש של המבקשת, בהקשר זה, בסימן המסחר של המשיבות, מצומצם ומוגבל לצורך סביר של שיווק מוצריה ותיאורם.

הסימנים הנוספים

בית המשפט נמנע מלהכריע  איזו זכות קניינית, אם בכלל, יש לחברה בסימנים הנוספים, אשר משמשים אותה, לאחר מיתוג מחדש, בכדי להתייחס  לאותה פלטפורמה שכונתה בעבר "מג'יק". עם זאת, נוכח אותו מיתוג מחודש, בית המשפט קובע כי השימוש בסימנים הנוספים זהה במהותו לשימוש בסימן המסחר הרשום וממילא מותר במסגרת שימוש אמת.

נוכח האמור, בית המשפט קיבל את התביעה, ונתן צו מניעה שאוסר על החברה להפריע לפאיירפליי לפרסם את מוצריה תוך שימוש במונחים האמורים. כמו כן, בית המשפט הורה לחברה לפנות לגוגל ולבטל את הודעתה הקודמת. בית המשפט אף העניק סעד של "פיצול סעדים" שיאפשר לפאיירפליי להגיש תביעה חדשה בגין נזקים, ככל שכאלה נגרמו לה. נוכח פסק הדין, נפסקו לטובת פאיירפליי הוצאותיה במשפט וכן שכ"ט עורך דין בסך 30,000 ש"ח.

(הפ (ת"א) 20877-05-12 פאיירפְלָאי בע"מ נ' Magic Software Enterprises Ltd (נבו, 16.05.2013))

הערות:

בית המשפט התייחס בהרחבה לעובדה שמדובר ב"קישורים ממומנים", אלא שנראה שמדובר בעניין שולי שאינו חשוב להכרעה בהליך. בניגוד לפרשות מתאים לי וד"ר מוסקונה (ואף הפרשה בעניין ד"ר קליין) בהן השימושים שנעשו במונחים בעייתיים היו אך שימושים "מאחורי הקלעים" לצורך התאמת פרסומת לשאילתת חיפוש, נראה כי במקרה הנוכחי נעשה שימוש בגוף המודעה עצמה. נדמה לי שאף זו הסיבה שבגינה גוגל כיבדה את הודעת ההסרה שהוגשה, שכן למיטב ידיעתי, גוגל אינה נוהגת להסיר מודעות אך משום מילות המפתח המגדירות מתי יש להציג את המודעה.

השימוש שנעשה בסימנים, ככל שהצלחתי להבין מפסק הדין, זהה לשימוש הרגיל שנעשה בסימנים במסגרת כל פרסומת אחרת – מקווננת או לאו. ככל הנראה, פאיירפליי הגדילה לעשות ואף הגדירה את הסימנים שבמחלוקת בתור מילות המפתח (AdWords) של המודעה, אלא שכאמור, מדובר בשימוש שולי שעל פניו, ונוכח הפסיקה המנחה הקימת, אינו מעורר כל קושי, אף אם הגנת "שימוש אמת" אינה עומדת לנתבעים.

האמור הוא בבחינת הערה כללית, שכן בפועל, הכרעתו של בית המשפט התבססה על קיומה של הגנת "שימוש אמת", ולא על העובדה שמודבר בקישורים ממומנים.

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.