פסיקה: מכירה של מוצר ממצה את זכות הפטנט בתהליכים שמבוצעים באמצעותו

מכשיר One Touch של LifeScan

(cc by-sa David-i98)

מודל עסקי מקובל של עסקים רבים הוא למכור בהנחה, ולפעמים אפילו לתת בחינם, מוצר מסוים מתוך כוונה להשיג רווחים בשוק משני של מוצרים מתכלים. דוגמה בולטת למודל כזה קיימת בשוק המדפסות שם חברות מוכרות את המדפסות עצמן במחירים נמוכים מתוך רצון להרוויח במכירת הדיו. למעשה, יש היגיון כלכלי רב במודל הזה, שכן לאחר שהלקוח רוכש מדפסת מסוימת, הוא לא ימהר להחליף אותה וירכוש דיו עבורה במשך תקופה ניכרת. ככל ששולי הרווח ממכירת המוצרים המתכלים הוא גבוה, המודל הזה עשוי להיות רווחי ביותר. אלא, שאליה וקוץ בה, שכן עצם מכירת המכשיר עשוי למנוע אפשרות לאכוף פטנטים.

במקרה אחד שנדון לאחרונה בערכאת הערעור הפדראלי נבחן עניינה של חברת LifeScan המייצרת מכשירים למדידת רמת גלוקוז בדם לחולי סוכרת. מכשירים אלה עושים שימוש בסטריפים – מעין חתיכות נייר קטנות שתפקידן לספוג את טיפת הדם במסגרת המדידה. החברה מוכרת את מכשיריה במחיר הנמוך ממחיר העלות ובמרבית המקרים אף נותנת בחינם את המכשיר עצמו בחינם עם מספר דוגמיות לנסיון. תחת גריפת רווחים ממכירת המכשיר, החברה מקווה להרוויח ממכירת הסטריפים המתכלים באם החולה יבקש להמשיך ולהשתמש במוצר. אף שהמודל העסקי מבוסס על הסטריפים, החברה לא הצליחה לרשום פטנט עליהם, אלא נאלצה להסתפק בפטנט על השיטה למדידת רמת הדם. בפועל, לחברה קמו מתחרות אשר התחילו למכור סטריפים תואמים למכשיריה שלה ונגסו ברווחי החברה. כיוון שכך, החברה ביקשה להגן על עצמה, וכיוון שהסטריפים שנמכרו נועדו לשימוש במסגרת השיטה מוגנת הפטנט שלה, היא ביקשה לאכוף את זכותה וטענה להפרות עקיפות על ידי חברה מתחרה שכזו.

אלא, שערכאת הערעור הפדראלית בחנה את הפטנט וקבעה עיקר החדשנות שבו גלומה כבר במכשיר. המכשיר המצוי בידי הלקוחות נוצר על ידי בעלת הפטנט ומכאן כי בעת מכירתו, מיצתה החברה את זכותה מכוח הפטנט. קביעה זו מבוססת על דוקטרינת המכירה הראשונה שמבקשת למנוע מבעל פטנט לדרוש תמלוגים בגין מכירה חוזרת של מוצרים שהוא סיפק, דוגמת המצב בשרשרת מכר בין יצרן לצרכן העוברת דרך סיטונאי וקימונאי ודוגמת מכירה של מוצר מ"יד שנייה". כאמור, הפטנט הוא בגין השיטה ולא בגין המוצר עצמו וניתן היה לחשוב כי מכירתו של מוצר שונה מרישוי תהליך. בעניין זה נסמכה ערכאת הערעור על פסק דין של בית המשפט העליון בעניין Quanta, שקבע כי מכירה מותרת של מוצר אשר מגלם את עיקרו של התהליך מוגן פטנט, ואשר אין לו שימוש משמעותי מלבד ביצוע השיטה, ממצה את זכותו של בעל הפטנט. בדומה לקביעה שם, גם בענייננו, בית המשפט קבע כי למוצר אין שימוש משמעותי מלבד ביצוע השיטה. עוד נקבע כי עיקרה של האמצאה מוגנת הפטנט נעוץ במכשיר עצמו, ומסיבות אלה נפסק כי החברה מיצתה את זכויותיה בפטנט במכירת המכשיר. אף העובדה שמרבית המכשירים ניתנו במתנה לא סייעה לחברה שכן נקבע כי שעובדה זו אינה רלוונטית לדוקטרינת מיצוי הזכויות כלל וכלל.

דעת המיעוט בעניין זה לא חלקה על הדין, אלא על הממצאים העובדתיים ובכללם השאלה מהו עיקר האמצאה והאם החדשנות שבאמצאה גלומה גם בסטריפים.

((LifeScan v. Shasta Tech (Fed. Cir. 2013)

הערות ומחשבות לא מאורגנות:

חשיבותו של חוזה

נראה כי כל הבעיה של LifeScan היתה נמענת לו רק היתה מייצרת התחייבות חוזית של הרוכשים או מקבלי המתנות לעשות שימוש במוצר עם הסטריפים שלה. לעניין זה ציינה דעת הרוב בהערת שוליים את הדברים הבאים:

"To be sure, the amount of compensation received by the patentee may in some instances be relevant to the question of whether a particular transaction is indeed an unconditional transfer of ownership as opposed to a conditional sale or license. See Princo Corp. v. Int’l Trade Comm’n, 616 F.3d 1318, 1328 (Fed. Cir. 2010) (en banc). No such inquiry is necessary here. Although LifeScan points to a notice on its meters’ packaging that purportedly requires customers to use LifeScan’s test strips and appears to argue that it has provided users with “only a conditional grant of use rights,” Appellee’s Br. at 11, 36, our cases make clear that such notices are relevant only if they are “in the form of a contractual agreement,” Jazz Photo Corp. v. Int’l Trade Comm’n, 264 F.3d 1094, 1108 (Fed. Cir. 2001). Unless the purchaser has made an “express contractual undertaking,” the transfer is an unconditional sale, not a conditional sale or license. Id. at 1107–08; Hewlett-Packard v. Repeat-O-Type Stencil, 123 F.3d 1445, 1453 (Fed. Cir. 1997) (“[A] seller’s intent, unless embodied in an enforceable contract, does not create a limitation on the right of a purchaser to use, sell, or modify a patented product.”). Here, LifeScan expressly states that it “does not contend that the notice forms a binding contract.” Appellee’s Br. at 45. Accordingly, LifeScan’s contention that its transfer of the meters to health care providers and patients was “conditional” or a mere “license” is meritless."

 

כלומר, הסתמכותה של LifeScan על זכותה הקניינית והימנעותה לייצר זכות חוזית מול לקוחותיה מנעה מבעדה את האפשרות לפעול כנגד צד שלישי. לכאורה, מדובר בתוצאה מוזרה שכן חוזה אמור להשפיע על הזכויות והחובות שבין הצדדים לו, אלא שבעניין זה טענת ההפרה היא טענה של הפרה עקיפה באשר נטען כי במעשי המתחרה יש משום הפרה תורמת ועידוד הפרה של הפטנט נושא הדיון.

מוצר רב תכליתי – Design-Around לבעיה?

לו LifeScan היתה מציעה ללקוחותיה במתנה מכשיר המספק יותר מפונקציה אחת, האם אז היה ניתן לומר כי המכשיר מגלם את עיקר האמצאה? כך, למשל, אם המכשיר היה מסוגל לקלוט גם נייר לקמוס ולספק קריאה של רמת pH לפיו, האם אז עדיין היה ניתן לומר שלמכשיר אין שימוש משמעותי מלבד השיטה מוגנת הפטנט? ומה היה המצב לו המכשיר היה מתפקד גם כשעון מעורר לעת מצוא, ואולי גם רדיו נייד ואולי אף מחשבון? אין ספק שככל שהיינו הולכים ומוסיפים פונקציות נוספות למכשיר הטענה כאילו אין למכשיר שימוש משמעותי אחר מלבד לשם ביצוע השיטה מוגנת הפטנט היתה נחלשת. למעשה, אני לא אהיה מופתע אם למכשיר עצמו יש שימושים נוספים, למשל שמירת התוצאות של בדיקות העבר.

מצד שני, כמובן שמדובר בפעולה מלאכותית והמטרה שלשמה הצרכנים ביקשו לרכוש את המוצר לא היתה משתנה. יתכן שהמפתח נעוץ בתכלית (האוביקטיבית?) שלשמה הצרכנים רוכשים את המוצר.

הקשר שבין מיצוי זכויות והפרה עקיפה:

פרופ' קראוץ' העיר בפוסט שכתב בנושא כי לכאורה פעולה שלו בוצעה על ידי אחר היתה נחשבת בתור הפרה עקיפה (בין אם בשל היותה הפרה תורמת ובין אם בשל היותה עידוד הפרה), תראה כממצה את זכותו של בעל הפטנט אם תבוצע על ידו.

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.