סעד הצהרתי: על מי נטל ההוכחה?

הצהרת העצמאות האמריקאית

על מי הנטל להוכיח שההצהרה הנכונה?

על פי הדין האמריקאי, מי שניצב בסיכון של תביעה בגין הפרת פטנט רשאי לפנות לבית המשפט ולעתור לסעד הצהרתי לפיו הוא אינו מפר את הפטנט. ברגיל, אין ספק כי נטל השכנוע מוטל על כתפיו של בעל הפטנט הטוען במסגרת תביעתו כי הפטנט מופר. ברם, במצב שבו קיימת עתירה לסעד הצהרתי שכזו, האם נטל השכנוע נותר על כתפיו או שמא המוציא מחברו עליו הראיה והנטל רובץ לפתחו של מי שפתח בהליך? שאלה דיונית זו התבררה לאחרונה בבית המשפט העליון האמריקאי.

בית המשפט העליון מנה מספר כללים מושרשים בדין האמריקאי, אשר חיבורם יחדיו מוביל לתוצאה ברורה: ברגיל הנטל הוא על בעל הפטנט להוכיח את דבר ההפרה; החוק המאפשר הגשת תביעות לסעד הצהרתי הינו חוק בעל השלכות דיוניות בלבד, ולא מהותיות; ולבסוף, נטל השכנוע הינו רכיב מהותי, להבדיל מדיוני, של עילת התביעה. ובלשונו של בית המשפט:

It is well established that the burden of proving infringement generally rests upon the patentee….We have long considered “the operation of the Declaratory Judgment Act” to be only “procedural,” … And we have held that “the burden of proof” is a “'substantive' aspect of a claim”

שלושת הכללים הללו, כאשר נלקחים יחדיו, מובילים לתוצאה הברורה לפיה הנטל צריך להיוותר על כתפיו של בעל הפטנט גם בהליך של סעד הצהרתי.

בית המשפט העליון מביא אף טעמי מדיניות להכרעה זו. כך, במצב בו כפות המאזניים מעויינות, שינוי נטל השכנוע יוצר אי ודאות משפטית. בעוד שהמפר יגיש תביעה לסעד הצהרתי ויכשל בה, בעל הפטנט עדיין לא יוכל לאכוף את זכותו אם יבקש לתבוע בגין הפרת הפטנט. תוצאה מעין זו תיצור אי ודאות בין הצדדים אף גם תשפיע על הציבור כולו.

קושי נוסף שבית המשפט מעלה הוא הקושי של המפר לדעת מול איזו תיאוריית הפרה עליו להתמודד:

Moreover, to shift the burden can, at least on occasion, create unnecessary complexity by making it difficult for the licensee to understand upon just what theory the patentee’s infringement claim rests. A complex patent can contain many pages of claims and limitations. A patent holder is in a better position than an alleged infringer to know, and to be able to point out, just where, how, and why a product (or process) infringes a claim of that patent. Until he does so, however, the alleged infringer may have to work in the dark, seeking, in his declaratory judgment complaint, to negate every conceivable infringement theory.

((Medtronic, Inc. v. MIROWSKI FAMILY VENTURES, LLC, No. 12-1128 (U.S. Jan. 22, 2014)

מה המצב בדין הישראלי?

החוק הישראלי גם הוא מכיר בהליך של סעד הצהרתי בכל הנוגע להעדר הפרה (סעד הצהרתי בדבר בטלות הפטנט אינו זמין בבתי המשפט, אלא אך מצוי בסמכותו של רשם הפטנטים. ראו: ת"א (ת"א)   1153/99 AKTIEBOLAGET HASSEL נ' דקסל בע"מ). ברם, החוק הישראלי, אשר מבוסס על הבריטי, נוקט בגישה שונה.  סעיף 187 לחוק הפטנטים מסדיר פרוצדורה זו וקובע כך:

(א) מי שיש בדעתו לנצל מוצר או תהליך כל שהוא, רשאי לבקש מבית המשפט הצהרה כי בניצול האמור אין משום הפרת פטנט פלוני שפורט בבקשה.
(ב) בעל הפטנט ובעל רשיון יחודי עליו יהיו המשיבים בבקשה.
(ג) בית המשפט לא יתן את ההצהרה אלא אם מסר המבקש לבעל הפטנט פרטים מלאים בדבר המוצר או התהליך שבהם הוא רוצה להשתמש, ביקש ממנו את ההצהרה שהוא מבקש עתה מבית המשפט והמשיב סירב לתיתה או לא נתן אותה תוך תקופה סבירה; אך לא ידחה בית המשפט בקשה מחמת זה בלבד שהוגשה בטרם עבר הזמן הסביר, לדעת בית המשפט, למתן ההצהרה על ידי המשיב.
(ד) הוצאות של בעלי הדין יוטלו על מבקש ההצהרה, זולת אם הורה בית המשפט הוראה אחרת.
(ה) בהליכים לפי סעיף זה לא תישמע הטענה כי הפטנט הוא חסר-תוקף, ומתן ההצהרה או הסירוב לתיתה אין בהם כדי לקבוע בשאלת תוקף הפטנט.

סעיף חוק זה אינו מתייחס לסוגיית הנטלים, אך על פניו הוא מטיל עול כבד על מבקש הסעד ההצהרתי. בפרט, הוא דורש פנייה מוקדמת תוך מסירת פרטים מלאים בדבר המוצר או התהליך. כיוון שכך, ייתכן שבדין הישראלי נטל השכנוע יהיה שונה מזה בדין האמריקאי, חרף העובדה שעל פני הדברים הרציונאלים זהים.

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.