פסיקה: השתק עילה ופטנט שתוקן

טיפות עיניים

(by cc-nc Community Eye Health)

מוסכמת יסוד בסיסית היא שהליך שנדון והוכרע לא יידון שוב. כך, לאחר שהוכרעה עילת תביעה מסוימת, בית המשפט לא ישמע את אותה עילת תביעה ביחס לאותם צדדים בשנית, אף אם יש בידי מי מהצדדים טענות חדשות. ערכאת הערעור הפדראלית נדרשה לדון בכלל בסיסי זה כאשר הוא מוחל על תביעת פטנטים. אלא, שבניגוד להליך הרגיל בו גדרי המחלוקת מוגדרים על ידי החוק, בתביעת הפטנטים היקף הזכות מוגדר על ידי תביעות הפטנט. במקרה שהובא בפני בית המשפט, הועלתה השאלה – מה דינה של תביעת פטנטים בין אותם צדדים, ביחס לאותו מוצר מפר וביחס לאותו פטנט, כאשר תביעות הפטנט השתנו?

סנג'ו פיתחה טיפות עיניים העושות שימוש בחומר אנטי-בקטריאלי ואף טרחה ורשמה את פטנט ארה"ב 6,333,045 בגין אמצאה זו. משחברת אפוטקס החלה לשווק גרסה גנרית לטיפות עיניים אלו, הגישה סנג'ו תביעה בגין הפרת הפטנט. בית המשפט קבע כי הפטנט אומנם הופר אך כי לאור הידע הקודם שהוצג התביעות נעדרו התקדמות המצאתית ומשום כך אינן ברות אכיפה.

לאחר תחילת הדיון בתביעה אך בטרם זו הוכרעה, פתחה בעלת הפטנט בהליך בחינה מחודשת (re-examination) של הפטנט שלה. במסגרת הבחינה המחודשת, תביעות הפטנט צומצמו לרבות על דרך ציון נתוני pH וכמויות החומר הפעיל. הפטנט אומנם תוקן, אך היה זה מאוחר מדי בכדי להועיל לתביעה הראשונה אשר נדחתה. כיוון שכך, ולאחר התיקון, ביקשה סנג'ו להגיש תביעה חדשה, המובססת על הפטנט המתוקן, ואף היא בגין הפרת הפטנט על ידי אותו מוצר. הנתבעת טענה להגנתה כי ההליך כבר התברר ואין מקום לפתוח אותו מחדש חרף תיקון הפטנט.

ערכאת הערעור, ברוב דעות, קיבלה טענה זו. בית המשפט הבהיר כי פטנט שעבר בחינה מחודשת אינו מייצר עילת תביעה חדשה, אלא מדובר על אותה עילת תביעה שהיתה קיימת עוד קודם לכן:

In this case we reach the same conclusion that the Aspex court did—claims that emerge from reexamination do not in and of themselves create a new cause of action that did not exist before. We reach this conclusion because a so-called “reexamined patent” is the original patent; it has just been examined another time as indicated in its reexamination certificate.1 Reexamination does not involve the filing of a new patent application nor the issuance of a new patent. …

As a result, a reexamined patent claim cannot contain within its scope any product or process which would not have infringed the original claims. Id. Put another way, because the patent right is a right to exclude whose outer boundary is defined by the scope of the patent’s claims, as explained in Aspex, reexamination does not provide larger claim scope to a patentee than the patentee had under the original patent claims.

כלומר, לאור המגבלות המשפטיות הקיימות בדין האמריקאי על הבחינה המחודשת, הפטנט המתוקן לא יכול להיות בעל היקף רחב מזה שהיה קודם לכן. כיוון שכך, מדובר באותה זכות תביעה שעמדה לה עוד קודם לכן, ועל כן היא מושתקת.

דעת המיעוט חלקה על ניתוח זה וזאת בנימוק שהיקף הפטנט שנבחן מחדש אומנם צר יותר אך היקף הזכות שהוא מעניק עשויה להיות גדולה יותר:

Although reexamined claims cannot be broader in scope than original claims, they sometimes grant broader rights than original claims.

כיוון שכך, לטעם עמדת המיעוט, יש לבחון האם התביעות זהות במהותן לתביעות המקוריות בכדי להכריע בסוגיה.

(Senju Pharmaceutical Co. v. Apotex Inc.)

הערות:

גם אני תוהה האם עמדת הרוב נכונה במקרה הזה. אפשר גם לחשוב על השאלה ההפוכה – מה היה קורה לו התביעה המקורית היתה מתקבלת אך בעקבות בחינה מחודשת היקף התביעות היה משתנה כך שהמוצר כבר לא היה מפר את התביעות החדשות והצרות יותר? האם גם במקרה כזה היה נקבע כי קיים השתק שיפוטי שמונע מהנתבעת לטעון כי אינה מפרה את הפטנט?

על פניו, נראה כי אילו תחת שימוש בכלי הבחינה המחודשת היה נעשה בשימוש בכלי ההנפקה מחדש (reissue) ואולי אף היתה מוגשת בקשת המשך, הקושי שנוצר לא היה מתעורר. כיוון שכך, התחושה שלי לפחות היא שמבחינה מהותית אין הצדקה להבדיל בין דרכי הפעולה החלופיות.

עוד נעיר, כי על פניו נראה שעורך הפטנטים המקורי של סנג'ו טעה בשיקול הדעת שלו כשביקש לכתוב תביעות פטנט רחבות. כידוע, כאשר מדובר במוצר אתי שזוכה לאישור משרדי הבריאות, המוצרים הגנריים נוהגים להוות העתק כמעט מדויק שלו, וזאת בכדי לאפשר להם להתבסס על תיק האישור של המוצר האתי. כיוון שכך, במוצרים מסוג זה, ניתן ואף רצוי לכלול תביעות צרות המקבילות למוצר האתי עצמו.

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.