שימוש אמת בשם – הגנה שלא קיימת בפני סימן מסחר מוכר היטב?

תמונה של רונית רפאל

רונית רפאל המפורסמת. משלימה הכנסה מביתה בראשון לציון?
(חברת רונית רפאל, מתוך ויקיפדיה)

"שתי נשים מכוּנות באותו שם פרטי ושם משפחה, ועוסקות באותו תחום עיסוק. האחת בונה מוניטין נרחב לשׁמה, המבוסס על עסקיה המצליחים, ואף משתמשת בו כמוּתג מסחרי מוּכּר, האחרת מבקשת אף היא לעשות שימוש בשם זה כמייצג את עסקיה, באופן, שלטענת הראשונה נהנה משימוש שלא כדין במוּתג אותו בנתה. מכאן התביעה שלפני.", כך נפתח פסק דינו של השופט גינת בעניינן של רונית רפאל המוכרת ורונית רפאל הפחות מוכרת.

התובעת, ששמה כיום הינו רונית רפאל לייטרסדורף פועלת מזה כ-25 שנה בתחום הקוסמטיקה והיופי, היא רשמה מגוון רחב של סימני מסחר עבור טובין ושירותים שונים הנוגעים לעניין אשר כולם, בין אם מעוצבים ובין אם לאו, נושאים גם את שמה שלה. הנתבעת, לעומת זאת, פעלה החל משנת 2008 בתחום הקוסמטיקה. בתחילה, כאשר גם פעלה מתוך מספרת "נירו", היא עשתה שימוש בשמה לאחר הנישואין "רונית רפאל אלטמן". עם גירושיה, כאשר שבה לשמה המקורי, עזבה היא את המספרה של נירו, והחלה לפעול מתוך חדר בדירת מגוריה, תחת השם החדש "pure beauty בהנהלת רונית רפאל".

שתי עילות תביעה עמדו לנגד עיניו של בית המשפט: הפרת סימן מסחר וגניבת עין. בית המשפט קבע כי לתובעת מוניטין רב, וכי הוא הסימן הדומיננטי בכל סימני התובעת. עוד נקבע כי יש בשימוש שעשתה הנתבעת כדי להוות הן הפרה של סימני המסחר הרשומים והן גניבת עין. לאחר שקבע בית המשפט את דבר קיומה של ההפרה, המשיך ובחן את ההגנה הנטענת והיא ההגנה של אדם בשימוש אמת בשמו. פקודת סימני המסחר מקימה הגנה שכזו בסעיף 47:

"רישום לפי פקודה זו לא ימנע אדם מהשתמש שימוש אמת בשמו או בשם עסקו, או בשמו הגאוגרפי של מקום עסקו, שלו או של קודמיו בעסק, או מהשתמש בהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין שלו."

גם חוק עוולות מסחריות מקים הגנה דומה בסעיף 1(ב) בקובעו:

"שימוש של עוסק בשמו בתום לב, לשם מכירת נכס או מתן שירות, לא ייחשב כשלעצמו גניבת עין."

בית המשפט הבהיר כי בשני המקרים אין מדובר בהגנה מוחלטת והיא כפופה לחובה לנהוג בתום לב. משמע, שימוש שאינו בתום לב בשמו של אדם לא יקנה לו הגנה מפני ההפרה. בעניין זה הבהיר בית המשפט כי השימוש שנעשה לא היה בתום לב וזאת לאור מודעות הנתבעת לקיומו של מותג התובעת ולאור העובדה שעשתה שימוש בשמה המלא ולא רק, למשל, בשמה הפרטי :

"בענייננוּ, הנתבעת עשתה שימוש בשם נעוריה המלא, הזהה לסימן שבבעלוּת התובעות, בתחום השירותים אותם הקנו התובעות ללקוחותיהן, בעודה מודעת היטב לקיומו של מוּתג התובעות בטרם עשתה בו שימוש, ואף למוניטין הרב שצבר מוּתג זה. לוּ ביקשה הנתבעת לעשות שימוש בתום-לב בשמה, יכלה להשתמש בשמה הפרטי בלבד, באופן שאינו מבלבּל צרכנים פוטנציאליים באשר לזהותה.

למעשה ההבדל המרכזי בין שירותי הנתבעת לבין שירותי התובעת הוא בגודל וּבהיקף, וזהו מצב קלאסי המהווה קרקע נוחה לנתבעת להיבנות מהמוניטין הרב שצברו התובעות בתחום עיסוקה.

שימושו של אדם בשמו צריך שייעשה באופן הוגן ובתום-לב במידת האפשר, ותוך שמירה על ערכים צרכניים אחרים המתנגשים עם חירותו זו. במקרה שלפנַי אינני מוצא כי השימוש שנעשה היה בתום-לב, וּלפיכך אין הוא חוסה תחת ההגנה המנויה בסעיף 47 לפקודה."

בסופו של יום, בית המשפט קבע כי הנתבעת תשלם פיצויים בסך 40,000 ש"ח לתובעת וכן תשלם הוצאות בסכום 11,000 ש"ח.

(ת"א 28998-12-11 רפאל לייטרסדורף נ' אלטמן רפאל (15.09.2014))

הערות:

שימוש אמת בשם – אימתי שימוש בתום לב?

לטעמי, פסק הדין חוטא בקצרנות בכל הנוגע לסוגיה העיקרית שעולה בו – האם השימוש בשם נעשה בתום לב או לאו. לא בכדי ציטטתי לעיל את החלק בו בית המשפט מביא את כלל נימוקיו. לטעמי, בנימוקים אלה אין די.

בפרט, נדמה כי בית המשפט מבהיר כי מקום בו אדם יודע כי קיים סימן מסחר מוכר הטיב ומוניטין למתחרה, לא תעמוד לו כל הגנת שימוש אמת בשמו. קביעה שכזו, לטעמי, אינה מתיישבת עם הוראות החוק השונות החלות בעניין. בפרט, קשה לקבל כי הגנת שימוש האמת מפני גניבת עין לא תחול במצב שכזה, שכן בהעדר מוניטין לתובע, לא תהיה כל הפרה. קיומה של ההגנה אף בפני עילת תביעה זו מלמדת כי ההגנה עומדת ושרירה גם בפני סימני מסחר מוכרים היטב ומותגים מוכרים ורבי ערך. ברי, כי מקום בו קיימים מותגים כאלה – המוכרים והמזוהים על ידי הצרכנים בתחום – יהיו מותגים אלה מוכרים גם למתחרים שרשאים להמשיך לעשות שימוש אמת בשמם ובלבד שיהא זה שימוש אמת בתום לב.

בפרשת אלוניאל, הבהיר בית המשפט העליון כי הגנת שימוש האמת בשם כפופה, אף היא, לשימוש הוגן ובתום לב. שם, הזכיר השופט ריבלין את פרשת ווטרמן האמריקאית, בה אדם בחר להטביע על גבי עטים פרי ייצורו את שם משפחתו – ווטרמן – אף קיומו של מותג מוכר בתחום. שם נקבע כי על אדם העושה שימוש בשמו לעשות מאמצים למנוע טעות של לקוחותיו. במקרה ההוא, בית המשפט תמה מדוע בחר הנתבע להטביע אך את שם משפחתו ולא את שמו המלא. במקרה הנוכחי, לעומת זאת, נדמה לי כי שימוש בשמה המלא של הנתבעת הוא המתבקש. דווקא קביעתו של בית המשפט – כאילו יכלה הנתבעת לעשות שימוש רק בשמה הפרטי – "רונית" – הוא שנראה כשימוש מאולץ ולא טבעי.

נשאלת השאלה – האם נקטה הנתבעת באילו אמצעים בכדי למנוע את החשש מהטעיה? בעניין זה ניתן להצביע על מספר רב של נתונים עובדתיים שכלל מעלים את החשש שמא אף גניבת עין אין כאן. בפרט, מפסק הדין עולה כי הנתבעת פעלה בתחילה מתוך מספרה המכונה "נירו" וקשה לסבור כי מישהו יחשוב כי אותה רשת כלל ארצית מוכרת, תפתח סניף בתוך תוכה של מספרה מקומית שאינה מוכרת. עוד עולה מפסק הדין כי לאחר מכן, העבירה הנתבעת את פעילותה המסחרית לביתה. וכי באמת יש מי שיסבור כי הוא מגיע לביתה של רונית רפאל המוכרת, המחזיקה רשת קוסמטיקה ענפה, ועדיין מטפלת בלקוחותיה באופן אישי גם מתוך דירתה? אפשר אף רק לשער כי אותה דירה אינה בת דמותה של בית המגורים העשיר שנדמיין כי התובעת גרה בו, כי אם דירה צנועה בבניין מגורים רגיל. כל אלה, מצביעים כי ספק רב אם כלל יש צורך בנקיטת אמצעים כלשהם להבהרה כי אין מדובר על "רונית רפאל" ההיא. ממילא, לטעמי, די בעובדות אלה כדי להציג את השימוש שהיה בשם הנתבעת כשימוש תם לב שלא נועד להטעות את לקוחותיה כי הם מגיעים לסניפיה של רונית רפאל המוכרת, כי אם לקוסמטיקאית מן המניין שרצה הגורל ונושאת בשם מוכר בתעשייה.

גניבת עין – לא די בדימיון בשם העסק

כידוע, עילת גניבת העין נבדלת מזו של הפרת סימן מסחר בשאלה מה נבחן אל מול מה. בניגוד לתביעה בגין הפרת סימן מסחר, אז נבחן הסימן בו נעשה שימוש אל מול הסימן בו לתובע יש זכויות, בעוולת גניבת עין יש לבחון את מכלול הנסיבות הנוגעות לעניין. כאמור לעיל, מיקום העסק – בין אם בתוך מספרה ובין אם בבית מגורים – הינו פרט המבדיל בצורה משמעותית מסניפיה הרבים של התובעת, שאני מניח כי אף לא אחד מהם מצוי בתוך מספרה שכונתית או בביתו של מאן דהוא. עובדות אלה לא זכו לכל התייחסות בפסק הדין – וחבל – שכן לטעמי לא מן הנמנע כי היה בהן כדי לשנות את התוצאה בכל הנוגע לעילת תביעה זו, אף אם ספק אם היה בהן כדי לשנות את גובה הפיצויים שנפסקו.

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.