אני והפה הגדול שלי – או על אמירות מיותרות בבקשות פטנט

man with tape on mouth

Anything you say may and will be used against you (cc by-nd Jennifer Moo)

הנטייה לחדד ולהבהיר את מהותה האמתית של ההמצאה בעת עריכת בקשת פטנט היא אומנם אנושית, אך אינה בהכרח מסייעת ולעיתים אף תוביל לפגיעה בהיקף הפטנט. לאורך השנים, בתי המשפט האמריקאים קבעו כי בעצם העבודה שפירוט הפטנט ציין מהי ההמצאה (the invention is; the invention includes; all embodiments of the invention are וכדומה) בעל הפטנט ויתר על זכותו לקבל פטנט רחב יותר. דוקטרינה זו של התכחשות (Disavowal) קובעת כי מקום שבעל הפטנט הצהיר בצורה מפורשת כי ההמצאה מושא הפטנט מאופיינת בצורה זו או אחרת, הצהרה זו תחייב אותו ותמנע כל אפשרות לפרש את תביעות הפטנט בצורה רחבה יותר. 

נביא מספר דוגמאות מהעת האחרונה.

בעניין PACING TECHNOLOGIES, LLC v. GARMIN INTERNATIONAL, INC. נדון פטנט ארה"ב 8,101,843 שתבע מערכת להכתבת קצב (pacing) למשתמשים. בפרק התקציר של בקשת הפטנט, שהוכתר בכתורת Summary and Objects of the Invention, תיארה הבקשה את המטרות השונות של ההמצאה. למעשה, תיאור זה, כפי שנהוג בקרב עורכי פטנטים, איזכר את המאפיינים שנתבעו בתביעות השונות והציג את אותם מאפיינים כמטרת ההמצאה. אלא, שעורך הבקשה לא סיים בכך, והוסיף פסקת סיכום שבמסגרתה נכתב:

“[t]hose and other objects and features of the present invention are accomplished, as embodied and fully described herein, by a repetitive motion pacing system that includes . . . a data storage and playback device adapted to producing the sensible tempo."

דהיינו, בפסקה זו הובהר כי מטרות ההמצאה כולן מושגות באמצעות מכשיר הכולל, בין היתר, מכשיר פלייבק שמשמיע קצב. זאת אף שתביעת הפטנט לא כלל התחייבות על מהותו של מכשיר הפלייבק. כיוון שהמכשיר החשוד כמפר לא כלל רכיב השמעת פלייבק בצורה קולית, אלא הכתיב קצב בצורה אחרת, פרשנות מונח זה היתה מהותית להכרעת התביעה. במקרה הזה, בית המשפט קבע כי האמירה המפורשת של בעל הפטנט כי סוג כזה של מכשיר פלייבק הינו חלק מהפתרון המשיג את כל אחת ממטרות ההמצאה מחייבת אותו וכי הוא התכחש להיקף תביעות רחב יותר.

בעניין X2Y ATTENUATORS, LLC v. ITC נדונה טענה להפרה של מספר פטנטים השייכים למשפחת פטנטים אחת. גם כאן, הצהרה במסגרת פירוט הפטנט התגלתה בדיעבד כטעות קריטית. במסגרת אחד הפטנטים הובהר כי רכיב מסוים הינו רכיב הכרחי לכל המימושים השונים של ההמצאה, ובלשונם: "an essential element among all embodiments or connotations of the invention". אמירה זו התייחסה לרכיב שלא נכלל בכל התביעות השונות, אך בית המשפט לא אפשר לבעל הפטנט לחזור בו מאמירה זו.

המעניין בתיק זה הוא שהאמירה הזו לא הופיעה בכל הפטנטים מפורשות, ואף על פי כן, בית המשפט תפס את בעל הפטנט באמירתו זו כהתכחשות ביחס לכל הפטנטים. בית המשפט קבע כי עצם העובדה שבפטנט מאוחר יותר הוכלל על דרך ההפנייה פטנט מוקדם יותר הכלל אמירה זו יש בכך להוביל למסקנה כי האמירה המגבילה רלוונטית אף לפטנט החדש. מילים אחרות: אמירה מגבילה בפטנט המוקדם שימשה להגבלה מהותית גם על הפטנט המאוחר.

המסקנה מתיקים אלו ותיקים דומים להם היא שבעל פטנט צריך להיזהר בדבריו. כפי שאזהרת מירנדה מיידעת חשוד, גם בפטנטים "כל דבר שתאמר עלול לשמש ואף ישמש נגדך בבית המשפט". מפרשת X2Y לומדים אף שאותה אמירה עלולה להדהד לפטנטים עתידיים מבלי כוונה. אומנם, בתיק זה דובר על בקשת פטנט מלאה שכללה את האמירה ובקשת פטנט המשך בחלקה שהפנתה לפטנט המקודם, אך עולה החשש כי גם במקרה שהאמירה המקורית היתה מוצגת במסגרת בקשת פטנט ארעית (פרוביזיונאל), שלעיתים רבות אינה מנוסחת על ידי עורך פטנטים מטעמי עלויות, בעל הפטנט היתה עדיין נתפס באמירתו המקודמת.  משום כך, מומלץ תמיד לבחון את האמירות במסגרת בקשת הפטנט ולוודא כי הן אינן כוללות הכחשה של היקף ההמצאה שלא לצורך. 

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.