כלל חדש להפרה משותפת

akamai-logoפרשת Akamai ו-Limelight תהיה זכורה היטב לקוראי הבלוג. הפטנט שנדון שם התייחס למערכת הספקת תוכן (CDN) אשר ליימלייט ביצעה בחלקה, תוך שהיא סומכת על משתמשיה שיבצעו חלק אחר מהשיטה. לאחר שהמחוזי הפך את החלטת המושבעים ודחה את התביעה, ערכאת הערעור קבעה כי מדובר בהפרה משנית. בית המשפט העליון הפך את ההחלטה וקבע כי לעולם לא תהיה הפרה משנית מבלי שתהיה הפרה ישירה. עתה, התיק הוחזר לערכאת הערעור שדנה בו בהרכב מלא. ערכאת הערעור קבילה את המסרים העבים ששלח אליה בית המשפט העליון והתאימה את הכלל הנוגע להפרה (ישירה) משותפת, כך שהוא יהיה רחב דיו בכדי לכלול התנהלויות כגון זו של ליימלייט.

ערכאת הערעור חזרה על הקביעה הידועה כי הפרה ישירה של פטנט שיטה מחייבת כי כלל צעדי השיטה יבוצעו ויהיה ניתן לייחסם ליישות אחת. אלא, שבעוד שבעבר תיאוריית ההפרה המשותפת (divided infringement או joint infringement) דרשה כי יישות אחת תנחה את האחרות בביצוע השלבים השונים בשיטה, עתה קבעה ערכאת הערעור כי אף כאשר הצדדים מייצרים מיזם משותף (Joint enterprise) יהיה בכך כדי לייצר חבות:

we have held that an actor is liable for infringement under § 271(a) if it acts through an agent (applying traditional agency principles) or contracts with another to perform one or more steps of a claimed method. See BMC, 498 F.3d at 1380–81. We conclude, on the facts of this case, that liability under § 271(a) can also be found when an alleged infringer conditions participation in an activity or receipt of a benefit upon performance of a step or steps of a patented method and establishes the manner or timing of that performance. Cf. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913, 930 (2005) (stating that an actor “infringes vicariously by profiting from direct infringement” if that actor has the right and ability to stop or limit the infringement). In those instances, the third party’s actions are attributed to the alleged infringer such that the alleged infringer becomes the single actor chargeable with direct infringement. Whether a single actor directed or controlled the acts of one or more third parties is a question of fact, reviewable on appeal for substantial evidence, when tried to a jury.

כלומר, הכלל החדש קובע כי כל עוד יישות אחת מתנה את ההשתתפות בפעילות או את קבלת טובת הנאה בביצוע צעדים מתוך השיטה והיא זו הקובעת את הזמן או הצורה שבה הפעולות יבוצעו – די בכך כדי להטיל עליה אחריות על צעדים אלו ולראות אותה כאחראית להפרת פטנט שדרשה את ביצוע פעולות אלה ביחד עם פעולות נוספות שביצעה.

בנוסף, בית המשפט קבע כי מיזם משותף יקים אף הוא חבות. מיזם משותף, נקבע, מחייב מספר רכיבים: הראשון, הסכם – בין מפורש ובין משתמע; השני, מטרה משותפת; השלישי, אינטרסים כלכליים במטרה; והרביעי, זכות שווה להנחות את המיזם.

על בסיס כלל משפטי חדש זה, בית המשפט בחן את הנסיבות של התיק הנוכחי וקבע כי היו די ראיות לצורך הקביע כי ליימלייט הנחתה ושלטה בפעולות לקוחותיה. בפרט, נקבע כי ליימלייט שלטה בצורה ובזמן שבהם יבוצעו צעדי השיטה שבוצעו על ידי הלקוחות ודרשה כי פעולות אלה יבוצעו בכדי להעניק את השירות שלה להם.

((Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc. (Fed. Cir. 2015) (en banc)

הערות

פסק הדין הזה מקל מאוד על הוכחת הפרה משותפת. מעתה ואילך, עצם ההפרדה של צעדי השיטה לשניים או יותר גורמים, עשויה להוות מכשלה קטנה מבעבר להוכחת חבות. יחד עם זאת, אין ספק כי עורכי פטנטים ימשיכו לנסות ולערוך את תביעות הפטנט בצורה שתעקוף בעיה זו ככל הניתן.

תיאורית ההפרה המשותפת בוססה בתיק BMC של ערכאת הערעור. בעקבותיה התברר כי לעיתים די בפיצול מתבקש של התהליך בכדי לעקוף פטנט. כך למשל, התברר במספר מקרים שאתר אינטרנט המתוכנן לבצע את ההפרה, לא ביצע כל הפרה שכן חלק מהפעולות בוצעו על ידי מחשבו של גולש הקצה, כאשר זה הריץ את הפקודות ששתל בעל האתר, ואילו יתרת הפעולות בוצעו על ידי שרתי האתר. התיאוריה גרסה כי משתמש הקצה חופשי להיכנס לאתר או שלא להיכנס אליו ומשום כך אין כל הכוונה או שליטה על פעולותיו כפי שנדרש היה בכלל המשפטי הקודם. עתה, נדמה, אותה אנומליה הסתיימה ותחושת הבטן שפעולות כגון זו הינה באחריות בעל האתר מתבררת כנכונה משפטית.

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.