פסיקה: שימוש מפר – נסיבה מיוחדת במסחר שמצדיקה אי שימוש בסימן מסחר

לוגו "סחוט טרי"בפסק דין תקדימי, מצאה סגנית רשם הפטנטים, ז'קלין ברכה, כי חרף העובדה שסימן מסחר לא היה בשימוש למעלה משלוש שנים, אין מקום לבטל את רישומו.

סימן המסחר המעוצב "סחוט טרי" המתייחס שימש במשך שנים לסמן מיצי פירות, וזאת מבלי שנרשם. המותג פותח במקור על ידי חברה אחת, נמכר לאחרת, ובמסגרת פירוקה של הרוכשת, הועבר המוניטין בסימן לחברת סחוט טרי 2007 בע"מ, אשר אף פעלה לרישום הסימן במסגרת סימן מסחר 220,623. חרף זאת, מאמצע שנת 2008, החברה לא עשתה שימוש בסימן בפועל.

מר אוהד חרסונסקי, מי שיצר את המותג מלכתחילה, החליט לשוב לתחום המיצים, והוא החליט לעשות שימוש בסימן הישן שלו. תביעה שהגישה בעלת הסימן כנגד החברה שלו בשנת 2012 התקבלה, ובמסגרתה נקבע כי האחרונה עשתה שימוש מתמשך ובלתי מורשה בסימן "סחוט טרי" הן לפני רישומו והן אחריו. במקביל לניהול הליך תביעת ההפרה, הגישה החברה של חרסונסקי בקשה לבטל את סימן המסחר מחמת העדר השימוש בו.

כידוע, סעיף 41 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972, קובעת כי סימן מסחר שבעליו אינו עושה בו שימוש הינו בר ביטול. אלא, שבד בבד, נקבע כי אי-שימוש מחמת נסיבות מיוחדות במסחר אינו מצדיק את ביטול הסימן:

(א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעונין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם (להלן – הטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום) על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול.
(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו אם הוכח שאי -השימוש נבע מנסיבות מיוחדות במסחר ולא מכוונה שלא להשתמש בסימן, או לזנוח אותו, לגבי הטובין האמורים.

בין הצדדים לא היתה כל מחלוקת כי בעלת הסימן לא עשתה בו שימוש. אלא, שהיא טענה כי העדר השימוש נבע מנסיבות מיוחדות במסחר – ובפרט, העובדה שמבקשת הביטול פעלה בשוק עם אותו סימן ממש. סגנית הרשם מצאה כי יש ממש בטענה זו, וקבעה כי שימוש בלתי מורשה בסימן עלול להקטין את הכדאיות הכלכלית של שימוש בו, ומשום כך עשוי להוות נסיבה מיוחדת במסחר, ובלבד שבעלת הסימן פועלת לאכיפת זכויותיה במישור המשפטי:

42. בנסיבות אלה, בהם נעשה שימוש מתמשך בסימן על ידי מבקשת הביטול לאחר שהעבירה את זכויותיה בסימן ולמרות שהסימן נרשם על ידי בעלת הסימן, לא ניתן לקבל את בקשת הביטול. אין זה ראוי כי מבקשת הביטול תהנה מפירות הפרותיה ותפקיע את זכויותיה של בעלת הסימן. ככל שמבקשת הביטול מעוניינת להמשיך לעשות שימוש בסימן הרשום, הרי שיכולה היא לרכוש אותו בתמורה מוסכמת.

43. איין לחייב בעל סימן לעשות שימוש בסימנו בשעה שקיימת הפרה משמעותית ומתמשכת של הסימן ובשעה שבעלת הסימן עושה מאמצים לאכוף את זכויותיה בערכאות המוסמכות. חיוב כאמור מטיל נטל לא סביר על בעלת הסימן לקחת על עצמה סיכון כלכלי רב בשעה שטרם הסתיימו ההליכים בין הצדדים במיוחד כאשר נדרשת השקעת משאבים משמעותית על מנת לייצר ולשווק את המוצרים נושאי הסימן.

נוכח קביעה זו, בקשת הביטול נדחתה תוך חיוב המבקשת בהוצאות ובשכר טרחה בסכום של 33,000 ש"ח.

(בקשה לביטול סימן מסחר 220623 "סחוט טרי" (מעוצב) אקו אלפא בע"מ נ' סחוט טרי 2007 בע"מ (מיום 14.03.2017))

הערות:

תודה לעו"ד סער גרשוני שייצג את בעלת הסימן בתיק שהפנה את תשומת ליבי לפסק הדין הזה. נראה כי מדובר בפסק דין תקדימי וחשוב שכן זו הפעם הראשונה שבה טענה לנסיבות מיוחדות במסחר מתקבלת.

פסק הדין נראה על פניו נכון ומוצדק. מפר שדוחק את רגליו של בעל הקניין הרוחני מחוץ לשוק, אינו יכול להסתמך על העדר השימוש. בדומה למי שגורם לסיכול תנאי חוזי, מי שגורם לתקלה המדוברת אינו יכול להיבנות ממנה. בתחום סימני המסחר ישנה גם חשיבות לטוהר הפנקס ולמחיקתם של סימנים שאבד עליהם הכלח. ברם, נראה כי במצב דברים שכזה, אין מדובר בסימן נטוש ואף אין מדובר על תקופת זמן ממושכת כי אם על מספר שנים בודדות, במהלכן פעלה בעלת הסימן למנוע את השימוש הבלתי מורשה.

ראוי להדגיש כי מקום בו בעל הסימן ינטוש את הסימן ויפסיק את השימוש בו משיקוליו שלו, מי שיעשה דין לעצמו ויפר את הסימן בטרם הוא בוטל, לא יהיה בהכרח מנוע מלהגיש בקשה לביטול הסימן. זאת, כיוון שלא הוא אשר גרם לדחיקת רגליו של בעל הסימן מהשוק.

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.