אודות הכותב: שרון

תיאור
שרון היא עורכת פטנטים ועורכת דין המתמחה בקניין רוחני במשרד G&A גלסברג, אפלבאום ושות'

פורסם על - ידי שרון

0

פסיקה: שימוש ברשימת לקוחות ותעריפים אינו גזל סוד מסחרי

cc-by-sa BP22Heber

בהחלטה שניתנה לאחרונה על ידי בית הדין האזורי לעבודה בבקשה למתן צו מניעה זמני כנגד עובד לשעבר ומעסיקתו הנוכחית נדרש בית הדין לשאלה אימתי שימוש ברשימת לקוחות ובתעריפים של מעסיק קודם ייחשב לגזל סוד מסחרי. עוד נדונו בהחלטה התנאים הנוספים הצריכים להתקיים על מנת לזכות בסעד של צו מניעה, הן ככלל והן בהקשר של סוד מסחרי, בפרט.

לקריאת המשך המאמר »

0

פסיקה: הזכות לפרסום היא קניינית ונמשכת 25 שנה מהמוות

A salvador dali like portrait, Portrait of a young man with his cat.  © Casfotoarda | Dreamstime.com

A salvador dali like portrait, Portrait of a young man with his cat
© Casfotoarda | Dreamstime.com

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד בת.א. 11740-03-13 Fundacio Gala Salvador Dali נ' וי.אס.מרקטינג (ישראל 2005) בע"מ (מיום 28.8.2016), נקבע כי הזכות לפרסום (right of publicity), שהיא הזכות לעשות שימוש מסחרי בשמו, קולו, או דמותו של אדם, היא זכות קניין לכל דבר ועניין, הניתנת לסיחור והעברה בירושה, בפרט. עוד נקבע כי משכה הראוי של זכות זו לא יפחת מ-25 שנה לאחר מותו של אותו אדם. כמו כן, נפסק כי מדובר בזכות עצמאית ומובחנת מזכויות קניין רוחני אחרות מוכרות בדין, שהפרתה מקימה עילת תביעה בעשיית עושר ולא במשפט. לפיכך, הצד הנפגע עשוי לזכות בסעד של השבת רווחי המפר או תשלום דמי שימוש ראויים לפי שווי שוק של הזכות, בהתאם לנסיבות העניין.

עובדות המקרה

התובעות, קרן ספרדית וחברת-בת הולנדית שלה, המנהלות את נכסי העיזבון של הצייר ואמן הסוריאליזם סלבדור דאלי, לרבות נכסי קניין רוחני ובהם זכות היוצרים ביצירותיו וסימני מסחר המכילים את שמו ורשומים ברחבי העולם ובישראל, הגישו תביעה כנגד שתי חברות שיווק, שרכשו זכויות שימוש מסוימות וחלקיות באחת היצירות של האמן, בגין שימוש חורג ואי ייחוס כנדרש, וכן כנגד רשת הקמעונאות "המשביר לצרכן" וחברת שיווק קשורה, על רקע הפרות נטענות שונות מצד כל הארבע וגורמים אחרים מטעמן של הזכויות ביצירה ובשמו של האמן, לרבות הפרת סימן מסחר רשום ו/או מוכר היטב, גניבת עין, עשיית עושר ולא במשפט בגין הפרת הזכות לפרסום, הפרת זכות יוצרים, ואף הטעיה צרכנית. בין התובעות ושתי הנתבעות הראשונות התנהלו הליכים קודמים שהסתיימו בפשרה שקיבלה תוקף של פסק דין, אלא שהראשונות סברו כי האחרונות הפרו את ההסכם ותבעו את ביטולו, במקביל לניהול הליכי ביזיון בית משפט כנגדן.

לקריאת המשך המאמר »

0

פסיקה: אופן עיצוב תצוגה אינו הבדל טכנולוגי המקנה התקדמות המצאתית

by Alex Bertolini

by Alex Bertolini

בהחלטה בתום הליך חד צדדי, במסגרתו עתרה מבקשת הפטנט, חברת .Biosense Webster Inc להפוך על פיו את סירוב הבוחן ליתן פטנט בנמקו כי האמצאה נעדרת התקדמות המצאתית כנדרש לפי סעיף 5 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 (להלן: "החוק") לאורם של 5 פרסומי ידע קודם, קבעה סגנית הרשם כי אכן כלל התכונות שנמנו בתביעות הבקשה תוארו על ידי שילוב הפרסומים האמורים וכי צדק הבוחן בדחותו אותה.

עוד קבעה סגנית הרשם באמרת אגב כי אף אם ההבדל העיצובי עליו הצביעה המבקשת בין האמצאה הנתבעת לבין הפרסום הקרוב ביותר לא היה מתואר באחד הפרסומים האחרים, הרי שעדיין לא היה בכך כדי להושיע את הבקשה, משבמועד האמצאה לא הציב הבדל זה כל קושי טכנולוגי שהתגברות עליו עשויה להוות צעד המצאתי – ולמעשה גם בתיאור הבקשה לא נכלל פירוט של רכיב שכזה, זולת אזכור סתמי כי אופן תצוגה כאמור הינו אפשרי. לקריאת המשך המאמר »

2

פוסט אורח: אסור למנוע רישום פטנט על גנים

אורן הרמן, פרופסור להיסטוריה של המדע באוניברסיטת בר אילן, כותב במוסף הארץ האחרון על אחד ממשפטי הפטנטים החשובים והמרתקים של העת האחרונה, הוא התיק שנדון בימים אלו בפני בית המשפט העליון של ארה"ב בנושא הפטנטים של חברת Myriad על הגנים BRCA1 ו- BRCA2 שמקודדים למוטציה המגבירה את הסיכון להתפתחות סרטן השד, אשר מאפשרים מצדם לחברה למעשה לנכס לעצמה בלעדית כל שימוש מסחרי של הבדיקה לגילוי הסבירות ללקות במחלה (אותה היא מציעה לכל דכפין תמורת תשלום, בסך של 3,000 דולר).
הסקירה המקיפה של הרמן, המתפרסת על כמעט שלושה עמודים, כתובה אמנם בכישרון לא מבוטל ובשפה בהירה וקולחת, המשתדלת ואולי אף מצליחה להנגיש להדיוטות את התפיסות והתובנות המדעיות המורכבות של הביולוגיה המולקולרית שברקע הסכסוך המשפטי; עם זאת, בהיבט הדוקטרינרי של מוסד הפטנט ומהותו והכללים המקובלים על פיהם הוא מתנהל מקדמת דנא, למרבה הצער היא מפספסת לחלוטין – כשהתוצאה הבלתי נמנעת היא החלשה משמעותית של הטיעון הכללי שהרמן מנסה לקדם, אף על פי שחלק מהנקודות שהוא מעלה הן בהחלט תקפות, כשלעצמן.
בשולי החלק הראשון של הרשימה, לאחר ההקדמה הפותחת, המוקדש לתיאור עקרונות היסוד של דיני הפטנטים בארה"ב כפי שהם משתקפים מן ההיסטוריה החקיקתית וההלכה הפסוקה שם, לפיהם רעיונות ותגליות 'עירומים' לא יהוו נושא לפטנט בפני עצמם, אלא רק היישום שלהם לחיי המעשה עשוי להיות כשיר – הרמן משחית לא מעט מילים ודיו כדי להסביר שהגנים העומדים במרכזם של הפטנטים של Myriad אינם אלא סוג כזה של תגלית, נטילה של חומר המצוי בטבע כמות שהוא, בלא השקעת כל מאמץ מיוחד או ביצוע פעולה יוצאת דופן בו לאחר מכן, אשר על פי אותם עקרונות היתה צריך לכאורה להיפסל מרישום כפטנט. בחלק השני, לעומת זאת, הרמן מתאר באריכות ובפירוט דקדקני עד להחריד את נסיבותיו של מקרה אחר וותיק יותר שהצדיקו לטעמו רישום פטנט על גן – מדובר במחקר המורכב, הארוך והמתיש שערכו עובדי חברת Amgen לפני כשלושים שנה (ומן הסתם בתנאים נחותים בהרבה מאלו שעמדו לרשות חוקרי Myriad, על ספו של האלף השלישי לספירה) לצורך איתורו של גן האחראי ליצירת ההורמון אריתרופואטין ופיתוח תרופה לאנמיה המבוססת עליו.

לקריאת המשך המאמר »

3

פוסט אורח: ביהמ"ש העליון: היקף הגנת הפטנט יפורש בצמצום לערכים המספריים שצוינו בתביעה תלויה

(cc by-sa Downtowngal)

יצרנית הרעפים חסין אש תבעה את המתחרה קוניאל על הפרת שני פטנטים שלה, הנוגעים לתהליך ייצור משופר של רעף עמיד מתערובת חרסיות או חרסית ובזלת הנשרפות בטמפרטורה נמוכה – זאת לאחר שנמצא כי המבנה הקריסטלוגרפי של המוצר המואשם חופף לזה של המוצר המוגן בפטנט. ביהמ"ש המחוזי דחה את התביעה, בקבעו כי הרכב חומרי הגלם במוצר המואשם ויחס כמויותיהם שונה מן המופיע במסמכי הפטנטים ולכן הוא אינו מפר אותם. בנוסף הוצב סימן שאלה לגבי תוקפו של אחד הפטנטים, לאור פרסום קודם בפטנט יפני שתיאר ייצור כלי חרס מבזלת וחרסית בחשיפה תרמית מופחתת. 

הערעור נסב הן על הפרשנות הצרה שהעניקה הערכאה הראשונה להגדרת האמצאה – לרבות הקביעה כי לא מדובר באמצאה שהיא תהליך ולכן כלל העברת נטל ההוכחה לא חל לגביה – והן על המשקל נמוך שיוחס לחוות הדעת של העדים המומחים מטעם בעלת הפטנט, עקב הקשרים ביניהם ומעורבות בהליכי הפיתוח והרישום.

לקריאת המשך המאמר »

0

פוסט אורח: פסיקה בארה"ב: שלילת תוקף מתביעה פונקציונלית כבלתי-מוגדרת בשל החסרת תיאור אלגוריתם לבקרה ממוחשבת מן הפירוט

שרטוט 1 מפטנט '412. Control Device 4

פוסט אורח זה, פרי עטה של שרון, מתייחס לפסיקה אמריקאית חדשה הדנה בהגדרה פונקציונאלית של רכיבי האמצאה שנתבעה בפטנט

בפסק-הדין בעניין Ergo Licensing v. CareFusion 303 שניתן לאחרונה, אישר בית-המשפט הפדראלי לערעורים בארה"ב בדעת רוב את קביעת הערכאה הראשונה כי תביעות הפטנט בהן ננקט המינוח הפונקציונלי "אמצעי בקרה" ("control means") או "אמצעי בקרה ניתנים לתכנות" ("programmable control means") אינן תקפות, מאחר והיקפן לא ניתן להגדרה ברורה ומדויקת בהעדר תיאור של מבנה מתאים במסמכי הפטנט, כדרישת החוק האמריקאי בסעיף 35 U.S.C. § 112.

הכרעה זו נפלה במסגרת הליך הקרוי "Markman Hearing" שהתקיים בין הצדדים כמקובל בתביעות על הפרה בשנים האחרונות ומטרתו בירור הסוגיות המקדמיות של היקף ופרשנות התביעות, על-מנת שניתן יהיה להמשיך ולבחון בשלב הבא האם "המוצר המואשם" אכן נופל בגדרן.

האמצאה במוקד הסכסוך נוגעת למערכת עירוי נוזלים לגוף מטופל, כשהללו מוזרמים אליו במקביל ממקורות שונים ונמדדים עצמאית כך שמתאפשר שחרור של כל אחד מהם בקצב אחר. השליטה בכל מקור מתבצעת על-ידי אמצעי כיוונון, המחוברים בתורם ליחידת בקרה מרכזית המאפשרת הפעלה בררנית שלהם.

לקריאת המשך המאמר »

9

פוסט אורח: תביעות פונקציונליות בפטנטים

(cc by-nc-sa efilpera)

פוסט אורח זה שנכתב על ידי שרון מוקדש לסקירה כללית על הנושא של תביעות פונקציונליות בפטנטים ויחס הדין הישראלי כלפיו, בעקבות ההחלטה העדכנית של ערכאת הערעור הפדראלית בארה"ב בעניין Ergo Licensing v. CareFusion 303 אשר תידון בהמשך ברשימה נפרדת פרי עטה של שרון.

תביעות פונקציונליות בפטנטים, או תביעות המוגבלות בתוצאה כפי שהן מכונות לעיתים בספרות המשפטית, היו ומוסיפות לעמוד במוקדן של התדיינויות משפטיות רבות עוד החל משנות ה-30 של המאה הקודמת לפחות, ודומה כי הנושא עודנו רחוק מהתבהרות והתייצבות.

ביטויים, מונחים או הגדרות הינם "פונקציונליים" שעה שהם באים לתאר רכיב מסוים שלא באמצעות מניית תכונותיו המבניות כי אם על-ידי התוצאה או ההשפעה התפקודית אותה הוא נועד להשיג.

לקריאת המשך המאמר »

0

פוסט אורח: עדכון פסיקה: תכנון בעזרת הדמיית מחשב הינו כשיר לפטנט

cc by Samuel M. Livingston

בפסק-דין מהשבוע שעבר קבע בית-המשפט לפטנטים בבריטניה, בקבלו את עתירת Halliburton כנגד החלטות סגן רשם הפטנטים על דחיית בקשותיה, כי שיטת תכנון מקדחה, באמצעות הדמיה ממוחשבת של פעולתה בהתאם לפרמטרים ניתנים לכוונון, אינה נופלת בגדר הסייגים לפטנט של תוכנת מחשב או פעולה מחשבתית בתור שכזו – כפי שהם מנויים בסעיף 1 לחוק הפטנטים הבריטי, המהווה העתק כמעט מדויק של סעיף 52 לאמנת הפטנטים האירופית, כדלקמן:

1. (1)…
(2) It is hereby declared that the following (among other things) are not inventions for the purposes of this Act, that is to say, anything which consists of—
(a) …
(b) …
(c) a scheme, rule or method for performing a mental act, playing a game, or doing business, or a program for a computer;
(d) …
but the foregoing provision shall prevent anything from being treated as an invention for the purposes of this Act only to the extent that a patent or application for a patent relates to that thing as such.

בדונו בסייג של פעולה מחשבתית בפרט, תוך סקירה וניתוח מפורטים של הפסיקה בנושא עד כה, הצביע השופט בירס על שתי גישות פרשניות העולות ממנה לגביו: המרחיבה, לפיה הוא חל על כל תהליך הניתן להתבצע במחשבה; והמצמצמת, הפוסלת פעולות המבוצעות במחשבה בלבד – והכריע לטובת האחרונה, הן לאור הלכות קודמות והן משיקולי מדיניות (פסקה 57):

So the balance of authority in England is in favour of the narrow approach to the mental act exclusion. I will only add that, if the matter were free from authority, I would favour the narrow interpretation on its own merits. The wide construction seems to me to be uncertain in scope and I am not aware of any good reason why the exclusion needs to be interpreted widely. On the other hand I can see a logic behind the narrow interpretation, preventing patents being granted which could be infringed by a purely mental process. Allowing for the possibility of patent infringement by thought alone seems to me to be undesirable.
כאסמכתא נוספת להעדפת גישה זו צוטטה החלטה T 1227/05 של ועדת הערר במשרד הפטנטים האירופי, שקבעה כי די במימוש ממוחשב לשיטה כדי לשלול את תחולת הסייג.
יישום הגישה לתביעה שבמחלוקת בהתאם למבחן ארבעת השלבים שהותווה בעניין אירוטל הוביל למסקנה כי מאחר ותרומת האמצאה אינה נופלת בלעדית בגדרו של התחום הלא כשיר – שכן היא נוגעת לשיטה הממומשת במחשב, שלגביה סייג הפעולה המחשבתית אינו עוד רלבנטי מעתה – אזי היא צולחת את מחסום הכשירות הראשוני, הגם שהתביעה לא צומצמה ליישום גשמי על-ידי הוספת צעד של ייצור המקדחה. התיקים הוחזרו אפוא לרשם הפטנטים להמשך הבחינה.
בשולי הדברים הוער כי חרף הבדלי הגישות בין בריטניה ומשרד הפטנטים האירופי, אין מניעה כי החלתן תניב את אותה תוצאה, ושמבחינה משפטית אמצאות המיושמות במחשב כשירות לפטנט בבריטניה ובאירופה באותה מידה. עוד צוין ביחס לגישה האירופית העכשווית, כי סוגית הכשירות תחתיה כרוכה בד-בבד בגישה מיוחדת לסוגית ההתקדמות ההמצאתית, כך שלא ניתן לנתק בין השתיים ולברור מכל גישה רק את החלקים הנוחים למבקשים.
(מקור : IPKat)
הערות:
על-פניו נראה שלא מדובר בהחלטה תקדימית – או שלפחות כך היא מתיימרת להציג את עצמה, בצלן של ההלכות המחייבות של ערכאת הערעורים והחלטות קודמות של ביהמ"ש לפטנטים, לרבות מקרה דומה כביכול שאמור היה לייתר את העתירה הנוכחית (עניין קאפור המוזכר בפסקאות 54-53).
נקודה מסקרנת אחת היא ההערות המסכמות ביחס למחלוקת שמתגלעת מזה חמש שנים בין בתי-המשפט הבריטים למשרד הפטנטים האירופי סביב הסטייה כביכול של האחרון בדרך החלת הסייגים לפטנט בכלל והסייג הנוגע לאמצאות תוכנה בפרט: בצד ההצהרה החגיגית בדבר (חזקת) שוויון הדינים, הבריטים מסכימים לכל היותר שלא להסכים ודבקים ב"גישה המוקדמת", בין בגלל המחויבות לתקדימי ערכאת הערעורים ובין כי היא נראית להם מסתמא פחות זרה ומפותלת (תחושה שניתן בהחלט להזדהות איתה). עם זאת הדבר הבולט לעין שנותר במשותף משני צדי התעלה הוא שהסייג של תוכנות מחשב במידה רבה נמחק והפך הלכה למעשה לאות מתה: כך, העובדה שהתהליך הנתבע ממומש כולו או מקצתו באמצעות תוכנה כבר אינה עומדת עוד בעוכריו, כשהיא לבדה; ולא זו אף זו: עצם המימוש הממוחשב שולל מיניה וביה את תחולת הסייג של פעולה מחשבתית.
הניגוד החריף יותר מתעורר דווקא כשחוצים את האוקיינוס, בהשוואה עם הפסיקה האמריקאית העדכנית שבחרה לאמץ את הגישה המרחיבה דווקא ביחס לסייג הפעולה המחשבתית – (אולי בגלל, ולא למרות) שבארה"ב הוא הלכתי ולא חקוק כבאירופה ובריטניה – בפרשת סייברסורס (שנדונה בבלוג כאן וכאן), ובפרשת קלאסן בה נדחו שניים מתוך שלושה פטנטים שעסקו בקביעת משטר חיסונים לפעוטות הממזער את הסיכון לתחלואה בגיל מבוגר, בעוד שאושר השלישי מתוכם שכלל, בנוסף לסקירת התצפיות ושערוך ההסתברות, גם את הצעד הגשמי של מתן החיסונים עצמם (בעוד שבנדון דידן לא נדרש כאמור צמצום דומה). כרסום מסוים של סייברסורס אירע בפרשת הולו, אולם נראה שהמילה האחרונה בעניין זה טרם נאמרה.
4

פוסט אורח: פסיקה: תביעה למוצר תוכנה תיפסל אם התהליך המיושם אינו כשיר

by Luis Fernández García

על-פי הלכה תקדימית שנקבעה לאחרונה בבית-המשפט הפדראלי לערעורים בארה"ב, תביעה למצע מאכסן המכיל הוראות לביצוע תהליך בידי מחשב – המכונה בעגה המקצועית תביעת בורגארד – לא תיחשב עוד כשירה לפטנט, ככל שהתהליך שביסודה אינו בא בגדרו של סעיף 35U.S.C.§101, הקובע את תחומי הכשירות כדלקמן:

any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof
האמצאה שעמדה במוקד הסכסוך בין הצדדים עוסקת בחשיפת ניסיונות מרמה בעסקאות מקוונות, באמצעות הצלבת מידע כתובת האינטרנט (MAC ,IP וכדומה) של הרוכש עם כתובות ששימשו לעסקאות מרמה בעבר. תביעת ההפרה שהגישה CyberSource כנגד Retail התבססה על שתי תביעות בלבד מן הפטנט.

בית-המשפט ניתח תחילה את תביעת השיטה – הן לפי מבחן ה"מכונה-או-התמרה" שסויג בפרשת Bilski כבלתי-מכריע, הן לאור הלכות קודמות שקבעו כי תהליכים מחשבתיים כשלעצמם לא יהיו כשירים לפטנט – והסיק כי היא נוגעת לתהליך מחשבתי הניתן להתבצע בידי אדם בשימוש בנייר ועפרון (למעשה, בעלת הפטנט אף הודתה כי טרם יצירת המימוש הממוחשב, ביצעו עובדיה בדיקה דומה באופן ידני).

by quacktaculous

או-אז עבר בית-המשפט לתביעה האחרת, וקבע – תוך שהוא מסתמך על מקרה קודם בו נעשתה "הרמת מסך" מעל תביעת התקן עם הגדרות פונקציונליות (Means-Plus-Function) כך שזוהתה עם תביעת שיטה שנפסלה – כי חרף השוני המילולי, מבחינה מהותית תביעת הבורגארד הנדונה, בדומה למקבילתה תביעת השיטה, נוגעת לתהליך מחשבתי של איתור עסקאות מרמה ולא למוצר לאכסון הוראות מחשב. הנטל לסתור, שהועבר לתובעת, לא הורם.

לקריאת המשך המאמר »

7

פוסט אורח: הערת פסיקה: התנגדות לבקשת פטנט מס' 136482 תרכובות ברום נ' Albermarle Corporation USA – חלק שני

הערת המערכת: רשומה זו הינה החלק השני של הערת הפסיקה. החלק הראשון של הערת פסיקה זו דן בזכות התיקון של בקשת פטנט להיות בקשה לפטנט מוסף, וכן בשימוש בנימוק של "טוהר הפנקס" כטענה הגנתית ולאו דווקא טענה התקפית.

בסמוך להגשת ההתנגדות, עוד בטרם תידון זו לגופה וקודם להגשת ראיות הצדדים, עתרה המתנגדת לדחיית הבקשה לפטנט על הסף, מהעילה שקיבולה היה שלא כדין. זאת, בשל פגמים היורדים לשורש ההליך שנפלו לשיטתה בבחינת הבקשה.
הטענות שהעלתה המתנגדת לעניין זה היו בחלקן עקרוניות ובחלקן כאלו הנוגעות פרטנית למבקשת ולהתנהלותה באותו מקרה מול הרשות.
הטענות העקרוניות עסקו ביחס בין שני מוסדות אידיוסינקרטיים ושנויים במחלוקת במידה רבה, כל אחד מהם תוצר של שיטת משפט אחרת: ההסדר הקבוע בסעיף 17(ג) לחוק הפטנטים הישראלי, ובקשת המשך או המשך-בחלקה המעוגנת בדין האמריקאי.

סעיף 17(ג) לחוק – סדר בחינה מקוצר
סעיף זה, שהוסף לחוק במסגרת תיקונו בשנת 1995, מאפשר למבקש שבחר בכך להאיץ את הבחינה וזאת בהסתמך על הליכים שקוימו בפני רשות זרה לגבי אותה אמצאה, אשר הבשילו לכדי פטנט שם. עם מילוים של התנאים המפורטים בו, קמה חזקה עובדתית לטובת המבקש כי בקשתו עומדת בדרישות החוק המהותיות: חידוש, התקדמות המצאתית, אחידות, דיות התיאור ותביעות לא חומדניות – הקבועות בסעיפים 4, 5, 8, 12 ו-13 לחוק, בהתאמה.
הרציונל העומד ביסוד ההסדר הוא שאם אותה רשות המוחזקת כנוהגת הקפדה יתרה בבחינותיה מצאה לנכון להעניק פטנט בגין בקשה שתבעה אמצאה זהה, אזי סביר להניח שבדיקה חוזרת מקומית תוביל למסקנה דומה ועל-כן אפשר בעצם לוותר עליה. עם זאת, יש לשים לב כי חזקה זו ניתנת לסתירה; בפרט, על-פי סעיף 17(ד) לחוק, לרשם וכן לממונה על הבוחנים או סגנו שמור שיקול-דעת שלא לקבל את הבקשה, במקרה שבו ישנן ראיות המפריכות את הנחת הכשירות האמורה, או מכל "טעם מיוחד אחר". עוד חשוב לזכור כי החלת הנוהל המזורז אינה פוטרת את הבקשה מעמידה בדרישות מהותיות נוספות המנויות בסעיפי החוק האחרים, כגון סעיפים 2, 3, 7 ו-9 לחוק.
יש להעיר כי מדובר בהסדר חריג שאין לו אח ורע בעולם, בין אם משום שיתר המדינות כנראה ששות הרבה פחות "להפריט" או "לאצול" סמכות ריבונית מעין זו לפקידיה של מדינה או רשות שיפוט אחרת, ובין אם בשל מתח אפשרי עם הוראת סעיף 4bis לאמנת פאריס, המחייבת את המדינות החברות לכיבוד העיקרון בדבר עצמאות הפטנטים שנתקבלו עבור אותה אמצאה במדינות שונות.
הדבר אולי הקרוב ביותר לכך מצוי בדין האוסטרלי, שבצד בחינה רגילה (Standard) מקנה ברירה הקרויה Modified Examination, במסגרתה יכול מבקש לפטור עצמו מהדרישות הצורניות – אחידות, דיות התיאור, היקף התביעות וניסוחן – ומהן בלבד, במידה והגיש פירוט זהה לפטנט מקביל שהוענק לו בארה"ב, קנדה, ניו-זילנד או מדינה חברה באמנת הפטנטים האירופית.
נקודה נוספת וחמקמקה לגבי הסעיף, שגם בה לא תמיד מדקדקים מספיק, היא הדרישה לקשר של דין קדימה שבסעיף-קטן (1), אשר ראוי להתעכב על נוסחו המלא:

(1) המבקש הגיש בקשה למתן פטנט על אותה אמצאה (בסעיף זה – בקשה מקבילה) וקיבל את הפטנט, במדינה ששמה מופיע ברשימה שפרסם הרשם ברשומות (בסעיף זה – פטנט מקביל), ונתקיים אחד מאלה:
(א) עבור בקשת הפטנט בישראל נדרש כדין דין קדימה, מכוח הבקשה המקבילה, לפי סעיף 10;
(ב) עבור הבקשה המקבילה נדרש, על פי הדין החל עליה, דין קדימה מכוח בקשת הפטנט בישראל;
(ג) עבור בקשת הפטנט בישראל נדרש כדין דין קדימה מכוח בקשה אחרת להגנה שהוגשה במדינה החברה, ומכוחה של הבקשה האחרת נדרש דין קדימה עבור הבקשה המקבילה, על פי הדין החל עליה;

הדין צופה אם כן שלושה מצבים אפשריים לקיום קשר של דין קדימה:
– מצב א: הבקשה בישראל תובעת דין קדימה מהבקשה המקבילה.
– מצב ב: הבקשה המקבילה תובעת דין קדימה מהבקשה בישראל.
– מצב ג: הן הבקשה בישראל והן הבקשה המקבילה תובעות דין קדימה מבקשה שלישית.
נכון להיום, רשימת המדינות ורשויות הבחינה שסעיף 17(ג) חל לגביהן כוללת את אוסטריה, אוסטרליה, ארצות הברית, גרמניה, דנמרק, הממלכה המאוחדת, הפדרציה הרוסית, יפן, משרד הפטנטים האירופאי, נורווגיה, קנדה ושבדיה.
בנדון דידן, הבקשה בישראל תבעה דין קדימה מבקשת המשך-בחלקה שהוגשה בארה"ב, כלומר הוא נפל כביכול בגדרו של מצב א.
בהמשך הרשימה עוד יורחב הדיבור על סוגיה זו.

בקשת המשך/המשך-בחלקה
המוסד של בקשת המשך (Continuation) או בקשת המשך-בחלקה (Continuation-in-Part, ובקצרה CIP) נועד לשמש למטרות דומות לאלו של פטנט מוסף, אולם הוא נושא כמה מאפיינים ייחודים לדין האמריקאי. מדובר בבקשה המבוססת על בקשה קודמת בארה"ב תוך תביעת דין קדימה ממנה, המוגשת בידי אותם ממציאים או חלק מהם, ומכסה היבטים אחרים או נוספים של האמצאה או שיפורים שלה.
בניגוד גמור לאמנת פאריס התוחמת את מסגרת הזמן שבמהלכה ניתן לתבוע דין קדימה מבקשה קודמת לתקופה בת 12 חודשים, המגבלה היחידה שמציב לעניין זה 35U.S.C. §120 היא שבקשת ההמשך הוגשה בטרם הוזנחה הבקשה הקודמת או הפכה לפטנט, או לפני שנסתיימו ההליכים בנוגע לבקשה הקודמת או לבקשה הזכאית גם כן ליהנות מתאריך הבכורה שלה.
בבקשת המשך ניתן לכלול תביעות חדשות אך על התיאור להיות זהה לזה שבבקשה המקורית. הוספת חומר חדש לתיאור הבקשה המקורית מתאפשרת רק במסגרת בקשת המשך-בחלקה, תוך חזרה על חלק ניכר ממנו.
עם זאת, דומה כי התמריץ העיקרי להגשת בקשות המשך נעוץ דווקא בכללים הדיוניים ובנהלי הבחינה האמריקאיים, לפיהם דחייתה של תביעה מסוימת במהלך הבחינה הופכת חלוטה עם הישנותה (final rejection), כך שההליך מגיע על-פי-רוב לקיצו הרשמי בתום שני "סיבובים" בלבד של דוח לגופו של עניין (Office Action on the merits). במקרה כזה, שהוא כאמור גם פרדיגמטי, הגשת בקשת המשך מאפשרת אפוא את המשך ההתדיינות מול משרד הפטנטים סביב אותן תביעות שבמחלוקת, או לחלופין הרחבות חזית שטרם מוצו.
יצוין כי מאז 8 יוני 1995 קיים מסלול מיוחד לצורך התמודדות עם דחייה סופית, בדמות בקשה להמשך הליכים (Request for continued examination, ובקצרה RCE).

העלילה מסתבכת – חוזר רשם מ.נ. 33
נקל להבין אפוא כי המפגש בין שני בנים חורגים אלו לדיני הפטנטים, זר ומוזר ככל שייראה על-פניו, היה גם במידה רבה בלתי נמנע, שכן הבקשה המקבילה בארה"ב לא פעם אינה הופכת לפטנט אלא לאחר הגשתה כבקשת המשך, פעם אחת או יותר. אך מה אם הפטנט האמריקאי המקביל נבע מבקשת המשך-בחלקה – הכוללת ומן הסתם גם תובעת תוספות שלא נכללו במקור, לא כל שכן בבקשה הישראלית – האם עדיין ניתן להחיל לגביו את הנוהל המעוגן בסעיף 17(ג) לחוק?
באופן מפתיע, התשובה שניתנה לשאלה זו במסגרת חוזר רשם מ.נ. 33 (בסעיף 6.ג. בו) היתה חיובית.
המתנגדת במקרה דנן ביקשה לערער על תקפותה של הנחיה מינהלית זו, בהעלאת טענות שונות באשר לאופן הבחינה של בקשות CIP על-ידי משרד הפטנטים האמריקאי, שיש בו לכאורה כדי לחתור תחת הרציונל שביסוד סעיף 17(ג) לחוק. כך, למשל, נטען כי מכוח תאריך הבכורה של הבקשה ההורה, לא נבחנים החידוש וההתקדמות ההמצאתית בבקשת ההמשך לעומת פרסומים בתקופת הביניים שבין תאריך ההורה ותאריך ההגשה, וגם לא לעומת הבקשה ההורה עצמה שאפשר שפורסמה בינתיים.
ייאמר לזכותה של המתנגדת, כי הבקשה אותה בחרה לתקוף היוותה מקרה בוחן מצוין, כפי שעולה מאילן היוחסין המסועף שבדף השער של פטנט US 6218584 – היא תבעה דין קדימה מבקשת המשך-בחלקה של בקשת המשך-בחלקה של בקשת המשך-בחלקה של 3 בקשות, האחת מהן בעצמה בקשת המשך-בחלקה, ואחת אחרת מהן שגם הפכה לפטנט היתה בקשת המשך של בקשה שהפכה אף היא לפטנט.
יתרה מכך, גם כשנשאלה על כך במפורש, השיבה המבקשת לבוחנת כי הבקשות הקודמות בשרשרת אינן רלבנטיות – הצהרה שקשה ליישבה עם מהותה של בקשת ההמשך-בחלקה, ושאולי אף עולה כדי מסירת פרט מטעה כמשמעותו בסעיף 18ג לחוק, העלולה להוביל לקיצור, ביטול, הפקעת או אי-מתן הפטנט.
אלא שהרשם לא התרגש מטענות המתנגדת ופסק כי אינו רואה לנכון להחריג את הפטנטים הנובעים מבקשת CIP מתחולת הסעיף. אגב כך הוא בחר לצטט בהסכמה התבטאות של בית-המשפט המחוזי בפרשת המגילות הגנוזות, לפיה חזקת שוויון הדינים בכל הקשור לקניין רוחני אינה פיקטיבית אלא משקפת את המציאות עקב הרמוניזציה בינלאומית – אמירה שאינה עומדת במבחן הביקורת או המציאות אפילו לא ביחס לאותה פרשה עצמה.
יחד עם זאת, החשש מהחמצת בקשה הורה אחת או יותר כפרסום קודם רלבנטי הניעוֹ לקבוע הנחיה מינהלית חדשה ולעגנה בחוזר רשם מ.נ. 58 שהופץ עם מתן ההחלטה בבקשת הסף, ולפיו:

"בקשה שהוגשה בישראל תוך תביעת דין קדימה מבקשת המשך או המשך בחלקה תחייב הודעה ללשכה אודות תאריכי הפרסום של הבקשות בשרשרת בקשות ההמשך או בקשות המשך בחלקן.
במידה ועל סמך אחת הבקשות בשרשור הוגשה בקשה בישראל, יש להודיע ללשכה את מספרה."

האמנם בכך הסתיימו כל התלאות ובאו אל פתרונן?

סעיף (4C.(4 לאמנת פאריס – החייאת תאריך הבכורה
סעיף זה, שלמרבה הצער אף הוא נוטה לחמוק מעיניהם של רבים וטובים כפי שיתברר מיד, למרות שהשלכותיו עשויות להיות קריטיות לעניין עצם תוקפה של תביעת דין הקדימה, קובע כדלהלן

"(4) A subsequent application concerning the same subject as a previous first application within the meaning of paragraph (2), above, filed in the same country of the Union shall be considered as the first application, of which the filing date shall be the starting point of the period of priority, if, at the time of filing the subsequent application, the said previous application has been withdrawn, abandoned, or refused, without having been laid open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and if it has not yet served as a basis for claiming a right of priority. The previous application may not thereafter serve as a basis for claiming a right of priority."

ובמילים פשוטות, מה שהסעיף בא לומר הוא שהזכות או היכולת ליהנות מדין הקדימה היא חד-פעמית, במובן זה שאם לאחר הגשת הבקשה הראשונה הוגשה באותה מדינה בקשה עוקבת באותו נושא, אזי הבקשה המאוחרת לא תוכל לבסס תביעת דין קדימה, זולת אם הבקשה הקודמת הוסרה, נזנחה או סורבה, מבלי שפורסמה ברבים ומבלי להותיר כל זכויות, ואם לא שימשה כבסיס לתביעת דין קדימה. כלומר, על-מנת שהבקשה העוקבת תוכל לבסס תביעת דין קדימה ברת-תוקף, הבקשה הקודמת צריכה להיות בטלה מדעיקרא, כאילו מעולם לא היתה ולא נבראה.
מדובר בפרקטיקה די מקובלת, בין בידי ממציאים שבמהלך השנה מהגשת הבקשה הראשונה לא עלה בידם לגייס מימון מספיק ובין בידי חברות המבכרות לשמור על סודיות הטכנולוגיה אך במקביל רוצות להיות מוכנות על כל צרה שלא תבוא. הפעולה של הגשת הבקשה החדשה תוך הזנחת הבקשה הקודמת מכונה re-filing או revival of the priority date.
חרף זאת, בסעיף 10(א)(1) לחוק לא בא זכרה, במסגרת התייחסותו לריבוי בקשות קודמות באותו נושא:

10. (א) הגיש בעל אמצאה בקשת פטנט בישראל על אמצאה שכבר הגיש עליה, הוא או מי שקדם לו בזכות בעלות, בקשה קודמת לפטנט במדינה חברה (להלן – בקשה קודמת), רשאי הוא לדרוש כי לענין הסעיפים 4, 5 ו-9 יראו את תאריך הבקשה הקודמת כתאריך הבקשה שהוגשה בישראל (להלן – דין קדימה), אם נתמלאו כל אלה:
(1) הבקשה בישראל הוגשה תוך שנים עשר חודש לאחר הגשת הבקשה הקודמת, ואם הוגשו יותר מבקשה קודמת אחת לאותו ענין – לאחר המועד שבו הוגשה המוקדמת שביניהן;

ומכאן, בחזרה לנפלאות הדין האמריקאי –
כזכור, בקשת המשך או המשך-בחלקה מוגשת בטרם הוזנחה הבקשה ההורה, כאשר זו האחרונה אף משמשת בסיס לתביעת דין קדימה של בקשת ההמשך/המשך-בחלקה ממנה.
נפקותו של סעיף (4C.(4 לכך היא אם כן ברורה: בקשת המשך, בהגדרה, היא אינה "הבקשה הראשונה" לאותו עניין, שכן תיאורה נכלל במלואו כבר בבקשה ההורה שאת תאריכה היא מבקשת לנצל; מכאן שתביעת דין קדימה מבקשת המשך, למצער במדינות המקיימות את אמנת פאריס ככתבה וכלשונה (היינו, בכולן מלבד ארה"ב…) היא חסרת כל תוקף!
בפרט, אין נפקא מינה לעניין זה אם הבקשה ההורה או אחת מקודמותיה בשרשור פורסמו עובר להגשת בקשת ההמשך. הללו יהוו בכל מקרה פרסום קודם לעומת הבקשה בישראל, שתאריכה הקובע יידחה למועד הגשתה בפועל.
לכל היותר, ביחס לבקשת המשך-בחלקה, ניתן יהיה אולי לבסס תביעת דין קדימה על החומר החדש שלא תואר בבקשה ההורה. אם כי, באופן טיפוסי, מדובר בתוספות פעוטות למה שמהווה כאמור חזרה על התיאור המקורי או חלק ניכר ממנו. דין כל חזרה כזו זהה לזה של בקשת המשך רגילה – אין היא יכולה להקים תביעת דין קדימה ברת-תוקף.
אולם אם כך הדבר, האם יש עוד מקום לומר, כי התנאי להחלת סעיף 17(ג) שקובע סעיף-קטן (1) בו מתקיים, שעה שדין הקדימה הנתבע אינו תקף כלל ביחס לחלקה הארי של הבקשה?

סעיף 17(ג) ובקשות המשך/המשך-בחלקן – מתי בכל זאת כן?
כאמור, סעיף-קטן (1) המצוטט לעיל עוסק בשלושה סוגי קשר של דין קדימה שייתכנו בין הבקשה בישראל והבקשה המקבילה. המסקנה המתחייבת לאורו של סעיף (4C.(4 לאמנת פאריס היא כי תחולת סעיף 17(ג) נשללת קטיגורית ביחס למצב א, שכן אמנם "נדרש" דין קדימה עבור הבקשה בישראל, אך לא "כדין"; התאריך הקובע במקרה כזה הוא תאריך ההגשה בישראל ולא תאריך הבקשה המקבילה. שאלה פתוחה היא אם ניתן לחלופין להחיל את הוראות חוזר רשם מ.נ. 70 במקרה כזה. אף שבניסוחו המקורי השיב על כך החוזר לכאורה בחיוב, הרי שתיקונו המסורבל – המתבסס בין היתר על הנחה שניתן להרהר אחריה, לפיה כאשר הבקשה הראשונה מוגשת כבקשה בינלאומית (PCT), שלביה הלאומיים אינם תובעים מכוחה דין קדימה – נראה כשולל זאת.
מה באשר לשני המצבים האחרים?
מצב ב המתייחס לבקשה מקבילה התובעת דין קדימה מן הבקשה בישראל – ואשר לגביו דומה כי בכל הקשור לבקשות המשך או שרשור שלהן השאלה כלל אינה מתעוררת – אינו טומן בחובו קשיים מיוחדים, ככל שבתיאור הבקשה המקבילה לא נכללו לכתחילה תוספות שלא בא זכרן בבקשה המקורית שהוגשה בישראל; אחרת, על-מנת לנצל את ההסדר באופן שאינו מעמיד בספק את תוקף הפטנט, יש לכלול את התוספות מבעוד מועד בטרם פורסמו בבקשה הישראלית בדרך של תיקון הפירוט, בקשה לפטנט מוסף, או במסגרת שלב לאומי בנסיבות מתאימות.
כוחם של דברים אלו יפה בשינויים המחויבים גם ביחס למצב ג, ככל שהבקשה ממנה נתבע דין הקדימה בישראל ובמקבילה, היא "הבקשה הראשונה" לאותו ענין במובן סעיף (4C.(4 לאמנת פאריס.
יושם אל לב כי על-פי סעיף-קטן (1), בכל הנוגע לבקשה המקבילה ולדין הקדימה שהיא תובעת, הרי שתקפותו נבחנת לא במשקפי האמנה כי אם "על פי הדין החל עליה", דהיינו הדין המדינתי; משמע, שאם הדין האמריקאי מכיר בתביעת דין קדימה בידי בקשת המשך/המשך-בחלקה על אף ולמרות האמור באמנת פאריס, אזי גם מבחינת סעיף 17(ג) לחוק מתקיים אותו קשר של דין קדימה הנדרש לצורך החלתו.
בהקשר זה לא יהיה זה למותר להטעים כי סעיף (4C.(4 לא פורש באופן אחיד בדין הפנימי לרבות בחקיקה הקולטת של המדינות החברות: כך, בעוד הדין האמריקאי הנהיג משטר ייחודי גמיש ולמעשה מנוגד לו, החוק הישראלי כאמור מתעלם ממנו ואילו אמנת הפטנטים האירופית משמרת את כפל המשמעות הגלומה בו (סעיף 87 EPC), חוק הפטנטים האנגלי מאמץ את הפרשנות המחמירה יותר ולפיה החיאת תאריך הבכורה תהא תקפה אך ורק אם הבקשה העוקבת הוגשה באותה מדינה בה הוגשה הבקשה הראשונה ((.Patents Act, 1977, c. 37, §5(3)(a) (Eng).