בקשת ביטול פטנט ארכיון

3

ביטול פטנט על ידי בעליו

חוק הפטנטים מאפשר לכל אדם החפץ בכך, לעתור לביטול הפטנט. אלא, שכאשר מדובר בבעל הפטנט עצמו, להבדיל מכל צד שלישי, החוק מאפשר לו לבקש את ביטול הפטנט אף מבלי שיש עילה לכך. יתר על כן, בידי בעל הפטנט החופש לבחור את האופן שבו הפטנט יסיים את חייו: הראשון, בטלות – משמעה, ביטול הפטנט באופן רטרואקטיבי כאילו לא היה קיים מעולם. השני, מחיקה – ביטול הפטנט מכאן ולהבא.

ההסדר האמור קבוע בסעיף 73א לחוק הפטנטים:

(א) בוטל פטנט סופית על פי בקשת בעל הפטנט, ירשום הרשם את דבר הביטול בפנקס, ורואים את הפטנט כאילו לא ניתן.
(ב) נמחק פטנט סופית על פי בקשת בעל הפטנט, ירשום הרשם את דבר המחיקה בפנקס ורואים את הפטנט כאילו נמחק ביום הגשת הבקשה לפי סעיף 73(א).

כאמור, במקרה של בקשת ביטול או מחיקה על ידי בעל הפטנט, אין צורך להראות פגם משפטי במתן הפטנט. מדובר במעין זניחה אקטיבית של הזכות המשפטית והשמתה בחזקת הרבים. כיוון שיתכן וישנם צדדים שלישיים המסתמכים על הקניין שיש לבעל הפטנט בפטנט, דוגמת מי שמחזיק ברישיון, בשיעבוד או בזכות דומה, החוק קובע כי בקשת ביטול תפורסם ברבים בכדי שמי שעשוי להיפגע מביטול הפטנט יוכל להביא את עמדתו בפני רשם הפטנטים.

נדמה שזה אך ברור מאילו כי אין שימוש רב בסעיף 73 לחוק הפטנטים. השארתו של פטנט בתוקפו אינה כרוכה בהוצאות כלשהן, מלבד אגרות חידוש. מי שמבקש לזנוח מחמת חיסכון כיס, עשוי פשוט להימנע מתשלום אגרות החידוש במועדן. הגשת בקשה לביטול – שלרוב מוגשת על ידי עורכי פטנטים – דווקא כרוכה בהוצאות.

והנה, לאחרונה, הוגשה בקשה מעין זו לרשם הפטנטים.

בעניינה של חברת GENENTECH INC עתרה האחרונה לביטול פטנט מס' 175885 שכותרתו "נוגדן, חלקי נוגדן, שיטה להכנתו ושימושים של הנוגדן". סגנית הרשם קבעה כי הבקשה תפורסם וככל שלא יהיו התנגדויות, הפטנט יבוטל.

באותו עניין התעוררה סוגיה משנית והיא המועד שבו הוגשה בקשת הביטול לרשות הפטנטים. בעלת הפטנט טענה כי הוגשה בקשה קודמת שלא טופלה. סגנית הרשם דחתה טענה זו בהעדר ראיות לקיומה של בקשה קודמת, אך העירה כי ממילא אין לתאריך הגשת הבקשה כל נפקות מחמת שמדובר בבקשה לביטול רטרואקטיבי של תוקף הפטנט כאילו לא ניתן. זאת, למעשה, להבדיל מבקשת מחיקה בה תוקף המחיקה מתחיל ממועד הגשת הבקשה ואילך.

ההחלטה אינה מציינת מדוע בעלת הפטנט מבקשת את ביטולו.

(בקשה לביטול פטנט 175885 GENENTECH, INC (אתר הרשות, 24.04.2013))

0

דו"ח רשות הפטנטים לשנת 2011

דו"ח רשות הפטנטים לשנת 2011 פורסם והוא מגלה נתונים מעניינים רבים.

בשנת 2011 נתבקשו כ-6,900 בקשות לרישום פטנט, ירידה של כ-5% לעומת אשתקד. בשנה זו ניתנה כמות יוצאת דופן של פטנטים (5,104) וההסבר לכך נובע מעיכובים בפרסום יומני הפטנטים עליהם הרשות התגברה באמצעות מעבר לפרסום אלקטרוני.

עמ' 36 לדו"ח

הרוב המוחלט של הבקשות לרישום פטנט (כ-5,500) הוא שלב לאומי של בקשה בינלאומית במסגרת אמנת ה-PCT. כמו כן, עיקר מבקשי הפטנטים הינם זרים שכן רק עבור כ-1,300 בקשות מדינת המקור הינה ישראל.

ברשימת מבקשי הפטנטים המקומיים המובילים בולטות חברות המסחור של האוניברסיטאות, אך בראש הרשימה מוביל מבקש פרטי ששמו לא נחשף.

עמ' 40 לדו"ל

כמו כן, במהלך שנת 2011 נפתחו 42 הליכי התנגדות, 3 הליכי ביטול וכן הליך אחד בפני הוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים.

1

סיום לסאגת i4i: בית המשפט העליון קובע חזקת תקינות הפטנט עומדת גם ביחס לידע קודם שלא היה בפני משרד הפטנטים

בשנת 2007 הגישה i4i תביעה נגד מיקרוסופט בגין הפרת פטנט 5,787,449 על ידי החברה בתוכנת Word שלה. כזכור, המדובר בשימוש שעשתה מיקרוסופט ב-XML בכדי להפריד את תוכן המסמך ואת המטה דטה. במקור, ניצחה i4i וזכתה לפיצויים בסך של יותר מ-500 מיליון דולר, ובכך הפך פטנט התוכנה שלה לאחד הידועים בעולם. עוד זכתה החברה בצו מניעה שחייב את מיקרוסופט לערוך שינויים בתוכנת Word, וכיום מי שחפץ ביכולת ה-XML-ית של Word יכול לעשות זאת רק אם יוריד את התוסף ש-i4i עצמה מפיצה. בשלב הערעור, ההחלטה הושארה על כנה, אך הפיצויים צומצמו לסך של 240 מיליון דולר.

מיקרוסופט לא אמרה נואש, דרשה וקיבלה דיון נוסף בפני בית המשפט העליון האמריקאי. השאלה המשפטית שעמדה במרכז הדיון היתה זו: נוכח חזקת תקפות הפטנט, מה היא אמת המידה הראייתית הדרושה בכדי לבטל את הפטנט?

ונסביר. סעיף 282 לחוק האמריקאי קובע חזקת תקינות לפטנט שניתן:

A patent shall be presumed valid. Each claim of a patent (whether in independent, dependent, or multiple dependent form) shall be presumed valid independently of the validity of other claims; dependent or multiple dependent claims shall be presumed valid even though dependent upon an invalid claim.

בתי המשפט פירשו חזקה זו כדורשת שהוכחת חוסר תקפותו של הפטנט תעשה באמת מידה ראייתית מוגברת. כלומר, לא די בהוכחה ברמה שמאזן ההסתברויות נוטה לטובת טענה זו (קרי, הסתברות של יותר מ-50%), אלא יש צורך בראיות ברורות ומשכנעות (clear and convincing evidence) לביסוס הטענה. מיקרוסופט טענה, כי לכל הפחות כאשר מדובר בפריט ידע קודם אשר לא נבחן על ידי רשם הפטנטים, הרי שחזקה זו לא צריכה לעמוד ודי יהיה לעמוד בנטל הראייתי הרגיל.
בית המשפט העליון שמע את הטענה ולא השתכנע. נקבע, כי חזקת התקפות הקבועה בחוק חופפת לקביעה של הדין המקובל בתקופה שקדמה לחוק, ואשר התפרשה לאורך השנים כמחייבת אמת מידה ראייתית מוגברת להוכחת אי תקפותו של פטנט שניתן.
לעניין זה נקבע:

"By the time Congress enacted §282 and declared that a patent is "presumed valid," the presumption of patent validity had long been a fixture of the common law. According to its settled meaning, a defendant raising an invalidity defense bore "a heavy burden of persuasion," requiring proof of the defense by clear and convincing evidence. That is, the presumption encompassed not only an allocation of the burden of proof but also an imposition of a heightened standard of proof. Under the general rule that a common-law term comes with its common-law meaning, we cannot conclude that Congress intended to "drop" the heightened standard proof from the presumption simply because §282 fails to reiterate it expressly".

בית המשפט הסכים עם מיקרוסופט בנקודה אחת – באמרת אגב, הסכים כי ישנו הבדל בין פריט ידע קודם שנבחן על ידי רשם הפטנטים לבין כזה שלא היה בפני הרשם בעת בחינת הפטנט. הבדל זה, מסביר בית המשפט, יכול להצדיק מתן הוראות שונות למושבעים כך שישכללו עובדה זו ויתנו משקל רב יותר לידע קודם חדש שלא נבחן. עם זאת, אמת המידה הראייתית הדרושה היא בכל מקרה אמת המידה המוגברת, גם עבור סוג כזה של ידע קודם.
כיוון שמיקרוסופט לא ביקשה בזמנו כי בית המשפט יורה למושבעים לקחת עניין זה בחשבון, אלא אך ביקשה כי יובהר למושבעים שדי בעמידה במאזן ההסתברויות הרגיל, בית המשפט העליון קבע כי עניין זה הועלה בשלב מאוחר מדי, ומכוח טענה זו כעת לא ניתן להשיב את הגלגל לאחור. 
כאמור, התייחסתי אני לסוגיה זו בעבר. אז ציינתי כי הצלחה של מיקרוסופט בטענותיה תוריד את קרנו של הליך הבחינה מחדש (reexamination) כמו גם תיתן משקל עודף לסוגי ידע קודם שאינם נבחנים על ידי רשם הפטנטים דוגמת שימוש קודם (prior use). אף שמיקרוסופט הפסידה בטענותיה, אימרת האגב של בית המשפט מלמדת, להשקפתי, כי לפחות ההשלכה השנייה שצפיתי עודנה רלוונטית. לאחר פסק הדין, כל מי שמתגונן בטענת חוסרת תקפות יעדיף למצוא ידע קודם שלא נבחן על ידי רשם הפטנטים. אף כאשר ישנו פרסום מסוג פטנט שנבחן, יהיה זה אך כדאי לתור אחר השימוש שעשה בעל הפטנט בפועל בהמצאה נשוא הפטנט (ככל שאכן עשה שימוש כזה). 
בית המשפט העליון סיים את סאגת i4i. עכשיו למיקרוסופט לא נותרה עוד כל ברירה – סטיב באלמר יצטרך להוציא את פנקס השיקים ולרשום סכום של 9 ספרות, ולשלם. והכל בגלל פטנט תוכנה אחד של חברה קנדית עלומת שם.

((Microsoft Corp. v. i4i Limited Partnership (Supreme Court 2011)

0

על סופיות הדיון: הדרכים לבטל פטנט

Dead End Sign

(cc by bennylin0724)

אף שבעל פטנט עברך הליך בחינה על ידי רשות הפטנטים, אישור הרשות אינו סוף פסוק. בישראל, כמו באירופה ובניגוד לארצות הברית, החוק מכיר בהליך התנגדות לאחר קיבול (post grant opposition).

לאחר שרשות הפטנטים הישראלית מקבלת את הבקשה וסבורה כי יש ליתן בגינה פטנט, דבר הקיבול מתפרסם וניתנת לציבור הזדמנות להתנגד למתן הפטנט. סימן ג' לפרק ג' של חוק הפטנטים הישראלי עוסק בהליך זה, והוא קובע כי את ההתנגדות ניתן להגיש תוך שלושה חודשים.
אף לאחר קבלת הפטנט, אין תוקפו של הפטנט מובטח. סעיף 37 לחוק קובע:

בחינת הבקשה ומתן הפטנט אינם משמשים ערובה שהפטנט הוא בר-תוקף, והמדינה או עובדיה לא ישאו בשל מתן הפטנט בשום אחריות.

ואכן, במסגרת תביעות בגין הפרת פטנט, אך מטענות ההגנה השכיחות היא כי לא היה מקום ליתן פטנט. הטענה שיש לבטל את הפטנט אינה חייבת לעלות רק במסגרת תביעת הפרה. ניתן להעלותה גם במסגרת הליך עצמאי. סימן ה' לפרק ד' של חוק הפטנטים אשר כותרתו "ביטול פטנט לפי בקשת מי שאינו בעל הפטנט" עוסק בהליך ממין זה.
נוכח קיומו של ההליך לאחר ההנפקה (post issue), מה לו המתנגד כי יש התנגדות בטרם ההנפקה ולאחר הקיבול (post grant)? עיקר התשובה הוא בנטלי ההוכחה. לאחר הנפקתו של הפטנט, הדין מקים חזקה כי האמצאה בבסיסו של הפטנט היא אמצאה כשירת פטנט. משכך, נטל ההוכחה בהליך בו מתבקש ביטול פטנט הוא על המתנגד. המתנגד נדרש להוכיח ברמת הוכחה של מאזן ההסתברויות, היינו מעל לחמישים אחוזים (50% פלוס אפיסילון, בשפת המתמטיקאים), כי האמצאה אינה כשירת פטנט. לעומת זאת, בטרם הונפק הפטנט ואף אם קובלה הבקשה, הרי שהנטל להוכיח כי ההמצאה בבסיסה של בקשת הפטנט היא אמצאה כשירת פטנט מוטל על כתפי מבקש הפטנט. אף שהעברת הנטל מעבירה את הצורך להוכיח מרמה של 50% פחות אפסילון ל-50% פלוס אפסיליון, השוני בנטלים לעיתים יכול להכריע את גורלו של התיק.
אגב, ניצחון של בעל הפטנט במסגרת הליך התנגדות מקים השתק פלוגתא והשתק עילה בינו לבין המתנגד. כלומר, המתנגד לא יוכל עוד להעלות טענה בדבר תוקפו של הפטנט במסגרת תביעה נוספת שתתברר בין הצדדים. ברם, עקרון סופיות הדיון בעניין הפטנט – נכון הוא רק כלפי המתנגד. צדדים אחרים אשר לא היו שותפים להליך ההתנגדות יוכלו גם יוכלו לתקוף את תוקפו של הפטנט בשלב מאוחר יותר.
בארצות הברית הדין בעיקרו הוא דומה. קיומו של פטנט מקים חזקה הניתנת להפרכה כי האמצאה – כשירת פטנט היא. אף שלא ניתן להגיש התנגדות בטרם הנפקת הפטנט, הדין האמריקאי מכיר בשלושה הליכים בהם תשמע קריאת תיגר על תוקפו של הפטנט: הראשון, טענת הגנה במסגרת הליך בגין הפרת פטנט; השני, פנייה לבית משפט לסעד הצהרתי לפיו הפטנט אינו תקף; והשלישי, פנייה לרשם הפטנטים האמריקאי לבחון מחדש את תוקפו של הפטנט.
בפניה לרשם לפתוח את הליך הבחינה מחדש (הליך reeexamination), הנטל להראות כי קיימת שאלה חדשה ומהותית בדבר כשירות האמצאה לפטנט לאור טיעוני המבקש היא על המבקש. אך לאחר שרשם הפטנטים מחליט בעניין הבקשה, הליך הבחינה נפתח מחדש ואין עוד חזקה לתוקפו של הפטנט. עוד ראוי לציין, כי בעבר הליכי בחינה מחדש היו נעשים במעמד צד אחד, מבקש הפטנט (ex parte reexamination). לאחרונה שונה החוק והוא מאפשר כיום בחירה של מבקש הבחינה – האם להצטרף להליך אדברסרי בו הוא ומבקש הפטנט ניצבים משני צדי המתרס (inter partes reexamination) או שמע לעורר את קיומו של ההליך ולא ליטול בו עוד חלק. עוד ראוי לציין, כי לא כל טענה נגד הפטנט יכולה להיטען במסגרת הליך הבחינה מחדש. בעיקרו, הליך זה נועד לבחון את מבחני החדשנות וההתקדמות ההמצאתית לאור פרסומים קודמים. מבחנים אחרים כגון enablement אינם נידונים בבחינה מחדש, ואף לא כל prior art יכול לשמש עילה לקיומו של הליך שכזה.
פניה לבית משפט לסעד הצהרתי מחייבת כי בית המשפט יקנה סמכות לדון בסוגיה. בתי משפט אינם מקום לדון בשאלות תיאורטיות, ומשכך הם ממאנים להתערב בעניינים שאין להם השלכה אמיתית על הצדדים. לענייננו, תביעה לסעד הצהרתי (declaratory judgment) כי פטנט אינו תקף חייבת להיות מלווה בהסבר מדוע המבקש מעוניין בסעד זה. זאת בניגוד להליך בפני רשם הפטנטים אותו כל אדם יכול לעורר, אף ללא הזדהות, וללא כל הצדק. דרך כלל, בית משפט קונה את סמכותו נוכח איום של בעל הפטנט בנקיטת צעדים. מכתב התראה הוא הוכחה לקיומו של איום שכזה. נוכח האמור, ישנה חשיבות בנקיטת זהירות עת נשלח מכתב התראה. כך למשל, ייתכן ועדיף לשלוח את מכתב ההתראה רק לאחר שכתב התביעה מוכן ולאפשר למפר זמן קצר ביותר להשיב בטרם תוגש התביעה. אפשרות אחרת היא לשלוח מכתב שאינו מצביע במפורש על הפרת הפטנט אלא בקשה לפתוח במשא ומתן למתן רישיונות מאת בעל הפטנט.
בעניין MEDIMMUNE v. GENENTECH בית המשפט העליון קבע כי אף מי שהסכים לשלם בגין רישיון יכול להגיש בקשה לסעד הצהרתי. בארצות הברית ישנה חשיבות גדולה למי יגיש את התביעה ראשון – האם יהיה זה בעל הפטנט שיתבע בגין הפרתו או מי שמבקש כי הפטנט יבוטל? החשיבות נעוצה בכך שמגיש התביעה בוחר את הפורום בו הוא מעוניין לנהל את תביעתו. אף שהחלטתו של התובע היא אינה מכרעת ולעיתים ניתן להעביר את הדיון למקום אחר בו הפורום מתאים יותר, אך במכלול השיקולים מתחשבים בעיקר ברצונו של התובע. כך, יוכל בעל הפטנט להגיש את תביעתו בטקסס, והמתנגד לפטנט יגיש את תביעתו בפורום שיראה בעיניו אוהד יותר.
לסיכום, הנפקתו של פטנט על ידי רשות הפטנטים המוסמכת אינו סוף פסוק. אף שקיום הפטנט מקים חזקה לתוקפו, חזקה זו ניתנת לסתירה. בפוסט זה עמדתי בקצרה על ההבדל בנטלי ההוכחה במסגרת התנגדות לבקשת פטנט ובמסגרת בקשה לביטול פטנט. התייחסתי לדין האמריקאי אשר אינו מכיר בהליך התנגדות לבקשת פטנט, אך מאפשר את פתיחת בחינת בקשת הפטנט מחדש. עוד הראתי מתי ניתן לבקש סעד הצהרתי מבית משפט, והדגשתי את חשיבות הסוגיה, כמאפשרת בחירת פורום אופטימלי עבור מי שפותח בהליך.