דין קדימה ארכיון

0

הוסדר מסלול ה-PPH הקבוע בין משרדי הפטנטים הישראלי והאמריקאי

בסוף חודש יוני נגמר הפיילוט של תוכנית ה-PPH עם המשרד האמריקאי, חרף העובדה שהדבר לא פורסם בצורה רשמית, מתברר שרשות הפטנטים והמשרד האמריקאי חתמו על הסכם שהופך את הפיילוט לעניין קבוע.

נראה כי התוכנית הקבועה, בניגוד לפיילוט, כוללת גם אפשרות לקשר בין בקשות שונות שהן שלבים לאומיים שונים של בקשת PCT. לאחרונה, שמעתי את הרשם מבהיר כי הקביעה שהפיילוט הוגבל בצורה זו בכדי למנוע הצפה בשלב הראשון של יישום התוכנית. נראה שעתה התוכנית תוכל להיות רלוונטית כמעט לכל משפחת פטנטים שיש לה בקשות בישראל ובארצות הברית.

(מקור: הודעה בדבר יישום תוכנית PPH בצורה מלאה ברשות הפטנטים הישראלית)

0

פסיקה: טעות אדמיניסטרטיבית של משרד עורך הפטנטים – טעות בלתי נמנעת

שעון חול

(cc by-nc he_boden)

בעלת פטנט ישראלי 154325 ביקשה להאריך את תקופת ההגנה של הפטנט, בהתאם להוראות סימן ב1' לפרק ד' לחוק הפטנטים. המועד להגשת בקשה מתאימה היה ביולי 2011, אך רק כחצי שנה לאחר מכן, בינואר 2012, לראשונה, הוגשה בקשה להארכת המועד. אף איחור ניכר זה, נעתרה סגנית רשם הפטנטים לבקשה.

סעיף 164(א1) לחוק הפטנטים קובע:

על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יאריך הרשם את המועד הקבוע בסעיף 64טו אלא אם כן שוכנע כי במועד בו היה על מבקש צו הארכה להגיש את הבקשה למתן צו הארכה, לא ניתן היה לעשות כן, בשל סיבות שלמבקש ולבא-כוחו לא היתה שליטה עליהן ושלא ניתן היה למנען.

אף לשון זו, המתייחסת לחוסר השליטה של המבקש ובא-כוחו, נקבע כי במקרה זה, כאשר האיחור נבע מטעות משרדית אצל עורך הפטנטים של המבקש, ניתן להאריך את המועד. המבקש הסביר את הטעות ברישום שגוי של תאריך התזכורת במערכת המעקב של בא-כוחו – רישום התאריך 1.12.2011 תחת התאריך 1.12.2010.

נקבע, כי בדומה לסעיף 164(א)(1), המתייחס להארכת מועדים ביחס לדרישת דין קדימה לפי סעיף 10 לחוק, אשר פורש במסגרת חוזר רשם מ.נ. 57 כמצריך סטנדרט זהירות של Due Care, כך גם לעניין סעיף 164(א1). מכאן, שהמבחן הינו מבחן של נקיטת אמצעי זהירות סבירים לשם הגשת הבקשה במועדה.

לקריאת המשך המאמר »

9

על בקשת פטנט ארעית (פרוביזיונאל)

מזוודה ובתוכה מסמכי פטנט

(cc by-nc-sa Statens Arkiver – Danish State Archives)

אחד המונחים השגורים בפני ציבור הממציאים הישראלי הוא מונח ה-Provisional. ברשימה קצרה זו אבקש להבהיר במה דברים אמורים – מהי בקשת פטנט ארעית (provisional patent application), ומה היתרונות והחסרונות בשימוש בכלי זה.

אף שישנן בקשות פטנט ארעיות גם בטריטוריות נוספות, ברשימה זו אתמקד בבקשות פטנט פרוביזוריות על פי הדין האמריקאי.

בראש ובראשונה – מעניקה תאריך

בראש ובראשונה, בקשת פרוביזיונל מעניקה לבעליה תאריך הגשה. תאריך זה יהיה תאריך הבכורה שממנו תיבחן שאלות החידוש וההתקדמות ההמצאתית. תאריך זה עשוי אף לשמש בתחרות שבין שתי בקשות בגין אותה המצאה – כאשר ברוב מדינות העולם הבקשה בעלת התאריך המוקדם תהיה זו שתגבר (וראו סעיף 9 לחוק הפטנטים הישראלי).

לקריאת המשך המאמר »

2

פסיקה: לרשם אין סמכות להאריך מועד דין קדימה במדגמים

אפילו הרשם לא יכול לעצור את הזמן
(cc by-nc Lynda Giddens)

בהחלטה קצרה ותמציתית קבעה כבוד הפוסקת י' שושני כספי כי אין בידי הרשם סמכות להאריך את התקופה לתביעת דין קדימה בכל הנוגע למדגמים.
בקשה לרישום מדגם יכולה לתבוע דין קדימה מבקשה מקבילה אשר הוגשה במדינה אחרת, וזאת בתנאי שהבקשה בישראל תוגש תוך ששה חודשים. מי שאחר את המועד, קבעה הפוסקת, לא יוכל לעתור להארכתו, שכן המועד נקבע בחקיקה, בסעיף  52(א) לפקודת הפטנטים והמדגמים, ולא הסמיך את הרשם להאריך מועד זה.
עוד נקבע כי לרשם קנויה סמכות להאריך את כלל המועדים הקבועים בתקנות המדגמים, וזאת מכוח תקנה 54. אך בכך, אין לסייע להארכת מועדים שנקבעו בפקודה עצמה.

הערות:
אין ספק כי קביעתה של הפוסקת – נכונה היא.
עיון בחוק הפטנטים מלמד כי המצב בדיני הפטנטים שונה. שם, בסעיף 164, הוסמך הרשם להאריך שלל מועדים הקבועים בחוק, וביניהם זה הקבוע בסעיף 10 והנוגע לתביעת דין קדימה. מחמת החשיבות הציבורית בעמידה על מועד תביעת דין הקדימה, המחוקק הגביל את שיקול דעתו של הרשם לעניין הארכת מועד זה וקבע כי המועד לא יוארך "אלא אם כן שוכנע שהבקשה בישראל לא הוגשה במועד בשל סיבות שלמבקש ולבא-כוחו לא היתה שליטה עליהן ושלא ניתן היה למנען".
נשאלת השאלה – מדוע ההבדל במצב החוקי בין שני תחומים דומים אלה? בעיניי, מוטב יהיה כי המחוקק ישקול לתקן חוסר תאימות זו, תוך הסמכתו של הרשם להאריך את המועד במקרים החריגים המצדיקים זאת.

לאחרונה, הודיע הרשם כי לאור רעידת האדמה שהתרחשה ביפן במרץ 2011 הוא ישקול בחיוב העתרות להארכות מועד שידרשו למבקשים יפנים שלא יכלו לעמוד במועדים נוכח האסון שהתרחש במדינתם. בהודעתו, לא התייחס הרשם להבדל בין בקשות פטנטים לבין אלו למדגמים, ויש מי שיכל היה לחשוב כי הרשם מתכוון להאריך אף את מועדיהם של מבקשי מדגם יפנים. ההחלטה הנוכחית מלמדת כי אף אם זהו רצונו של הרשם – אין בידיו הסמכות לעשות כן, לפחות לא במצב המשפטי הנוכחי.

(בקשה לרישום מדגם 51361 (בקשה להארכת מועד לתביעת דין קדימה) Serta Inc. (מיום 14.09.2011))

3

ישראל מצטרפת לפרוייקט ה-PPH

רשות הפטנטים הישראלית מצטרפת, לראשונה, לתוכנית ה- Patent Prosecution Highway. במסגרת תוכנית זו, משרדי פטנטים מרחבי העולם משתפים ביניהם מידע הקשור להליך הבחינה של בקשות פטנט מקבילות. בין היתר, משתתפים ההמשרד הקנדי (CIPO), האירופאי (EPO), הגרמני (GPTO), היפני (JPO), הקוריאני (KIPO), האמריקאי (USPO), האוסטרלי (IPAU) והאנגלי (UK-IPO). עיקרון התוכנית קובע, כי לאחר שבקשה לפטנט מתקבלת במשרד אחד, בקשה מקבילה לה במשרד השני מועברת להליך מואץ. במסגרת הליך זה, נחשפים למשרד השני תוצרי העבודה של המשרד הראשון, לרבות תוצאות החיפוש והבחינה.
ישראל מצטרפת למערך ההסכמים בפיילוט ראשון בין רשות הפטנטים הישראלית לבין רשם הפטנטים האמריקאי (USPTO). במסגרת הפיילוט, רשות הפטנטים תטפל, כמשרד הגשה שניה, בבקשות פטנט שהוגשו תחת אמנת פריז בעוד שה-USPTO יטפל, כמשרד הגשה שניה, הן בבקשות פטנט שהוגשו תחת אמנת פריז כמו גם בקשות PCT, ששלב לאומי שלהם מתנהל בארצות הברית. הפיילוט יחל ביום 1.07.11 וצפוי להסתיים בחלוף שנה, ביום 30.06.12.

כפי שציינתי כאשר התברר כי ישראל שוקלת להצטרף לתוכנית ה-PPH, להבנתי, הליך ה-PPH בישראל הוא מיותר למדי, נוכח הוראות סעיף 17(ג) לחוק הפטנטים ולאור העובדה שארצות הברית היא בין המדינות לגביהן חל ההסדר המיוחד הזה. עם זאת, היתרון הגדול מצוי בצד האמריקאי, שכעת מבקש שבקשתו בישראל קובלה עשוי לקבל קדימות גם בארצות הברית.
זאת ועוד. הוראות רשות הפטנטים בדבר האצת הליך הבחינה לבקשה שצפויה לשמש כבסיס לדין קדימה עשויות להיות שימושיות עוד יותר, מקום בו קיבול בישראל עשוי לסלול את הדרך לזכות בקיבול מהיר גם בארצות הברית.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר הרשות, בדף המוקדש ל-PPH, ובאתר ה-USPTO בדף מקביל.
נכון למועד כתיבת שורות אלה, נראה כי ה-USPTO טרם עדכן את האתר לכלול גם את הפיילוט עם ישראל. 

7

פוסט אורח: הערת פסיקה: התנגדות לבקשת פטנט מס' 136482 תרכובות ברום נ' Albermarle Corporation USA – חלק שני

הערת המערכת: רשומה זו הינה החלק השני של הערת הפסיקה. החלק הראשון של הערת פסיקה זו דן בזכות התיקון של בקשת פטנט להיות בקשה לפטנט מוסף, וכן בשימוש בנימוק של "טוהר הפנקס" כטענה הגנתית ולאו דווקא טענה התקפית.

בסמוך להגשת ההתנגדות, עוד בטרם תידון זו לגופה וקודם להגשת ראיות הצדדים, עתרה המתנגדת לדחיית הבקשה לפטנט על הסף, מהעילה שקיבולה היה שלא כדין. זאת, בשל פגמים היורדים לשורש ההליך שנפלו לשיטתה בבחינת הבקשה.
הטענות שהעלתה המתנגדת לעניין זה היו בחלקן עקרוניות ובחלקן כאלו הנוגעות פרטנית למבקשת ולהתנהלותה באותו מקרה מול הרשות.
הטענות העקרוניות עסקו ביחס בין שני מוסדות אידיוסינקרטיים ושנויים במחלוקת במידה רבה, כל אחד מהם תוצר של שיטת משפט אחרת: ההסדר הקבוע בסעיף 17(ג) לחוק הפטנטים הישראלי, ובקשת המשך או המשך-בחלקה המעוגנת בדין האמריקאי.

סעיף 17(ג) לחוק – סדר בחינה מקוצר
סעיף זה, שהוסף לחוק במסגרת תיקונו בשנת 1995, מאפשר למבקש שבחר בכך להאיץ את הבחינה וזאת בהסתמך על הליכים שקוימו בפני רשות זרה לגבי אותה אמצאה, אשר הבשילו לכדי פטנט שם. עם מילוים של התנאים המפורטים בו, קמה חזקה עובדתית לטובת המבקש כי בקשתו עומדת בדרישות החוק המהותיות: חידוש, התקדמות המצאתית, אחידות, דיות התיאור ותביעות לא חומדניות – הקבועות בסעיפים 4, 5, 8, 12 ו-13 לחוק, בהתאמה.
הרציונל העומד ביסוד ההסדר הוא שאם אותה רשות המוחזקת כנוהגת הקפדה יתרה בבחינותיה מצאה לנכון להעניק פטנט בגין בקשה שתבעה אמצאה זהה, אזי סביר להניח שבדיקה חוזרת מקומית תוביל למסקנה דומה ועל-כן אפשר בעצם לוותר עליה. עם זאת, יש לשים לב כי חזקה זו ניתנת לסתירה; בפרט, על-פי סעיף 17(ד) לחוק, לרשם וכן לממונה על הבוחנים או סגנו שמור שיקול-דעת שלא לקבל את הבקשה, במקרה שבו ישנן ראיות המפריכות את הנחת הכשירות האמורה, או מכל "טעם מיוחד אחר". עוד חשוב לזכור כי החלת הנוהל המזורז אינה פוטרת את הבקשה מעמידה בדרישות מהותיות נוספות המנויות בסעיפי החוק האחרים, כגון סעיפים 2, 3, 7 ו-9 לחוק.
יש להעיר כי מדובר בהסדר חריג שאין לו אח ורע בעולם, בין אם משום שיתר המדינות כנראה ששות הרבה פחות "להפריט" או "לאצול" סמכות ריבונית מעין זו לפקידיה של מדינה או רשות שיפוט אחרת, ובין אם בשל מתח אפשרי עם הוראת סעיף 4bis לאמנת פאריס, המחייבת את המדינות החברות לכיבוד העיקרון בדבר עצמאות הפטנטים שנתקבלו עבור אותה אמצאה במדינות שונות.
הדבר אולי הקרוב ביותר לכך מצוי בדין האוסטרלי, שבצד בחינה רגילה (Standard) מקנה ברירה הקרויה Modified Examination, במסגרתה יכול מבקש לפטור עצמו מהדרישות הצורניות – אחידות, דיות התיאור, היקף התביעות וניסוחן – ומהן בלבד, במידה והגיש פירוט זהה לפטנט מקביל שהוענק לו בארה"ב, קנדה, ניו-זילנד או מדינה חברה באמנת הפטנטים האירופית.
נקודה נוספת וחמקמקה לגבי הסעיף, שגם בה לא תמיד מדקדקים מספיק, היא הדרישה לקשר של דין קדימה שבסעיף-קטן (1), אשר ראוי להתעכב על נוסחו המלא:

(1) המבקש הגיש בקשה למתן פטנט על אותה אמצאה (בסעיף זה – בקשה מקבילה) וקיבל את הפטנט, במדינה ששמה מופיע ברשימה שפרסם הרשם ברשומות (בסעיף זה – פטנט מקביל), ונתקיים אחד מאלה:
(א) עבור בקשת הפטנט בישראל נדרש כדין דין קדימה, מכוח הבקשה המקבילה, לפי סעיף 10;
(ב) עבור הבקשה המקבילה נדרש, על פי הדין החל עליה, דין קדימה מכוח בקשת הפטנט בישראל;
(ג) עבור בקשת הפטנט בישראל נדרש כדין דין קדימה מכוח בקשה אחרת להגנה שהוגשה במדינה החברה, ומכוחה של הבקשה האחרת נדרש דין קדימה עבור הבקשה המקבילה, על פי הדין החל עליה;

הדין צופה אם כן שלושה מצבים אפשריים לקיום קשר של דין קדימה:
– מצב א: הבקשה בישראל תובעת דין קדימה מהבקשה המקבילה.
– מצב ב: הבקשה המקבילה תובעת דין קדימה מהבקשה בישראל.
– מצב ג: הן הבקשה בישראל והן הבקשה המקבילה תובעות דין קדימה מבקשה שלישית.
נכון להיום, רשימת המדינות ורשויות הבחינה שסעיף 17(ג) חל לגביהן כוללת את אוסטריה, אוסטרליה, ארצות הברית, גרמניה, דנמרק, הממלכה המאוחדת, הפדרציה הרוסית, יפן, משרד הפטנטים האירופאי, נורווגיה, קנדה ושבדיה.
בנדון דידן, הבקשה בישראל תבעה דין קדימה מבקשת המשך-בחלקה שהוגשה בארה"ב, כלומר הוא נפל כביכול בגדרו של מצב א.
בהמשך הרשימה עוד יורחב הדיבור על סוגיה זו.

בקשת המשך/המשך-בחלקה
המוסד של בקשת המשך (Continuation) או בקשת המשך-בחלקה (Continuation-in-Part, ובקצרה CIP) נועד לשמש למטרות דומות לאלו של פטנט מוסף, אולם הוא נושא כמה מאפיינים ייחודים לדין האמריקאי. מדובר בבקשה המבוססת על בקשה קודמת בארה"ב תוך תביעת דין קדימה ממנה, המוגשת בידי אותם ממציאים או חלק מהם, ומכסה היבטים אחרים או נוספים של האמצאה או שיפורים שלה.
בניגוד גמור לאמנת פאריס התוחמת את מסגרת הזמן שבמהלכה ניתן לתבוע דין קדימה מבקשה קודמת לתקופה בת 12 חודשים, המגבלה היחידה שמציב לעניין זה 35U.S.C. §120 היא שבקשת ההמשך הוגשה בטרם הוזנחה הבקשה הקודמת או הפכה לפטנט, או לפני שנסתיימו ההליכים בנוגע לבקשה הקודמת או לבקשה הזכאית גם כן ליהנות מתאריך הבכורה שלה.
בבקשת המשך ניתן לכלול תביעות חדשות אך על התיאור להיות זהה לזה שבבקשה המקורית. הוספת חומר חדש לתיאור הבקשה המקורית מתאפשרת רק במסגרת בקשת המשך-בחלקה, תוך חזרה על חלק ניכר ממנו.
עם זאת, דומה כי התמריץ העיקרי להגשת בקשות המשך נעוץ דווקא בכללים הדיוניים ובנהלי הבחינה האמריקאיים, לפיהם דחייתה של תביעה מסוימת במהלך הבחינה הופכת חלוטה עם הישנותה (final rejection), כך שההליך מגיע על-פי-רוב לקיצו הרשמי בתום שני "סיבובים" בלבד של דוח לגופו של עניין (Office Action on the merits). במקרה כזה, שהוא כאמור גם פרדיגמטי, הגשת בקשת המשך מאפשרת אפוא את המשך ההתדיינות מול משרד הפטנטים סביב אותן תביעות שבמחלוקת, או לחלופין הרחבות חזית שטרם מוצו.
יצוין כי מאז 8 יוני 1995 קיים מסלול מיוחד לצורך התמודדות עם דחייה סופית, בדמות בקשה להמשך הליכים (Request for continued examination, ובקצרה RCE).

העלילה מסתבכת – חוזר רשם מ.נ. 33
נקל להבין אפוא כי המפגש בין שני בנים חורגים אלו לדיני הפטנטים, זר ומוזר ככל שייראה על-פניו, היה גם במידה רבה בלתי נמנע, שכן הבקשה המקבילה בארה"ב לא פעם אינה הופכת לפטנט אלא לאחר הגשתה כבקשת המשך, פעם אחת או יותר. אך מה אם הפטנט האמריקאי המקביל נבע מבקשת המשך-בחלקה – הכוללת ומן הסתם גם תובעת תוספות שלא נכללו במקור, לא כל שכן בבקשה הישראלית – האם עדיין ניתן להחיל לגביו את הנוהל המעוגן בסעיף 17(ג) לחוק?
באופן מפתיע, התשובה שניתנה לשאלה זו במסגרת חוזר רשם מ.נ. 33 (בסעיף 6.ג. בו) היתה חיובית.
המתנגדת במקרה דנן ביקשה לערער על תקפותה של הנחיה מינהלית זו, בהעלאת טענות שונות באשר לאופן הבחינה של בקשות CIP על-ידי משרד הפטנטים האמריקאי, שיש בו לכאורה כדי לחתור תחת הרציונל שביסוד סעיף 17(ג) לחוק. כך, למשל, נטען כי מכוח תאריך הבכורה של הבקשה ההורה, לא נבחנים החידוש וההתקדמות ההמצאתית בבקשת ההמשך לעומת פרסומים בתקופת הביניים שבין תאריך ההורה ותאריך ההגשה, וגם לא לעומת הבקשה ההורה עצמה שאפשר שפורסמה בינתיים.
ייאמר לזכותה של המתנגדת, כי הבקשה אותה בחרה לתקוף היוותה מקרה בוחן מצוין, כפי שעולה מאילן היוחסין המסועף שבדף השער של פטנט US 6218584 – היא תבעה דין קדימה מבקשת המשך-בחלקה של בקשת המשך-בחלקה של בקשת המשך-בחלקה של 3 בקשות, האחת מהן בעצמה בקשת המשך-בחלקה, ואחת אחרת מהן שגם הפכה לפטנט היתה בקשת המשך של בקשה שהפכה אף היא לפטנט.
יתרה מכך, גם כשנשאלה על כך במפורש, השיבה המבקשת לבוחנת כי הבקשות הקודמות בשרשרת אינן רלבנטיות – הצהרה שקשה ליישבה עם מהותה של בקשת ההמשך-בחלקה, ושאולי אף עולה כדי מסירת פרט מטעה כמשמעותו בסעיף 18ג לחוק, העלולה להוביל לקיצור, ביטול, הפקעת או אי-מתן הפטנט.
אלא שהרשם לא התרגש מטענות המתנגדת ופסק כי אינו רואה לנכון להחריג את הפטנטים הנובעים מבקשת CIP מתחולת הסעיף. אגב כך הוא בחר לצטט בהסכמה התבטאות של בית-המשפט המחוזי בפרשת המגילות הגנוזות, לפיה חזקת שוויון הדינים בכל הקשור לקניין רוחני אינה פיקטיבית אלא משקפת את המציאות עקב הרמוניזציה בינלאומית – אמירה שאינה עומדת במבחן הביקורת או המציאות אפילו לא ביחס לאותה פרשה עצמה.
יחד עם זאת, החשש מהחמצת בקשה הורה אחת או יותר כפרסום קודם רלבנטי הניעוֹ לקבוע הנחיה מינהלית חדשה ולעגנה בחוזר רשם מ.נ. 58 שהופץ עם מתן ההחלטה בבקשת הסף, ולפיו:

"בקשה שהוגשה בישראל תוך תביעת דין קדימה מבקשת המשך או המשך בחלקה תחייב הודעה ללשכה אודות תאריכי הפרסום של הבקשות בשרשרת בקשות ההמשך או בקשות המשך בחלקן.
במידה ועל סמך אחת הבקשות בשרשור הוגשה בקשה בישראל, יש להודיע ללשכה את מספרה."

האמנם בכך הסתיימו כל התלאות ובאו אל פתרונן?

סעיף (4C.(4 לאמנת פאריס – החייאת תאריך הבכורה
סעיף זה, שלמרבה הצער אף הוא נוטה לחמוק מעיניהם של רבים וטובים כפי שיתברר מיד, למרות שהשלכותיו עשויות להיות קריטיות לעניין עצם תוקפה של תביעת דין הקדימה, קובע כדלהלן

"(4) A subsequent application concerning the same subject as a previous first application within the meaning of paragraph (2), above, filed in the same country of the Union shall be considered as the first application, of which the filing date shall be the starting point of the period of priority, if, at the time of filing the subsequent application, the said previous application has been withdrawn, abandoned, or refused, without having been laid open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and if it has not yet served as a basis for claiming a right of priority. The previous application may not thereafter serve as a basis for claiming a right of priority."

ובמילים פשוטות, מה שהסעיף בא לומר הוא שהזכות או היכולת ליהנות מדין הקדימה היא חד-פעמית, במובן זה שאם לאחר הגשת הבקשה הראשונה הוגשה באותה מדינה בקשה עוקבת באותו נושא, אזי הבקשה המאוחרת לא תוכל לבסס תביעת דין קדימה, זולת אם הבקשה הקודמת הוסרה, נזנחה או סורבה, מבלי שפורסמה ברבים ומבלי להותיר כל זכויות, ואם לא שימשה כבסיס לתביעת דין קדימה. כלומר, על-מנת שהבקשה העוקבת תוכל לבסס תביעת דין קדימה ברת-תוקף, הבקשה הקודמת צריכה להיות בטלה מדעיקרא, כאילו מעולם לא היתה ולא נבראה.
מדובר בפרקטיקה די מקובלת, בין בידי ממציאים שבמהלך השנה מהגשת הבקשה הראשונה לא עלה בידם לגייס מימון מספיק ובין בידי חברות המבכרות לשמור על סודיות הטכנולוגיה אך במקביל רוצות להיות מוכנות על כל צרה שלא תבוא. הפעולה של הגשת הבקשה החדשה תוך הזנחת הבקשה הקודמת מכונה re-filing או revival of the priority date.
חרף זאת, בסעיף 10(א)(1) לחוק לא בא זכרה, במסגרת התייחסותו לריבוי בקשות קודמות באותו נושא:

10. (א) הגיש בעל אמצאה בקשת פטנט בישראל על אמצאה שכבר הגיש עליה, הוא או מי שקדם לו בזכות בעלות, בקשה קודמת לפטנט במדינה חברה (להלן – בקשה קודמת), רשאי הוא לדרוש כי לענין הסעיפים 4, 5 ו-9 יראו את תאריך הבקשה הקודמת כתאריך הבקשה שהוגשה בישראל (להלן – דין קדימה), אם נתמלאו כל אלה:
(1) הבקשה בישראל הוגשה תוך שנים עשר חודש לאחר הגשת הבקשה הקודמת, ואם הוגשו יותר מבקשה קודמת אחת לאותו ענין – לאחר המועד שבו הוגשה המוקדמת שביניהן;

ומכאן, בחזרה לנפלאות הדין האמריקאי –
כזכור, בקשת המשך או המשך-בחלקה מוגשת בטרם הוזנחה הבקשה ההורה, כאשר זו האחרונה אף משמשת בסיס לתביעת דין קדימה של בקשת ההמשך/המשך-בחלקה ממנה.
נפקותו של סעיף (4C.(4 לכך היא אם כן ברורה: בקשת המשך, בהגדרה, היא אינה "הבקשה הראשונה" לאותו עניין, שכן תיאורה נכלל במלואו כבר בבקשה ההורה שאת תאריכה היא מבקשת לנצל; מכאן שתביעת דין קדימה מבקשת המשך, למצער במדינות המקיימות את אמנת פאריס ככתבה וכלשונה (היינו, בכולן מלבד ארה"ב…) היא חסרת כל תוקף!
בפרט, אין נפקא מינה לעניין זה אם הבקשה ההורה או אחת מקודמותיה בשרשור פורסמו עובר להגשת בקשת ההמשך. הללו יהוו בכל מקרה פרסום קודם לעומת הבקשה בישראל, שתאריכה הקובע יידחה למועד הגשתה בפועל.
לכל היותר, ביחס לבקשת המשך-בחלקה, ניתן יהיה אולי לבסס תביעת דין קדימה על החומר החדש שלא תואר בבקשה ההורה. אם כי, באופן טיפוסי, מדובר בתוספות פעוטות למה שמהווה כאמור חזרה על התיאור המקורי או חלק ניכר ממנו. דין כל חזרה כזו זהה לזה של בקשת המשך רגילה – אין היא יכולה להקים תביעת דין קדימה ברת-תוקף.
אולם אם כך הדבר, האם יש עוד מקום לומר, כי התנאי להחלת סעיף 17(ג) שקובע סעיף-קטן (1) בו מתקיים, שעה שדין הקדימה הנתבע אינו תקף כלל ביחס לחלקה הארי של הבקשה?

סעיף 17(ג) ובקשות המשך/המשך-בחלקן – מתי בכל זאת כן?
כאמור, סעיף-קטן (1) המצוטט לעיל עוסק בשלושה סוגי קשר של דין קדימה שייתכנו בין הבקשה בישראל והבקשה המקבילה. המסקנה המתחייבת לאורו של סעיף (4C.(4 לאמנת פאריס היא כי תחולת סעיף 17(ג) נשללת קטיגורית ביחס למצב א, שכן אמנם "נדרש" דין קדימה עבור הבקשה בישראל, אך לא "כדין"; התאריך הקובע במקרה כזה הוא תאריך ההגשה בישראל ולא תאריך הבקשה המקבילה. שאלה פתוחה היא אם ניתן לחלופין להחיל את הוראות חוזר רשם מ.נ. 70 במקרה כזה. אף שבניסוחו המקורי השיב על כך החוזר לכאורה בחיוב, הרי שתיקונו המסורבל – המתבסס בין היתר על הנחה שניתן להרהר אחריה, לפיה כאשר הבקשה הראשונה מוגשת כבקשה בינלאומית (PCT), שלביה הלאומיים אינם תובעים מכוחה דין קדימה – נראה כשולל זאת.
מה באשר לשני המצבים האחרים?
מצב ב המתייחס לבקשה מקבילה התובעת דין קדימה מן הבקשה בישראל – ואשר לגביו דומה כי בכל הקשור לבקשות המשך או שרשור שלהן השאלה כלל אינה מתעוררת – אינו טומן בחובו קשיים מיוחדים, ככל שבתיאור הבקשה המקבילה לא נכללו לכתחילה תוספות שלא בא זכרן בבקשה המקורית שהוגשה בישראל; אחרת, על-מנת לנצל את ההסדר באופן שאינו מעמיד בספק את תוקף הפטנט, יש לכלול את התוספות מבעוד מועד בטרם פורסמו בבקשה הישראלית בדרך של תיקון הפירוט, בקשה לפטנט מוסף, או במסגרת שלב לאומי בנסיבות מתאימות.
כוחם של דברים אלו יפה בשינויים המחויבים גם ביחס למצב ג, ככל שהבקשה ממנה נתבע דין הקדימה בישראל ובמקבילה, היא "הבקשה הראשונה" לאותו ענין במובן סעיף (4C.(4 לאמנת פאריס.
יושם אל לב כי על-פי סעיף-קטן (1), בכל הנוגע לבקשה המקבילה ולדין הקדימה שהיא תובעת, הרי שתקפותו נבחנת לא במשקפי האמנה כי אם "על פי הדין החל עליה", דהיינו הדין המדינתי; משמע, שאם הדין האמריקאי מכיר בתביעת דין קדימה בידי בקשת המשך/המשך-בחלקה על אף ולמרות האמור באמנת פאריס, אזי גם מבחינת סעיף 17(ג) לחוק מתקיים אותו קשר של דין קדימה הנדרש לצורך החלתו.
בהקשר זה לא יהיה זה למותר להטעים כי סעיף (4C.(4 לא פורש באופן אחיד בדין הפנימי לרבות בחקיקה הקולטת של המדינות החברות: כך, בעוד הדין האמריקאי הנהיג משטר ייחודי גמיש ולמעשה מנוגד לו, החוק הישראלי כאמור מתעלם ממנו ואילו אמנת הפטנטים האירופית משמרת את כפל המשמעות הגלומה בו (סעיף 87 EPC), חוק הפטנטים האנגלי מאמץ את הפרשנות המחמירה יותר ולפיה החיאת תאריך הבכורה תהא תקפה אך ורק אם הבקשה העוקבת הוגשה באותה מדינה בה הוגשה הבקשה הראשונה ((.Patents Act, 1977, c. 37, §5(3)(a) (Eng).

6

פוסט אורח: הערת פסיקה: התנגדות לבקשת פטנט מס' 136482 תרכובות ברום נ' Albermarle Corporation USA – חלק ראשון

בהחלטה הסופית בהליך שניתנה ביום 7.11.2010 נקט הרשם בצעד יוצא-דופן וקבע כי הסבה לכדי פטנט מוסף מותרת גם לאחר קיבול הבקשה – בניגוד להלכה בת 30 השנה שגרסה כי מדובר בתיקון מהותי שהחוק אינו מאפשר בשלב כזה (ע"ש 47/80 .Monsanto Co נ' מכתשים מפעלים כימיים (לא פורסם)).
מדובר בתפנית מפתיעה מעט גם על רקע ראשית הדעה שהובעה בהחלטת ביניים מיום 20.8.2007
בבקשת הסף שהגישה המתנגדת, וממנה הסתמנה נטייה להחלת ההלכה הישנה גם במקרה הנוכחי (בפסקה 48). יש לשבח אפוא את הרשם על שהיה נכון לשקול את העניין מחדש ולא לדבוק כתוכי בדברי ימי קדם.
מעבר למהלך החריג של הפיכת ההלכה כשלעצמו, מעניין לבחון את ההנמקה שביסודו, המבוססת על שני נדבכים עיקריים: האחד נוגע לפרשנות מהות ההסבה וסיווגה כתיקון, והאחר להשקפה על הליך ההתנגדות ותכליתו.
החלק הראשון של רשימה זו מבקש להצביע על קשיים-לכאורה העולים מנימוקים אלו תוך הצעת טעמים חלופיים מדוע אף על פי כן התוצאה אליה הגיע הרשם מוצדקת ברמה העקרונית.
החלק השני יוקדש לשאלות שהתעוררו במהלך ובעקבות החלטת הביניים, לרבות ההנחיה המינהלית שהולידה המחייבת הודעת מועדי פרסום בקשות-המשך שנתבע מהן דין קדימה (
חוזר רשם מ.נ. 58).

פטנט מוסף ותיקון פירוט
ככלל, מוסד הפטנט המוסף בא לאפשר לבעלי פטנט להגן על שינויים ושכלולים שנוספו לאחר הגשת הבקשה, גם כשאין בהם התקדמות המצאתית כדי לעמוד כפטנט עצמאי. משמעות הבחירה במסלול זה היא קיצור בפועל של תקופת ההגנה, מאחר והפטנט המוסף יעמוד בתוקפו רק כל עוד הפטנט העיקרי שריר וקיים, הגם שתאריך הגשתו מאוחר יותר. הנחת המוצא היא לרוב שמדובר באיחור "פתולוגי", היינו בשלב שבקשת הפטנט כבר קובלה ולא ניתן על כן לכלול בה את התוספות כתיקון במסגרת סעיף 22 לחוק. עם זאת, אין מניעה לבקש פטנט מוסף גם בטרם הפכה הבקשה העיקרית לפטנט, משיקולים אסטרטגיים כאלו או אחרים. שיקול אחד כזה עשוי להיות החשש מהחלת סעיף קטן 23(2) בידי הרשם על הבקשה המתוקנת ודחיית תאריכה למועד התיקון.
עוד יש לזכור כי ביחס לתקופת הביניים שלאחר הקיבול ועד למתן הפטנט, קובע סעיף 29 לחוק כי ניתן יהיה לתקן את פירוט הבקשה רק אם מדובר בסוג התיקונים המותרים לביצוע בפטנט לאחר שניתן. ההגבלות המרכזיות על תיקון כזה מנויות בסעיפים 66-65 לחוק, כדלקמן:

65. זכות לתיקון
בעל פטנט רשאי לבקש תיקון פירוט הפטנט לשם הבהרה או סילוק שגיאה שנפלה בו או לשם צמצום תביעותיו.

66. תנאי לתיקון
הרשם ירשה תיקון, אם שוכנע שאין בו כדי להרחיב את היקף התביעות שבפירוט או כדי להוסיף לפירוט דברים שלא נזכרו בו בעיקרם מלכתחילה; דבר מתן הרשות לתקן יפורסם באינטרנט.

מאחר ובענייננו עסקינן בבקשה שהחלה את דרכה במסלול הרגיל, התעוררה שאלה האם בשלב ההתנגדות, לאחר שהבקשה כבר קובלה, ניתן עוד להסב אותה לבקשת פטנט מוסף. כזכור ההלכה הישנה השיבה על כך בשלילה. מבקשת הפטנט שעתרה להסבה כסעד חלופי (מעין "קו נסיגה" במידה וטענתה שיש בבקשה התקדמות המצאתית תידחה), הציעה לראות בכך "צמצום תביעות" הואיל ותקופת תוקפן תקוצר בכך.
הרשם נעתר למבקשת אולם נימק את בחירתו בדרך שונה (בפסקה 54 להחלטה):

"לא ניתן להתייחס לבקשה לפטנט מוסף כבקשה לתיקון פירוט. אין מקובלת עליי העמדה שהעלתה המתנגדת שבקשה ממין זה לפטנט מוסף הינה בקשה לתיקון פירוט וכי יש להחיל עליה את הוראות החוק הנוגעות לתיקון פירוט. בדיוק כפי שבקשה לחלוקת הבקשה אינה בקשה לתיקון פירוט, כך גם בקשה לפטנט מוסף. בעוד שתיקון הפירוט משנה את תוכנו של הפטנט, הבקשה לקבל פטנט מוסף משנה את מעמדו של הפטנט מבחינת תקופת ההגנה והיחס בינו לבין הפטנט העיקרי". [ההדגשות במקור]

דומה כי בדברים אלה מגלה הרשם בדרך-אגב גם את דעתו, כי הקונסטרוקציה המשפטית שבהצעת המבקשת דלעיל אינה נראית לו.
לטעמי, אף שנראה במבט ראשון שהגיונה של הנמקת הרשם בצידה, עיון מדוקדק יותר חושף בה קשיים מספר, חלקם דיוניים וחלקם מהותיים. בנוסף ניתן לומר כמה דברים לזכות העמדה שהציעה המבקשת לגופה.
ראשית, לשון החוק סובלת את הפירוש כי "צמצום התביעות" יכול שיהא גם בדרך של קיצור תקופתן ולא רק באמצעות הצרת היקפן; פירוש כזה עולה בקנה אחד עם תכלית ההיתר לתיקון, והיא לאפשר פגיעה מידתית בקניינו של בעל האמצאה גם במקרה שפירוטו נוסח באורח רשלני או שנתגלה כי היקפה הראוי הינו פחוּת ממה שסבר לתומו בתחילה (השוו גם עם ההסדרים בסעיפים 185-184 המקנים שיקול דעת רחב לבית המשפט בעת פסיקת פיצויי הפרה, בנסיבות דומות). כמו כן, הוא מתיישב עם התנאי לתיקון שבסעיף 66 רישא, לפיו אין בתיקון משום הרחבת חזית או תוספת חומר חדש.
שנית, הבחנה זו בין תוכן הפירוט לבין מעמדו אינה בהכרח כה פשוטה וחדה כפי שניתן היה לחשוב. כאמור, לעיתים קרובות עשוי פיתוח האמצאה להימשך גם לאחר הגשת הבקשה ואף לאחר הרישום. אחד המקרים השכיחים ביותר הוא תוספות במהלך 12 החודשים מעת הגשת הבקשה הראשונה ועד להגשת בקשות מקבילות תוך תביעת דין קדימה לפי אמנת פאריס. ככל שהתוספות הכלולות בפירוט הינן מהותיות בהשוואה לבקשה שממנה נתבע דין הקדימה, הרי שלפי סעיף 23 יש לדחות את תאריכן (או את תאריך הבקשה כולה) למועד הגשת הבקשה.
ניתן אולי לטעון כי סעיף 23 נוגע רק לתיקונים המאוחרים לתאריך ההגשה, בעוד שכאן מדובר במקרה שסעיף קטן 10(ד) מתיחס אליו – תביעת דין קדימה רק לגבי חלק מהבקשה, המוגבל לקטעי הפירוט שהופיעו בבקשה הראשונה. דא עקא, שהדבר מעורר קושי פרשני ומעשי למול הוראות התקנות 22(ג) ו-26(ב) הקובעות, בהתאמה, כי בעת תיקון שתאריכו נדחה לפי סעיף 23, או תביעת ריבוי דיני קדימה לפי סעיף 10(ב), יש לציין את התאריכים הרלבנטיים בפירוט בשולי הקטעים המתאימים. ביחס לסעיף 10(ד) לא קבע מחוקק המשנה חובת סימון דומה, כפי שהיה מתבקש; שהרי לא סביר שעניין שרירותי כמועד הוספת החומר החדש – היינו אם אירע טרם ההגשה, במהלכה או לאחריה – יעיב על יכולת הרשות לאכוף את הדין המהותי (סעיפים 4, 5 ו-9) בצורה יעילה. נראה על כן שמדובר בהשמטה שבהיסח-הדעת ולא בשתיקה מכוונת.
המסקנה המתחייבת היא אפוא שהסתלקות מדין קדימה ביחס לקטעי הפירוט שאינם זכאים ליהנות ממנו, אף אם נראה בה שינוי "מעמד" הפירוט, גוררת עימה גם את תיקונו ושינוי תוכנו, לכל הפחות מבחינה צורנית.
שלישית, טעם נוסף שהעלה הרשם לתמיכה בהחלטתו היה כי על אף הקיבול, בעת ההתנגדות עדיין מדובר במעמד של בקשה ולכן אין מניעה לכאורה מהתרת ההסבה. זאת, כיוון שהוראות החוק ביחס לפטנט מוסף אינן נוקטות עמדה בנדון – בשונה למשל ממועד חלוקת הבקשה, לגביו נקבע בסעיף קטן 24(א) כי ניתן לבצעה רק עד לקיבול. כפי שהעיר בפניי בצדק עמיתי זיו גלסברג, נימוק זה מעורר קושי במישור הדיוני, הואיל ומשתמע ממנו כי לו היתה המתנגדת משכילה להמתין עד לאחר המתן ולתקוף את תוקף הפטנט רק או-אז באמצעות הגשת בקשה לביטולו, הרי שמסלול ההסבה לפטנט מוסף היה כבר נחסם באותה עת בפני המבקשת והיא היתה מוצאת עצמה מול שוקת שבורה. בכך נוצר תמריץ בעייתי החותר תחת מטרתו של הליך ההתנגדות, למנוע תקלות מהסוג של רישום פטנטים חסרי-תוקף לפני שהן מתרחשות. לא סביר כי לכך כיוון הרשם. פשיטא שקושי זה נפתר אם מאמצים את הצעת המבקשת, המסירה את האבחנה המאולצת-משהו בין המעמד של בקשה שקובלה לבין זה של פטנט שניתן.

הליך ההתנגדות ו"טוהר הפנקס" – חרב או מגן?
חידוש מסקרן נוסף שהוצנע מעט בהנמקת הרשם הוא העוגן הכללי יותר שבחר להצדקת התוצאה, והוא "שינוי התפיסה" הנשקף לשיטתו בפסיקה המאוחרת. לפי גישה זו "הליך ההתנגדות […]משלים את הליך הבחינה המנהלי, במובן זה שהוא נועד לשרת גם את האינטרס הציבורי לטוהר הפנקס". הרשם מצטט, תוך הוספת ההדגשה, מתוך רע"א 2826/04 רשם הפטנטים נ' Recordati Ireland Limited, פ"ד נט(2) 85:

"בית המשפט עמד על מדיניות ליברלית שהונהגה בהיעתרות לבקשות הארכת מועד על-ידי צד המתנגד לרישום הפטנט. צד המתנגד לרישום פטנט עונה, בעצם הגשת התנגדותו, לא רק על האינטרס העצמי שלו, כי אם גם על אינטרס הציבור בשמירת טוהר הפנקסים."

הבחירה במובאה לפיה כביכול בתי המשפט לא יבואו בדקדוקי עניות עם אדם המערער על תוקף פטנט פלוני, בהיותו מעין "תובע ייצוגי" הרב את ריב הציבור בכללו ושעניינו במחיקת פטנטים חסרי-תוקף מהפנקס, נדמית מוזרה מעט בהקשר הנוכחי. במקרה דנן הלא הפגם הדיוני דבק לא במתנגדת כי אם במבקשת דווקא, שעתרה להסבת בקשתה לכדי פטנט מוסף לראשונה רק במסגרת הליך ההתנגדות, ולא טרם הקיבול כפי שאולי ראוי היה שתעשה. כיצד אם כן מתאפשר לה ליהנות מאותה "מדיניות ליברלית" הנהוגה כלפי מי שאמורים להיות, בכוח או בפועל, בעלי פלוגתא שלה? היאך ניתן לתלות זאת ב"טוהר הפנקס"?
נראה כי כאן גלומה אמירה עמוקה יותר ואף ערכית, המציעה תפיסה מתקדמת ומקורית של המושג "טוהר הפנקס", לא רק כחרב המונפת מעל מבקשים ובעלי פטנט למיגור פטנטים חסרי-תוקף, אלא גם כמגן להצלתם מכליה של פטנטים תקפים-בחלקם. תפיסה זו חותרת להשגת איזון ראוי בין האינטרסים המתנגשים של בעל האמצאה, מתחריו העסקיים והציבור בכללו, באופן שיביא להגשמה מיטבית של תכלית דיני הפטנטים: מתן תמריצים הולמים להשקעה במחקר ופיתוח טכנולוגי וחשיפת פירותיהם, כך שהללו יהפכו נחלת-הכלל בסופו של יום.
ניתן לראות זאת כעוד מופע של דוקטרינת הבטלות היחסית שקנתה אחיזה רחבה בשיטת משפטנו בתחומים שונים (ראו למשל סעיף 31 ל
חוק החוזים – חלק כללי). עקרון "טוהר הפנקס" שלרוב מקבל משמעות שלילית ולפיה אין לשייר בפנקס רישום של פטנטים חסרי תוקף, נטען כאן במשמעות חיובית, לפיה יש לאפשר הותרת רישומם של פטנטים העשויים להיות תקפים בשינויים המתאימים.
במילים אחרות – אין לשפוך את התינוק יחד עם מי האמבט, אלא יש להבחין בין החלק הכשיר והחלק חסר התוקף ולתקן את המרשם כך שיכיל מחד רק את מה שראוי (הפן השלילי) ומאידך את כל מה שראוי (הפן החיובי). כדברי הרשם בסיכום החלטתו:

"הנני סבור כי לא תהא זו תוצאה צודקת של הליך ההתנגדות שלא להעניק פטנט כלל למבקשת שעה שהחוק מאפשר לרשם ליתן בגינה פטנט מוסף והמבקשת עצמה מסכימה אף היא לקבל את הפטנט כ"פטנט מוסף" על מגבלותיו ואינה "חומדת" הגנה שאינה מגיעה לה."

לשלמות התמונה יוער כי בארה"ב קיים מנגנון דומה של Terminal Disclaimer, המאפשר התגברות על השגה בדבר חוסר התקדמות המצאתית לעומת פטנט או בקשה קודמים של אותה מבקשת (תופעה הידועה גם בכינוי Obviousness-type Double Patenting), באמצעות קיצור משך הפטנט והעמדתו על התקופה שעד לתאריך פקיעת הפטנט המוקדם מביניהם.