התנגדות לפטנט ארכיון

0

מי רשאי לערער על החלטת רשם?

לאחר שהתנגדות שהגישה חברת טבע כנגד רישום פטנט של חברת Lilly Icos הוסרה במסגרת פשרה, ולאחר שהליך במעמד צד חד לפי סעיף 34 לחוק הפטנטים הסתיים בפסיקה כי יש לרשום את הפטנט, הגישה חברה גנרית אחרת – אוניפארם – ערעור על פסיקה זו. ערעור זה עורר את השאלה המקדמית – האם מי שלא היה צד להליך המקורי רשאי להגיש ערעור?

התשובה לשאלה זו מוכרת בהלכה הפסוקה ומתבססת על הוראות תקנות סדר הדין האזרחי. כך, על פי התקסד"א רק מי שהיה בעל דין בפועל, אף אם לא בעל דין פורמאלי, בהליך הקודם יהא רשאי לערער על ההחלטה. בית המשפט העיר כי אף אם ההחלטה משפיעה על זכויותיו של צד שלישי – ובמקרה הנוכחי, תגביל את יכולתו להתחרות נוכח מתן הפטנט – לא די בכך כדי להעניק לו זכות ערעור על ההחלטה.

עם זאת, ההליך הנוכחי מבוסס על הוראות חוק הפטנטים, ובכך הוא יוצא דופן. סעיף 174(א) לחוק קובע בפשטות:

מי שרואה את עצמו נפגע על ידי החלטה של הרשם אשר סיימה את הדיון בהליך שנערך בפניו לפי חוק זה, לרבות החלטה שלא לשמעו לפי סעיף 159, רשאי לערער עליה לפני בית המשפט תוך המועד שנקבע.

אוניפארם ביקשה לטעון כי לפי לשון החוק (וכידוע תקנה לא תוכל לסתור חוק), זכות הערעור עומדת ל"כל מי שרואה עצמו נפגע", ולא רק לצדדים בהליך, כפי שוקבעת ההלכה שמכוח התקסד"א. בית המשפט בחן טענה זו, ודחה אותה לאור פרשנות תכליתית של הוראות החוק. בתמצית, בית המשפט השתכנע כי "מי שרואה עצמו נפגע" אינו כל צד שלישי שזכויותיו קופחו כי אם צד להליך או מי שהרשם סירב לשמוע את טענותיו כאמור בסעיף 159 לחוק, אליו סעיף 174 מפנה. חשוב מכך, בית המשפט הסכים כי אם יתאפשר לצדדים שלישיים להגיש ערעור על החלטה בהתנגדות, יהא בכך כדי לסכל את ההסדר שנקבע בחוק לעניין מועדי ההתנגדות הקשיחים:

"מקום בו החוק מבקש להגן לא רק על האינטרס הציבורי אלא אף על זכותו של מבקש הפטנט להגן על אמצאתו באמצעות רישומו של הפטנט לאחר ש"צלח" את כלל השלבים הקודמים לכך כמתבקש על פי החוק, יש ללמוד רבות אודות האיזון המתבקש מתוך המגבלות שקבע המחוקק במתן אפשרות לגורמים כלשהם להתערב בהליך אישור הפטנט. אילו ניתן היה להכיר במעמדו של מערער אף בשלב של סיום בדיקת הפטנט לאחר שקילת ודחיית השימוש בסמכות הסירוב שבסעיף 34 לחוק, מה ראה לו המחוקק להגביל את המועד להגשת התנגדויות למשך שלושה חודשים בלבד, ואף להחמיר בשמירת מסגרת מועדים זו בדרך של שלילת כל שיקול דעת מצד הרשם להאריך תקופה זו? מעבר לכך, אף לא ניתן לבקש להצטרף כצד להליך התנגדות שכבר החל, עת הגורם המבקש להצטרף לא הגיש התנגדותו בפרק הזמן המוקצב לכך (ראו בעניין זה: ע"ש 112/00 הידרופלן הנדסה בע"מ נ' עמיר כהן [פורסם בנבו] (2.7.00)).
כן, אין להתעלם מן הטענה שהעלתה המשיבה, שאילו היה בסיס לפרשנות המערערת לסעיף האמור, הרי שלא יהא זה מופרך לומר כי אין כלל טעם להיות צד להליך התנגדות, מקום בו ניתן "לשבת על הגדר", להמתין להחלטת הרשם, ואך אם אישר את הפטנט, להגיש ערעור לבית המשפט על החלטה זו. נדמה כי תרחיש זה מרוקן מתוכן את ההוראות הקבועות בחוק, אשר מטרתן לאזן בין ההגנה על הציבור, מחד, לבין הענקת הפטנט למבקש מאידך, ובין היתר, על ידי קביעת מסגרת זמנים מתקבלת על הדעת אשר אין לחרוג ממנה."

נוכח נימוקים אלה, בית המשפט הורה על מחיקת הערעור ופסק הוצאות בסך 25,000 ש"ח.

(עשא (י-ם) 645-06-13 אוניפארם בע"מ נ' Lilly Icos (נבו, 26.01.2014))

0

דו"ח רשות הפטנטים לשנת 2011

דו"ח רשות הפטנטים לשנת 2011 פורסם והוא מגלה נתונים מעניינים רבים.

בשנת 2011 נתבקשו כ-6,900 בקשות לרישום פטנט, ירידה של כ-5% לעומת אשתקד. בשנה זו ניתנה כמות יוצאת דופן של פטנטים (5,104) וההסבר לכך נובע מעיכובים בפרסום יומני הפטנטים עליהם הרשות התגברה באמצעות מעבר לפרסום אלקטרוני.

עמ' 36 לדו"ח

הרוב המוחלט של הבקשות לרישום פטנט (כ-5,500) הוא שלב לאומי של בקשה בינלאומית במסגרת אמנת ה-PCT. כמו כן, עיקר מבקשי הפטנטים הינם זרים שכן רק עבור כ-1,300 בקשות מדינת המקור הינה ישראל.

ברשימת מבקשי הפטנטים המקומיים המובילים בולטות חברות המסחור של האוניברסיטאות, אך בראש הרשימה מוביל מבקש פרטי ששמו לא נחשף.

עמ' 40 לדו"ל

כמו כן, במהלך שנת 2011 נפתחו 42 הליכי התנגדות, 3 הליכי ביטול וכן הליך אחד בפני הוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים.

8

רפורמת הפטנטים האמריקאית יצאה לדרך.

אובמה חותם.
(White House Photo, Lawrence Jackson, 9/16/11. אין זכויות שמורות)

במזל טוב, אובמה חתם במהלך סוף השבוע האחרון על רפורמת הפטנטים האמריקאית.
בפוסט זה אציין רק בראשי פרקים מספר שינויים מרכזיים שהרפורמה עורכת:

  1. First (inventor) to file – גם בארה"ב מי שיגיש בקשה לפטנט יגבר בזכות, אף אם הוא זה שהמציא את המצאתו מאוחר יותר בזמן. כלל זה, הנהוג בכל העולם, לרבות בישראל (בסעיף 9 לחוק הפטנטים בעל הכותרת הילדותית משהו "כל הקודם זוכה") מייצר ודאות בדבר עדיפותו של ממציא אחד על פני השני.
  2. מהו Prior Art – הרפורמה משנה את הגדרת הידע הקודם, אך משמרת את תקופת החסד בת השנה ביחס לפרסום שעשה הממציא (אך לא פרסומים שעשו אחרים). בין היתר, מבוטלת ההבחנה בין שימוש קודם שנעשה בארה"ב לבין שימוש קודם שנעשה מחוץ לה (וקודם לכן לא היווה ידע קודם על פי הדין האמריקאי). 
  3. התנגדויות – החוק החדש מאפשר הגשת התנגדות, כמו גם הגשת מסמכים במהלך הבחינה על ידי צדדים שלישיים. 
  4. ביטול ה-Best Modeדרישת ה-Best Mode היתה דרישה ייחודית לדין האמריקאי וכעת היא בוטלה. 
  5. ביטול תביעות False Marking – לאחר פסיקה תקדימית ופרץ התביעות שהיא הובילה, החוק החדש מבטל את התמריץ להגיש תביעות בגין סימון כוזב בארה"ב. החוק קובע כי רק המדינה תגבה את הקנס בגין הפרה, אך מתחרה יוכל גם לזכות בפיצויים בגין נזקים שנגרמו לו. 
בצד הפיננסי ישנן גם כן שתי בשורות חשובות. הראשונה, תוך 10 ימים מחקיקת החוק אגרות ה-USPTO יעלו ב-15%, כך שאם יש לכם תשלום שעליכם לשלם – מוטב לעשות זאת כעת, ולא להמתין ולספוג את ההתייקרות.
הבשורה השנייה חשובה לממציאים קטנים – בדומה לסטטוס ישות קטנה, החוק מכיר גם בסטטוס ישות זעירה (micro entity) שתזכה בהנחה משמעותית של 75% מכלל האגרות (בניגוד לישות קטנה שזוכה להנחה של 50% "בלבד"). 
0

פסיקה: היקף ההגנה הזמנית בטרם מתן פטנט – פיצויים רטרואקטיביים בלבד, ולא צווי מניעה

מהו היקף הזכויות הנתונות למי שהגיש בקשה לפטנט אך טרם ניתן לו הפטנט? זו השאלה שהוצבה לבית המשפט העליון בעניין שבין מרק לבין טבע.
העניין, בתמצית, הוא זה: מרק פתחה בהליכי רישום פטנט לתרופה למחלת ההאוסטאופורוזיס, "פוסאלאן 70 מ"ג", ורשם הפטנטים קיבל את בקשתה. דבר הקיבול פורסם ברבים, וטבע מיהרה להתנגד למתן הפטנט. הליכי ההתנגדות תלויים ועומדים בפני רשם הפטנטים, וטרם הוכרעו.
במקביל להליך ההתנגדות, אושרה התרופה פוסאלאן על ידי משרד הבריאות, וטבע עתרה וקיבלה רשות להפיץ גרסה גנרית של תרופה זו. קצפה של מרק יצא על התנהלות זו, והיא פתחה בתביעה כנגד טבע. כיוון שטרם ניתן לה פטנט, טענה מרק כי השימוש של טבע הינו התעשרות שלא כדין על חשבונה.
במסגרת התביעה עתרה היא לצו מניעה זמני, ובקשה זו נדחתה בבית המשפט המחוזי. מכאן, הגיעה בקשת הערעור וההליך בפני בית המשפט העליון.
בית המשפט העליון קבע, כי אין מקום להחיל את דיני עשיית עושר במקרה זה. נקבע, כי בעל המצאה רשאי לבחור באחד משני מסלולים שונים: מסלול הגנה של פטנטים ומסלול הגנה חלופי של סוד מסחרי. בבוחרו במסלול הפטנטי, מכפיף עצמו בעל ההמצאה ליתרונות הגלומים בשיטה זו, אך גם לחסרונותיה. אחד מהם, הוא העובדה כי בטרם ניתנת זכות קניינית בהמצאה, היא מפורסמת ברבים.
בית המשפט הוסיף כי חוק הפטנטים יוצר איזון עדין בין הזכות הקניינית של בעל ההמצאה, מחד, ובין הזכות החוקתית לחופש העיסוק ולתחרות חופשית והוגנת של המתחרים, מנגד. במסגרת שלל האיזונים, קבע המחוקק כי בעל המצאה אינו זכאי לסעד של צו מניעה ביחס לניצול המצאתו בטרם ניתן לו פטנט. עם זאת, נקבע, הוא יהיה זכאי לפיצויים רטרואקטיביים, אם לבסוף יקבל את הפטנט. כך, מבהיר בית המשפט, נוצרת מערכת של תמריצים שמטילה על הציבור את הצורך להחליט אם ליטול את הסיכון שמא ידרשו לפצות בעתיד, או לאו. בית המשפט מציין:

איזון זה מבוסס על ההנחה לפיה קיבולה של בקשת הפטנט ופרסומה, קודם להכרעה בהתנגדויות והענקת הפטנט, אינם מצדיקים בלימה של התחרות החופשית, אלא מצדיקים יצירת מאזן-אימה: במאזן-אימה זה, המתחרה אמנם אינו נבלם בשעת מעשה, אך הוא נדרש לקחת על עצמו סיכון כבד כי התנהגותו המתחרה, וניצול פרטי האמצאה של האחר על ידו, עלולים לעלות לו בממון רב אם וכאשר יוענק לבעל האמצאה פטנט בסופו של יום. מנגד, נתונה למתחרה בתקופת הביניים האפשרות להעריך, בנסיבות ענין קונקרטי, כי סיכויי הענקת הפטנט נמוכים, וכי פעילותו התחרותית לא תוליד בסופו של יום אחריות לפיצוי בגין הפרה. לבעל האמצאה ניתנת, מצידו, הגנה קניינית מלאה עם הענקת הפטנט, שטמונה בה גם זכות פיצוי על הפרה רטרואקטיבית של הפטנט, המתייחסת לתקופת הביניים, אך זאת רק במבט לאחור.

סעיף 179 לחוק הפטנטים קובע מפורשות:

אין להגיש תביעה על הפרה אלא לאחר שניתן הפטנט; אולם משהוגשה תביעה על הפרה, רשאי בית המשפט להעניק סעד על הפרה שנעשתה לאחר יום הפרסום לפי סעיף 26 (ההדגשה הוספה)

דהיינו, חוק הפטנטים אינו מאפשר להגיש את תביעת ההפרה אלא לאחר מתן הפטנט. אך הסעד המדובר שיינתן בסופו של יום, יכול שיכלול גם סעד בגין תקופה שלאחר יום פרסום הקיבול ובטרם מתן הפטנט. בית המשפט קבע כי הזדקקות לצווי מניעה מכוח דיני עשיית עושר תשנה מהאיזון שנקבע מפורשות על ידי המחוקק. בלשון בית המשפט:

הסדר איזון זה הוא הסדר כוללני שטמונים בו איזונים פנימיים מורכבים ועדינים. כל שינוי באיזונים אלה, לכאן או לכאן, משנה את שיווי המשקל הזהיר שחוק הפטנטים קבע לצורך ענין זה. הכרה בזכותו של בעל האמצאה לשאוב סעדים מענף משפטי חיצוני, ולהטמיעם בהליך בקשה לפטנט לצורך בלימת התחרות בתקופת הביניים, עלולה לערער את האיזונים הפנימיים שיצר חוק הפטנטים. הענקת צווי מניעה מכח דיני עשיית עושר, שנועדו לאסור על מתחרה לייצר ולשווק תרופות מתחרות בתקופת הביניים, משמעה הענקה, למעשה, של זכויות מעין-קנייניות לבעל האמצאה קודם לרכישת הזכויות הקנייניות באמצאה באמצעות הפטנט. פרשנות המאפשרת אימוץ סעדים מכח דיני עשיית עושר משנה, אפוא, באופן בסיסי את האיזונים הקיימים בדיני הפטנטים, והמסקנה המתבקשת מכך היא כי דינים אלה שוללים במשתמע התערבות מקורות דין חיצוניים בסוגיה הנוגעת לענייננו.

נוכח האמור, דחה בית המשפט את הערעור ופסק לטובת טבע הוצאות משפט בסך 40,000 ש"ח.

הערות
פסק הדין עוסק בזכויות זמניות המוענקות למבקשי פטנט לאחר הפרסום ובטרם מתן הפטנט. זכויות אלה מכונות provisional patent rights (ולא להתבלבל עם בקשות פטנט זמניות – provisional patent applications), ואין מדובר בזכויות אחידות על פני הגלובוס. ישנן מדינות המכירות בזכויות הזמניות וישנן כאלה שלאו. למיטב ידיעתי, אין מדינה בה הזכויות הזמניות הללו כוללות זכות לסעד בדמותו של צו מניעה.

פסק הדין התמקד במצב המשפטי הנכון להיום. במצב זה, פרסום הפטנט נעשה רק לאחר הקיבול. ברם, לאור התחייבותה של מדינת ישראל, על פי הצעת חוק חדשה כל בקשת פטנט תתפרסם לאחר תקופה של 18 חודשים (בדומה למצב בארצות הברית ובבקשות ה-PCT). כלומר, לו תתקבל הצעה זו, הרי שהמשמעות של הפסיקה תהיה רחבה בהרבה – לא ידובר רק בתקופת ההתנגדות וכל עוד הליך ההתנגדות לא הוכרע, כי אם בתקופה שבטרם קיבול הבקשה לפטנט, ופעמים רבות בתקופה שבטרם בחינה מהותית שלה.
לא למותר לציין, כי באותה הצעת חוק, הוצע גם לבטל את הלכת א.ש.י.ר שבמסגרתה ניתן סעד מכוח דיני עשיית העושר אף במקום בו לא נרשמה זכות קניין רוחני כדין.

בישראל ישנה זכות לסעד של צו מניעה כנגד הפרת פטנט, מכוח התפיסה הקניינית את הפטנטים. זאת, בניגוד למצב בארצות הברית שם אף לאחר מתן פטנט, כלל אין הבטחה כי יינתן צו מניעה כנגד מפרים. במובן זה, פסק הדין משמר את המשמעות הקניינית של הפטנט – בטרם זכות קניינית החלה כלפי כולא עלמא, אין מקום לסעד המונע מאחרים לנצל את ההמצאה. רק לאחר מתן הגושפנקא הקניינית, נמצאת לנו ההצדקה להגביל את חופש הפעולה של הציבור.

(רע"א 6025/05 Merck & Co. Inc. נ' טבע תעשיות פרמצטיות בע"מ (מיום 19.5.2011))

6

פסיקה: לאחר קיבול הפטנט, לא ניתן להוסיף תביעות תלויות חדשות

האם ניתן להוסיף תביעה תלויה חדשה לבקשת פטנט שכבר פורסמה? – זו השאלה שנציבה במרכזו של הליך ההתנגדות לתיקון פירוט בקשת פטנט מס' 149567.

במסגרת בקשה לתיקון פירוט בקשת הפטנט, עתרה המבקשת למחיקת תביעה תלויה מספר 6 המקורית, ולהחלפתה בנוסח אחר. הנוסחים – ועל כך קשה לחלוק – תביעה מספר 6 המקורית בבקשת הפטנט האמורה לא צומצמה על ידי הנוסח החדש. בעוד שתביעה מספר 6 המקורית נבעה מתביעות 3 ו-4 וצמצמה את משמעותן, תביעה מספר 6 נבעה מתביעות 1-5.
תביעה 6 המקורית קבעה:
"Compound in accordance with claims 3 and 4, characterized in that R represents cyclopropyl, cyclobutyl, cyclopentyl, cyclohexyl, 4-(1 – clopropyl–methanoyloxy)- Phenyl, 4-(1-cyclobutyl-methanoyloxy)-phenyl, 4- (cyclohexyl-methanoyloxy)–phenyl or 4-(2,2–dimenthyl- propanoyloxy)- phenyl and X denotes chloride."
ואילו התביעה החדשה קבעה:
"Compounds in accordance with claims 1 to 5 in crystalline form."
הדין הרלוונטי
בקשת הפטנט קובלה, ומשכך לפי סעיף 29 לחוק הפטנטים, תיקון של הפירוט, ובכללו של זה התביעות, נעשה בדרך ובצורה שבה פטנט מתוקן. הסעיפים הרלוונטים לעניין זה הם סעיפים 65 ו-66. בשל חשיבותם, נביא אותם כלשונם:
סעיף 65 שכותרתו "זכות לתיקון" קובע:
בעל פטנט רשאי לבקש תיקון פירוט הפטנט לשם הבהרה או סילוק שגיאה שנפלה בו או לשם צמצום תביעותיו.
ואילו סעיף 66 שכותרתו "תנאי לתיקון" קובע:

הרשם ירשה תיקון, אם שוכנע שאין בו כדי להרחיב את היקף התביעות שבפירוט או כדי להוסיף לפירוט דברים שלא נזכרו בו בעיקרם מלכתחילה; דבר מתן הרשות לתקן יפורסם ברשומות.

אין ספק כי עניין לנו בשני שלבים. ראשית, יש לבחון האם לבעל הפטנט זכות לתקן את הפטנט. זכות כזו קיימת מקום בו התיקון נועד לאחת משלוש מטרות: הבהרה, סילוק שגיאה שנפלה בו, או לשם צמצום תביעותיו. מקום בו יש לבעל הפטנט את הזכות לתקן, על הרשם מוטלת החובה לוודא כי אין בתיקון כדי להרחיב את המונופול הניתן לבעל הפטנט. ההנחה היא שהציבור החל לפעול תוך הסתמכות על היקף המונופולין שניתן לבעל הפטנט זה מכבר, ואין כל סיבה לאפשר לו להרחיב את היקף תביעותיו כעת.

במקרה הנידון, לא היה כל ספק – היקף התביעות לא הורחב, שהרי תביעה תלויה ממילא מצומצמת יותר מהתביעה בה היא תלויה, שכן היא מוסיפה לימיטציות נוספות – אלמנטים נוספים – שביחד עם האלמנטים המופיעים בתביעה ההורה, מגדירים את היקף המונופולין. כידוע, כל לימיטציה נוספת מקטינה את היקף המונופולין שניתן, באשר בכדי להפר את הפטנט יש לבצע את שלל הלימיטציות (כלל המוכר בארה"ב בשם The All Limitations Rule).
עם זאת, כבוד הפוסקת קבעה כי על אף האמור, אין מקום להרשות את התיקון. נקבע, כי לאור הוראת סעיף 65 יש להראות מה מטרת התיקון. לעניין זה נקבע:

"בענייננו, סבורני כי אין בתביעה מס' 6 החדשה כדי לעמוד בתנאי סעיף 65 לחוק. אין בהוספת התביעה הנ"ל כדי להבהיר דבר מה שהיה טעון הבהרה או לסלק שגיאה כלשהי בבקשת הפטנט. אף אין בידי לקבל את טענת המבקשת כי יש בהוספת תביעה מס' 6 החדשה כדי לצמצם תביעה מסוימת, אף לא את מערך התביעות בבקשת הפטנט. צמצום תביעות משמעו תביעת חלק קטן יותר מהיקף המונופולין שנתבע במסגרת תביעה או מערכת תביעות כפי שהוגשו במקור. אין בתביעה מס' 6 החדשה כדי להקטין את היקף המונופולין הנתבע בתביעה מס' 1 או במערך תביעות 1-5. שהרי שעה שתתברר ההתנגדות לבקשת הפטנט שבפני (כמו גם במסגרת תביעת הפרה, אם ירשם הפטנט), תיבחנה תביעות אלו בשלמותן, והיקף המונופולין הנתבע בהן לא יושפע כהוא זה מהוספת תביעה מס' 6 החדשה. משמע, אין בתביעה מס' 6 החדשה כדי לצמצם את הנתבע בבקשת הפטנט בהתאם לסעיף 65 לחוק הפטנטים"

מילים אחרות, אף שאין כל ספק כי התיקון אינו מרחיב את המונופול שניתן לבעל הפטנט, בהעדר הוכחה כי הוא מצמצם את ההגדרות הקודמות, אין מקום לקבל את השינוי. עוד נקבע, כי אף העובדה שתביעה מספר 6 המקורית נמחקה אינו מספק דרישה זו, שכן תביעה 6 החדשה אינה בהכרח צימצום שלה, אלא מקימה היקף מונופולין שונה.

נוכח קביעה זו, התקבלה ההתנגדות ביחס להוספת תביעה מס' 6 החדשה. לטובת המתנגדת נפסקו הוצאות בסך 8,000 ש"ח.

בשולי ההחלטה, ציינה הפוסקת הנחיות להגשת בקשות לתיקון פירוט:
"הפרקטיקה הראויה והרצויה, תהא זו במסגרתה המבקש לתקן את בקשת הפטנט יראה במפורש, במדויק ובאופן ברור, ביחס לכל תביעה ותביעה, כיצד עומד התיקון המבוקש באחד (או יותר) משלושת תנאי סעיף 65 לחוק הפטנטים אשר רק בהתמלאם עומדת הזכות לבקש את תיקון הפירוט. בנוסף, כנדרש בסעיף 66 לחוק הפטנטים, על המבקש לפרט כדבעי מדוע אין בתיקון המבוקש כדי להרחיב את היקף התביעות בכללותו או להוסיף לפירוט דברים שלא נזכרו בו מעיקרם. בנוסף, על המבקש לציין מראי מקום מדויקים בפירוט או בתביעות עליהם נסמכים התיקונים המבוקשים. אין לדעתי לקבל עוד בקשות לתיקון פירוט החורגות מהכללים הנ"ל"

על אף זאת יוער, כי אף חלוף הזמן מאז מתן החלטה זו, לא יצא חוזר רשם ברוח זו. עובדה זו ניתן לייחס לעובדה כי רשם הפטנטים הקודם סיים את תפקידו בסוף שנת 2010 ומחליפו טרם מונה.

הערות להחלטה
לכשעצמי, הייתי סבור כי התוצאה צריכה להיות אחרת. כל עוד היקף המונופולין אינו מורחב, כנדרש לפי סעיף 66 לחוק הפטנטים, גם תיקון סט התביעות למטרות אסטרטגיות צריך להיות מותר. אף במקרים קודמים, הותרה פרוצדורה זו.
בארצות הברית מוסד ה-reissue מאפשר לעשות בדיוק זאת. הדין האמריקאי מאפשר להגיש גם בקשה לתקן את הפטנט בכדי לתקן טעות בתביעות, ובכלל אלו אף טעויות שצימצמו יתר על המידה את היקף הפטנט (ר' סעיף 251 לקוד האמריקאי). לאחרונה, נדון מקרה בו הוגשה בקשה לתקן על דרך ההרחבה. ברם, בסופו של התהליך, ביקשו רק להוסיף תביעות צרות יותר. בקשה זו נדחתה ורק ערכאת הערעור הפדראלית הפכה את הדחייה וקבעה, ברוב דעות, כי ניתן להגיש בקשת reissue אף בכדי להוסיף תביעות תלויות נוספות לפטנט (In Re Yasuhito Tanaka (Fed. Cir. 2011)) (וראו הדיווח ב-Patently-O)

נקודה אחת שבה היתה, לטעמי, שגיאה, נגעה לצורה שבה יש להוכיח את הדין הזר. כידוע, הדין הזר הינו עובדה הדרושה הוכחה. ברם, כאשר אין הדין הזר טעון הוכחה, כפי המצב כאשר מבקשים להשתמש בו כמשפט משווה, אין כל צורך להיעזר במומחה לדין הזר. מכאן, שבניגוד לאמור בהחלטה, אני סבור כי אין כל זה נכון לומר כי "הסתמכות על משפט משווה מן הראוי שתעשה בדרך של הגשת חוות דעת מומחה לדין הזר, ולא על-ידי העלאת טיעונים בעלמא". יתכן ושימוש במומחה לדין הזר יוסיף ויהיה משכנע אף יותר, אך אין כל הכרח בכך. במיוחד ראוי לזכור כי שימוש במומחה מעין זה כרוך בהוצאה כספית ניכרת בפני עצמה.

(התנגדות לתיקון פירוט בבקשת פטנט מס' 149567  Schwartz Pharma AG נ'  טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (מיום 16.11.2010))

7

פוסט אורח: הערת פסיקה: התנגדות לבקשת פטנט מס' 136482 תרכובות ברום נ' Albermarle Corporation USA – חלק שני

הערת המערכת: רשומה זו הינה החלק השני של הערת הפסיקה. החלק הראשון של הערת פסיקה זו דן בזכות התיקון של בקשת פטנט להיות בקשה לפטנט מוסף, וכן בשימוש בנימוק של "טוהר הפנקס" כטענה הגנתית ולאו דווקא טענה התקפית.

בסמוך להגשת ההתנגדות, עוד בטרם תידון זו לגופה וקודם להגשת ראיות הצדדים, עתרה המתנגדת לדחיית הבקשה לפטנט על הסף, מהעילה שקיבולה היה שלא כדין. זאת, בשל פגמים היורדים לשורש ההליך שנפלו לשיטתה בבחינת הבקשה.
הטענות שהעלתה המתנגדת לעניין זה היו בחלקן עקרוניות ובחלקן כאלו הנוגעות פרטנית למבקשת ולהתנהלותה באותו מקרה מול הרשות.
הטענות העקרוניות עסקו ביחס בין שני מוסדות אידיוסינקרטיים ושנויים במחלוקת במידה רבה, כל אחד מהם תוצר של שיטת משפט אחרת: ההסדר הקבוע בסעיף 17(ג) לחוק הפטנטים הישראלי, ובקשת המשך או המשך-בחלקה המעוגנת בדין האמריקאי.

סעיף 17(ג) לחוק – סדר בחינה מקוצר
סעיף זה, שהוסף לחוק במסגרת תיקונו בשנת 1995, מאפשר למבקש שבחר בכך להאיץ את הבחינה וזאת בהסתמך על הליכים שקוימו בפני רשות זרה לגבי אותה אמצאה, אשר הבשילו לכדי פטנט שם. עם מילוים של התנאים המפורטים בו, קמה חזקה עובדתית לטובת המבקש כי בקשתו עומדת בדרישות החוק המהותיות: חידוש, התקדמות המצאתית, אחידות, דיות התיאור ותביעות לא חומדניות – הקבועות בסעיפים 4, 5, 8, 12 ו-13 לחוק, בהתאמה.
הרציונל העומד ביסוד ההסדר הוא שאם אותה רשות המוחזקת כנוהגת הקפדה יתרה בבחינותיה מצאה לנכון להעניק פטנט בגין בקשה שתבעה אמצאה זהה, אזי סביר להניח שבדיקה חוזרת מקומית תוביל למסקנה דומה ועל-כן אפשר בעצם לוותר עליה. עם זאת, יש לשים לב כי חזקה זו ניתנת לסתירה; בפרט, על-פי סעיף 17(ד) לחוק, לרשם וכן לממונה על הבוחנים או סגנו שמור שיקול-דעת שלא לקבל את הבקשה, במקרה שבו ישנן ראיות המפריכות את הנחת הכשירות האמורה, או מכל "טעם מיוחד אחר". עוד חשוב לזכור כי החלת הנוהל המזורז אינה פוטרת את הבקשה מעמידה בדרישות מהותיות נוספות המנויות בסעיפי החוק האחרים, כגון סעיפים 2, 3, 7 ו-9 לחוק.
יש להעיר כי מדובר בהסדר חריג שאין לו אח ורע בעולם, בין אם משום שיתר המדינות כנראה ששות הרבה פחות "להפריט" או "לאצול" סמכות ריבונית מעין זו לפקידיה של מדינה או רשות שיפוט אחרת, ובין אם בשל מתח אפשרי עם הוראת סעיף 4bis לאמנת פאריס, המחייבת את המדינות החברות לכיבוד העיקרון בדבר עצמאות הפטנטים שנתקבלו עבור אותה אמצאה במדינות שונות.
הדבר אולי הקרוב ביותר לכך מצוי בדין האוסטרלי, שבצד בחינה רגילה (Standard) מקנה ברירה הקרויה Modified Examination, במסגרתה יכול מבקש לפטור עצמו מהדרישות הצורניות – אחידות, דיות התיאור, היקף התביעות וניסוחן – ומהן בלבד, במידה והגיש פירוט זהה לפטנט מקביל שהוענק לו בארה"ב, קנדה, ניו-זילנד או מדינה חברה באמנת הפטנטים האירופית.
נקודה נוספת וחמקמקה לגבי הסעיף, שגם בה לא תמיד מדקדקים מספיק, היא הדרישה לקשר של דין קדימה שבסעיף-קטן (1), אשר ראוי להתעכב על נוסחו המלא:

(1) המבקש הגיש בקשה למתן פטנט על אותה אמצאה (בסעיף זה – בקשה מקבילה) וקיבל את הפטנט, במדינה ששמה מופיע ברשימה שפרסם הרשם ברשומות (בסעיף זה – פטנט מקביל), ונתקיים אחד מאלה:
(א) עבור בקשת הפטנט בישראל נדרש כדין דין קדימה, מכוח הבקשה המקבילה, לפי סעיף 10;
(ב) עבור הבקשה המקבילה נדרש, על פי הדין החל עליה, דין קדימה מכוח בקשת הפטנט בישראל;
(ג) עבור בקשת הפטנט בישראל נדרש כדין דין קדימה מכוח בקשה אחרת להגנה שהוגשה במדינה החברה, ומכוחה של הבקשה האחרת נדרש דין קדימה עבור הבקשה המקבילה, על פי הדין החל עליה;

הדין צופה אם כן שלושה מצבים אפשריים לקיום קשר של דין קדימה:
– מצב א: הבקשה בישראל תובעת דין קדימה מהבקשה המקבילה.
– מצב ב: הבקשה המקבילה תובעת דין קדימה מהבקשה בישראל.
– מצב ג: הן הבקשה בישראל והן הבקשה המקבילה תובעות דין קדימה מבקשה שלישית.
נכון להיום, רשימת המדינות ורשויות הבחינה שסעיף 17(ג) חל לגביהן כוללת את אוסטריה, אוסטרליה, ארצות הברית, גרמניה, דנמרק, הממלכה המאוחדת, הפדרציה הרוסית, יפן, משרד הפטנטים האירופאי, נורווגיה, קנדה ושבדיה.
בנדון דידן, הבקשה בישראל תבעה דין קדימה מבקשת המשך-בחלקה שהוגשה בארה"ב, כלומר הוא נפל כביכול בגדרו של מצב א.
בהמשך הרשימה עוד יורחב הדיבור על סוגיה זו.

בקשת המשך/המשך-בחלקה
המוסד של בקשת המשך (Continuation) או בקשת המשך-בחלקה (Continuation-in-Part, ובקצרה CIP) נועד לשמש למטרות דומות לאלו של פטנט מוסף, אולם הוא נושא כמה מאפיינים ייחודים לדין האמריקאי. מדובר בבקשה המבוססת על בקשה קודמת בארה"ב תוך תביעת דין קדימה ממנה, המוגשת בידי אותם ממציאים או חלק מהם, ומכסה היבטים אחרים או נוספים של האמצאה או שיפורים שלה.
בניגוד גמור לאמנת פאריס התוחמת את מסגרת הזמן שבמהלכה ניתן לתבוע דין קדימה מבקשה קודמת לתקופה בת 12 חודשים, המגבלה היחידה שמציב לעניין זה 35U.S.C. §120 היא שבקשת ההמשך הוגשה בטרם הוזנחה הבקשה הקודמת או הפכה לפטנט, או לפני שנסתיימו ההליכים בנוגע לבקשה הקודמת או לבקשה הזכאית גם כן ליהנות מתאריך הבכורה שלה.
בבקשת המשך ניתן לכלול תביעות חדשות אך על התיאור להיות זהה לזה שבבקשה המקורית. הוספת חומר חדש לתיאור הבקשה המקורית מתאפשרת רק במסגרת בקשת המשך-בחלקה, תוך חזרה על חלק ניכר ממנו.
עם זאת, דומה כי התמריץ העיקרי להגשת בקשות המשך נעוץ דווקא בכללים הדיוניים ובנהלי הבחינה האמריקאיים, לפיהם דחייתה של תביעה מסוימת במהלך הבחינה הופכת חלוטה עם הישנותה (final rejection), כך שההליך מגיע על-פי-רוב לקיצו הרשמי בתום שני "סיבובים" בלבד של דוח לגופו של עניין (Office Action on the merits). במקרה כזה, שהוא כאמור גם פרדיגמטי, הגשת בקשת המשך מאפשרת אפוא את המשך ההתדיינות מול משרד הפטנטים סביב אותן תביעות שבמחלוקת, או לחלופין הרחבות חזית שטרם מוצו.
יצוין כי מאז 8 יוני 1995 קיים מסלול מיוחד לצורך התמודדות עם דחייה סופית, בדמות בקשה להמשך הליכים (Request for continued examination, ובקצרה RCE).

העלילה מסתבכת – חוזר רשם מ.נ. 33
נקל להבין אפוא כי המפגש בין שני בנים חורגים אלו לדיני הפטנטים, זר ומוזר ככל שייראה על-פניו, היה גם במידה רבה בלתי נמנע, שכן הבקשה המקבילה בארה"ב לא פעם אינה הופכת לפטנט אלא לאחר הגשתה כבקשת המשך, פעם אחת או יותר. אך מה אם הפטנט האמריקאי המקביל נבע מבקשת המשך-בחלקה – הכוללת ומן הסתם גם תובעת תוספות שלא נכללו במקור, לא כל שכן בבקשה הישראלית – האם עדיין ניתן להחיל לגביו את הנוהל המעוגן בסעיף 17(ג) לחוק?
באופן מפתיע, התשובה שניתנה לשאלה זו במסגרת חוזר רשם מ.נ. 33 (בסעיף 6.ג. בו) היתה חיובית.
המתנגדת במקרה דנן ביקשה לערער על תקפותה של הנחיה מינהלית זו, בהעלאת טענות שונות באשר לאופן הבחינה של בקשות CIP על-ידי משרד הפטנטים האמריקאי, שיש בו לכאורה כדי לחתור תחת הרציונל שביסוד סעיף 17(ג) לחוק. כך, למשל, נטען כי מכוח תאריך הבכורה של הבקשה ההורה, לא נבחנים החידוש וההתקדמות ההמצאתית בבקשת ההמשך לעומת פרסומים בתקופת הביניים שבין תאריך ההורה ותאריך ההגשה, וגם לא לעומת הבקשה ההורה עצמה שאפשר שפורסמה בינתיים.
ייאמר לזכותה של המתנגדת, כי הבקשה אותה בחרה לתקוף היוותה מקרה בוחן מצוין, כפי שעולה מאילן היוחסין המסועף שבדף השער של פטנט US 6218584 – היא תבעה דין קדימה מבקשת המשך-בחלקה של בקשת המשך-בחלקה של בקשת המשך-בחלקה של 3 בקשות, האחת מהן בעצמה בקשת המשך-בחלקה, ואחת אחרת מהן שגם הפכה לפטנט היתה בקשת המשך של בקשה שהפכה אף היא לפטנט.
יתרה מכך, גם כשנשאלה על כך במפורש, השיבה המבקשת לבוחנת כי הבקשות הקודמות בשרשרת אינן רלבנטיות – הצהרה שקשה ליישבה עם מהותה של בקשת ההמשך-בחלקה, ושאולי אף עולה כדי מסירת פרט מטעה כמשמעותו בסעיף 18ג לחוק, העלולה להוביל לקיצור, ביטול, הפקעת או אי-מתן הפטנט.
אלא שהרשם לא התרגש מטענות המתנגדת ופסק כי אינו רואה לנכון להחריג את הפטנטים הנובעים מבקשת CIP מתחולת הסעיף. אגב כך הוא בחר לצטט בהסכמה התבטאות של בית-המשפט המחוזי בפרשת המגילות הגנוזות, לפיה חזקת שוויון הדינים בכל הקשור לקניין רוחני אינה פיקטיבית אלא משקפת את המציאות עקב הרמוניזציה בינלאומית – אמירה שאינה עומדת במבחן הביקורת או המציאות אפילו לא ביחס לאותה פרשה עצמה.
יחד עם זאת, החשש מהחמצת בקשה הורה אחת או יותר כפרסום קודם רלבנטי הניעוֹ לקבוע הנחיה מינהלית חדשה ולעגנה בחוזר רשם מ.נ. 58 שהופץ עם מתן ההחלטה בבקשת הסף, ולפיו:

"בקשה שהוגשה בישראל תוך תביעת דין קדימה מבקשת המשך או המשך בחלקה תחייב הודעה ללשכה אודות תאריכי הפרסום של הבקשות בשרשרת בקשות ההמשך או בקשות המשך בחלקן.
במידה ועל סמך אחת הבקשות בשרשור הוגשה בקשה בישראל, יש להודיע ללשכה את מספרה."

האמנם בכך הסתיימו כל התלאות ובאו אל פתרונן?

סעיף (4C.(4 לאמנת פאריס – החייאת תאריך הבכורה
סעיף זה, שלמרבה הצער אף הוא נוטה לחמוק מעיניהם של רבים וטובים כפי שיתברר מיד, למרות שהשלכותיו עשויות להיות קריטיות לעניין עצם תוקפה של תביעת דין הקדימה, קובע כדלהלן

"(4) A subsequent application concerning the same subject as a previous first application within the meaning of paragraph (2), above, filed in the same country of the Union shall be considered as the first application, of which the filing date shall be the starting point of the period of priority, if, at the time of filing the subsequent application, the said previous application has been withdrawn, abandoned, or refused, without having been laid open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and if it has not yet served as a basis for claiming a right of priority. The previous application may not thereafter serve as a basis for claiming a right of priority."

ובמילים פשוטות, מה שהסעיף בא לומר הוא שהזכות או היכולת ליהנות מדין הקדימה היא חד-פעמית, במובן זה שאם לאחר הגשת הבקשה הראשונה הוגשה באותה מדינה בקשה עוקבת באותו נושא, אזי הבקשה המאוחרת לא תוכל לבסס תביעת דין קדימה, זולת אם הבקשה הקודמת הוסרה, נזנחה או סורבה, מבלי שפורסמה ברבים ומבלי להותיר כל זכויות, ואם לא שימשה כבסיס לתביעת דין קדימה. כלומר, על-מנת שהבקשה העוקבת תוכל לבסס תביעת דין קדימה ברת-תוקף, הבקשה הקודמת צריכה להיות בטלה מדעיקרא, כאילו מעולם לא היתה ולא נבראה.
מדובר בפרקטיקה די מקובלת, בין בידי ממציאים שבמהלך השנה מהגשת הבקשה הראשונה לא עלה בידם לגייס מימון מספיק ובין בידי חברות המבכרות לשמור על סודיות הטכנולוגיה אך במקביל רוצות להיות מוכנות על כל צרה שלא תבוא. הפעולה של הגשת הבקשה החדשה תוך הזנחת הבקשה הקודמת מכונה re-filing או revival of the priority date.
חרף זאת, בסעיף 10(א)(1) לחוק לא בא זכרה, במסגרת התייחסותו לריבוי בקשות קודמות באותו נושא:

10. (א) הגיש בעל אמצאה בקשת פטנט בישראל על אמצאה שכבר הגיש עליה, הוא או מי שקדם לו בזכות בעלות, בקשה קודמת לפטנט במדינה חברה (להלן – בקשה קודמת), רשאי הוא לדרוש כי לענין הסעיפים 4, 5 ו-9 יראו את תאריך הבקשה הקודמת כתאריך הבקשה שהוגשה בישראל (להלן – דין קדימה), אם נתמלאו כל אלה:
(1) הבקשה בישראל הוגשה תוך שנים עשר חודש לאחר הגשת הבקשה הקודמת, ואם הוגשו יותר מבקשה קודמת אחת לאותו ענין – לאחר המועד שבו הוגשה המוקדמת שביניהן;

ומכאן, בחזרה לנפלאות הדין האמריקאי –
כזכור, בקשת המשך או המשך-בחלקה מוגשת בטרם הוזנחה הבקשה ההורה, כאשר זו האחרונה אף משמשת בסיס לתביעת דין קדימה של בקשת ההמשך/המשך-בחלקה ממנה.
נפקותו של סעיף (4C.(4 לכך היא אם כן ברורה: בקשת המשך, בהגדרה, היא אינה "הבקשה הראשונה" לאותו עניין, שכן תיאורה נכלל במלואו כבר בבקשה ההורה שאת תאריכה היא מבקשת לנצל; מכאן שתביעת דין קדימה מבקשת המשך, למצער במדינות המקיימות את אמנת פאריס ככתבה וכלשונה (היינו, בכולן מלבד ארה"ב…) היא חסרת כל תוקף!
בפרט, אין נפקא מינה לעניין זה אם הבקשה ההורה או אחת מקודמותיה בשרשור פורסמו עובר להגשת בקשת ההמשך. הללו יהוו בכל מקרה פרסום קודם לעומת הבקשה בישראל, שתאריכה הקובע יידחה למועד הגשתה בפועל.
לכל היותר, ביחס לבקשת המשך-בחלקה, ניתן יהיה אולי לבסס תביעת דין קדימה על החומר החדש שלא תואר בבקשה ההורה. אם כי, באופן טיפוסי, מדובר בתוספות פעוטות למה שמהווה כאמור חזרה על התיאור המקורי או חלק ניכר ממנו. דין כל חזרה כזו זהה לזה של בקשת המשך רגילה – אין היא יכולה להקים תביעת דין קדימה ברת-תוקף.
אולם אם כך הדבר, האם יש עוד מקום לומר, כי התנאי להחלת סעיף 17(ג) שקובע סעיף-קטן (1) בו מתקיים, שעה שדין הקדימה הנתבע אינו תקף כלל ביחס לחלקה הארי של הבקשה?

סעיף 17(ג) ובקשות המשך/המשך-בחלקן – מתי בכל זאת כן?
כאמור, סעיף-קטן (1) המצוטט לעיל עוסק בשלושה סוגי קשר של דין קדימה שייתכנו בין הבקשה בישראל והבקשה המקבילה. המסקנה המתחייבת לאורו של סעיף (4C.(4 לאמנת פאריס היא כי תחולת סעיף 17(ג) נשללת קטיגורית ביחס למצב א, שכן אמנם "נדרש" דין קדימה עבור הבקשה בישראל, אך לא "כדין"; התאריך הקובע במקרה כזה הוא תאריך ההגשה בישראל ולא תאריך הבקשה המקבילה. שאלה פתוחה היא אם ניתן לחלופין להחיל את הוראות חוזר רשם מ.נ. 70 במקרה כזה. אף שבניסוחו המקורי השיב על כך החוזר לכאורה בחיוב, הרי שתיקונו המסורבל – המתבסס בין היתר על הנחה שניתן להרהר אחריה, לפיה כאשר הבקשה הראשונה מוגשת כבקשה בינלאומית (PCT), שלביה הלאומיים אינם תובעים מכוחה דין קדימה – נראה כשולל זאת.
מה באשר לשני המצבים האחרים?
מצב ב המתייחס לבקשה מקבילה התובעת דין קדימה מן הבקשה בישראל – ואשר לגביו דומה כי בכל הקשור לבקשות המשך או שרשור שלהן השאלה כלל אינה מתעוררת – אינו טומן בחובו קשיים מיוחדים, ככל שבתיאור הבקשה המקבילה לא נכללו לכתחילה תוספות שלא בא זכרן בבקשה המקורית שהוגשה בישראל; אחרת, על-מנת לנצל את ההסדר באופן שאינו מעמיד בספק את תוקף הפטנט, יש לכלול את התוספות מבעוד מועד בטרם פורסמו בבקשה הישראלית בדרך של תיקון הפירוט, בקשה לפטנט מוסף, או במסגרת שלב לאומי בנסיבות מתאימות.
כוחם של דברים אלו יפה בשינויים המחויבים גם ביחס למצב ג, ככל שהבקשה ממנה נתבע דין הקדימה בישראל ובמקבילה, היא "הבקשה הראשונה" לאותו ענין במובן סעיף (4C.(4 לאמנת פאריס.
יושם אל לב כי על-פי סעיף-קטן (1), בכל הנוגע לבקשה המקבילה ולדין הקדימה שהיא תובעת, הרי שתקפותו נבחנת לא במשקפי האמנה כי אם "על פי הדין החל עליה", דהיינו הדין המדינתי; משמע, שאם הדין האמריקאי מכיר בתביעת דין קדימה בידי בקשת המשך/המשך-בחלקה על אף ולמרות האמור באמנת פאריס, אזי גם מבחינת סעיף 17(ג) לחוק מתקיים אותו קשר של דין קדימה הנדרש לצורך החלתו.
בהקשר זה לא יהיה זה למותר להטעים כי סעיף (4C.(4 לא פורש באופן אחיד בדין הפנימי לרבות בחקיקה הקולטת של המדינות החברות: כך, בעוד הדין האמריקאי הנהיג משטר ייחודי גמיש ולמעשה מנוגד לו, החוק הישראלי כאמור מתעלם ממנו ואילו אמנת הפטנטים האירופית משמרת את כפל המשמעות הגלומה בו (סעיף 87 EPC), חוק הפטנטים האנגלי מאמץ את הפרשנות המחמירה יותר ולפיה החיאת תאריך הבכורה תהא תקפה אך ורק אם הבקשה העוקבת הוגשה באותה מדינה בה הוגשה הבקשה הראשונה ((.Patents Act, 1977, c. 37, §5(3)(a) (Eng).

0

פסיקה: הסרת התנגדות אינה ערובה כי יינתן פטנט

הליך הבחינה של בקשת פטנט מחולק בעיקרו לשני שלבים. בשלב הראשון, נערכת בחינה על ידי הרשות עצמה. במידה וזו סבורה כי יש מקום ליתן פטנט, דבר קיבולה מפורסם ברבים (ס' 26 לחוק הפטנטים). הבחינה המבוצעת אינה מהווה ערובה לכך שאכן ההמצאה ראויה לפטנט, וחוק הפטנטים אף קובע זאת מפורשות בסעיף 37:

"בחינת הבקשה ומתן הפטנט אינם משמשים ערובה שהפטנט הוא בר-תוקף, והמדינה או עובדיה לא ישאו בשל מתן הפטנט בשום אחריות."

לאחר הפרסום, מחל השלב השני בו לציבור מתאפשר להשיג על מתן פטנט. הגשת התנגדות, אם כן, משרתת את האינטרס הציבורי שלא יינתנו פטנטים על המצאות שאינן ראויות לכך.

המחוקק צפה כי האינטרס הציבורי והאינטרס של מתנגד הפטנט – לא חד הם. כיוון שכך, הסמיך את הרשם הדן בהתנגדות לבקשת פטנט להימנע מליתן פטנט גם כאשר ההתנגדות הוסרה.
בעניין זה, תפקידו של הרשם אינו תפקיד של שופט בהליך אדברסרי טהור, אלא תפקידו ממשיך להיות כמי שאמון על האינטרס הציבורי כי פטנטים ינתנו רק במקום בו הדבר ראוי. עוד ראוי לציין, כי בניגוד לשופט אשר אינו דן בעניינים אשר בעלי הדין אינם חלוקים בהם, הרשם אמון על "טוהר הפנקס" והוא מייצג את האינטרס של שאר הציבור, אשר אינו שותף להליך, אך עשוי להיות מושפע מתוצאותיו.
לעניין זה, השוו את חוק תובענות ייצוגיות, שם הסכמי פשרה בין התובע הייצוגי, אשר, כידוע, מייצג ציבור שלם, ובין הנתבע טעונים את אישורו של בית משפט. בשני המקרים, הגוף השיפוטי מקבל על עצמו את החובה לייצג את האינטרס של אלו שייתכן ואינם זוכים לייצוג הולם.

בהחלטה שניתנה ביום 30.03.11, השתמש כב' סגן הרשם נח שלו שלומוביץ בסמכותו לפי סעיף 34 לחוק הפטנטים וקבע כי אף שההנגדות שם הוסרה בהסכמת הצדדים, אין מקום להעניק פטנט נוכח הראיות שנגלו בפניו.

(החלטה בבקשה לפטנט מס' 147642 בעניין Lilly Icos LLC נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (מיום 30.3.11))

6

פוסט אורח: הערת פסיקה: התנגדות לבקשת פטנט מס' 136482 תרכובות ברום נ' Albermarle Corporation USA – חלק ראשון

בהחלטה הסופית בהליך שניתנה ביום 7.11.2010 נקט הרשם בצעד יוצא-דופן וקבע כי הסבה לכדי פטנט מוסף מותרת גם לאחר קיבול הבקשה – בניגוד להלכה בת 30 השנה שגרסה כי מדובר בתיקון מהותי שהחוק אינו מאפשר בשלב כזה (ע"ש 47/80 .Monsanto Co נ' מכתשים מפעלים כימיים (לא פורסם)).
מדובר בתפנית מפתיעה מעט גם על רקע ראשית הדעה שהובעה בהחלטת ביניים מיום 20.8.2007
בבקשת הסף שהגישה המתנגדת, וממנה הסתמנה נטייה להחלת ההלכה הישנה גם במקרה הנוכחי (בפסקה 48). יש לשבח אפוא את הרשם על שהיה נכון לשקול את העניין מחדש ולא לדבוק כתוכי בדברי ימי קדם.
מעבר למהלך החריג של הפיכת ההלכה כשלעצמו, מעניין לבחון את ההנמקה שביסודו, המבוססת על שני נדבכים עיקריים: האחד נוגע לפרשנות מהות ההסבה וסיווגה כתיקון, והאחר להשקפה על הליך ההתנגדות ותכליתו.
החלק הראשון של רשימה זו מבקש להצביע על קשיים-לכאורה העולים מנימוקים אלו תוך הצעת טעמים חלופיים מדוע אף על פי כן התוצאה אליה הגיע הרשם מוצדקת ברמה העקרונית.
החלק השני יוקדש לשאלות שהתעוררו במהלך ובעקבות החלטת הביניים, לרבות ההנחיה המינהלית שהולידה המחייבת הודעת מועדי פרסום בקשות-המשך שנתבע מהן דין קדימה (
חוזר רשם מ.נ. 58).

פטנט מוסף ותיקון פירוט
ככלל, מוסד הפטנט המוסף בא לאפשר לבעלי פטנט להגן על שינויים ושכלולים שנוספו לאחר הגשת הבקשה, גם כשאין בהם התקדמות המצאתית כדי לעמוד כפטנט עצמאי. משמעות הבחירה במסלול זה היא קיצור בפועל של תקופת ההגנה, מאחר והפטנט המוסף יעמוד בתוקפו רק כל עוד הפטנט העיקרי שריר וקיים, הגם שתאריך הגשתו מאוחר יותר. הנחת המוצא היא לרוב שמדובר באיחור "פתולוגי", היינו בשלב שבקשת הפטנט כבר קובלה ולא ניתן על כן לכלול בה את התוספות כתיקון במסגרת סעיף 22 לחוק. עם זאת, אין מניעה לבקש פטנט מוסף גם בטרם הפכה הבקשה העיקרית לפטנט, משיקולים אסטרטגיים כאלו או אחרים. שיקול אחד כזה עשוי להיות החשש מהחלת סעיף קטן 23(2) בידי הרשם על הבקשה המתוקנת ודחיית תאריכה למועד התיקון.
עוד יש לזכור כי ביחס לתקופת הביניים שלאחר הקיבול ועד למתן הפטנט, קובע סעיף 29 לחוק כי ניתן יהיה לתקן את פירוט הבקשה רק אם מדובר בסוג התיקונים המותרים לביצוע בפטנט לאחר שניתן. ההגבלות המרכזיות על תיקון כזה מנויות בסעיפים 66-65 לחוק, כדלקמן:

65. זכות לתיקון
בעל פטנט רשאי לבקש תיקון פירוט הפטנט לשם הבהרה או סילוק שגיאה שנפלה בו או לשם צמצום תביעותיו.

66. תנאי לתיקון
הרשם ירשה תיקון, אם שוכנע שאין בו כדי להרחיב את היקף התביעות שבפירוט או כדי להוסיף לפירוט דברים שלא נזכרו בו בעיקרם מלכתחילה; דבר מתן הרשות לתקן יפורסם באינטרנט.

מאחר ובענייננו עסקינן בבקשה שהחלה את דרכה במסלול הרגיל, התעוררה שאלה האם בשלב ההתנגדות, לאחר שהבקשה כבר קובלה, ניתן עוד להסב אותה לבקשת פטנט מוסף. כזכור ההלכה הישנה השיבה על כך בשלילה. מבקשת הפטנט שעתרה להסבה כסעד חלופי (מעין "קו נסיגה" במידה וטענתה שיש בבקשה התקדמות המצאתית תידחה), הציעה לראות בכך "צמצום תביעות" הואיל ותקופת תוקפן תקוצר בכך.
הרשם נעתר למבקשת אולם נימק את בחירתו בדרך שונה (בפסקה 54 להחלטה):

"לא ניתן להתייחס לבקשה לפטנט מוסף כבקשה לתיקון פירוט. אין מקובלת עליי העמדה שהעלתה המתנגדת שבקשה ממין זה לפטנט מוסף הינה בקשה לתיקון פירוט וכי יש להחיל עליה את הוראות החוק הנוגעות לתיקון פירוט. בדיוק כפי שבקשה לחלוקת הבקשה אינה בקשה לתיקון פירוט, כך גם בקשה לפטנט מוסף. בעוד שתיקון הפירוט משנה את תוכנו של הפטנט, הבקשה לקבל פטנט מוסף משנה את מעמדו של הפטנט מבחינת תקופת ההגנה והיחס בינו לבין הפטנט העיקרי". [ההדגשות במקור]

דומה כי בדברים אלה מגלה הרשם בדרך-אגב גם את דעתו, כי הקונסטרוקציה המשפטית שבהצעת המבקשת דלעיל אינה נראית לו.
לטעמי, אף שנראה במבט ראשון שהגיונה של הנמקת הרשם בצידה, עיון מדוקדק יותר חושף בה קשיים מספר, חלקם דיוניים וחלקם מהותיים. בנוסף ניתן לומר כמה דברים לזכות העמדה שהציעה המבקשת לגופה.
ראשית, לשון החוק סובלת את הפירוש כי "צמצום התביעות" יכול שיהא גם בדרך של קיצור תקופתן ולא רק באמצעות הצרת היקפן; פירוש כזה עולה בקנה אחד עם תכלית ההיתר לתיקון, והיא לאפשר פגיעה מידתית בקניינו של בעל האמצאה גם במקרה שפירוטו נוסח באורח רשלני או שנתגלה כי היקפה הראוי הינו פחוּת ממה שסבר לתומו בתחילה (השוו גם עם ההסדרים בסעיפים 185-184 המקנים שיקול דעת רחב לבית המשפט בעת פסיקת פיצויי הפרה, בנסיבות דומות). כמו כן, הוא מתיישב עם התנאי לתיקון שבסעיף 66 רישא, לפיו אין בתיקון משום הרחבת חזית או תוספת חומר חדש.
שנית, הבחנה זו בין תוכן הפירוט לבין מעמדו אינה בהכרח כה פשוטה וחדה כפי שניתן היה לחשוב. כאמור, לעיתים קרובות עשוי פיתוח האמצאה להימשך גם לאחר הגשת הבקשה ואף לאחר הרישום. אחד המקרים השכיחים ביותר הוא תוספות במהלך 12 החודשים מעת הגשת הבקשה הראשונה ועד להגשת בקשות מקבילות תוך תביעת דין קדימה לפי אמנת פאריס. ככל שהתוספות הכלולות בפירוט הינן מהותיות בהשוואה לבקשה שממנה נתבע דין הקדימה, הרי שלפי סעיף 23 יש לדחות את תאריכן (או את תאריך הבקשה כולה) למועד הגשת הבקשה.
ניתן אולי לטעון כי סעיף 23 נוגע רק לתיקונים המאוחרים לתאריך ההגשה, בעוד שכאן מדובר במקרה שסעיף קטן 10(ד) מתיחס אליו – תביעת דין קדימה רק לגבי חלק מהבקשה, המוגבל לקטעי הפירוט שהופיעו בבקשה הראשונה. דא עקא, שהדבר מעורר קושי פרשני ומעשי למול הוראות התקנות 22(ג) ו-26(ב) הקובעות, בהתאמה, כי בעת תיקון שתאריכו נדחה לפי סעיף 23, או תביעת ריבוי דיני קדימה לפי סעיף 10(ב), יש לציין את התאריכים הרלבנטיים בפירוט בשולי הקטעים המתאימים. ביחס לסעיף 10(ד) לא קבע מחוקק המשנה חובת סימון דומה, כפי שהיה מתבקש; שהרי לא סביר שעניין שרירותי כמועד הוספת החומר החדש – היינו אם אירע טרם ההגשה, במהלכה או לאחריה – יעיב על יכולת הרשות לאכוף את הדין המהותי (סעיפים 4, 5 ו-9) בצורה יעילה. נראה על כן שמדובר בהשמטה שבהיסח-הדעת ולא בשתיקה מכוונת.
המסקנה המתחייבת היא אפוא שהסתלקות מדין קדימה ביחס לקטעי הפירוט שאינם זכאים ליהנות ממנו, אף אם נראה בה שינוי "מעמד" הפירוט, גוררת עימה גם את תיקונו ושינוי תוכנו, לכל הפחות מבחינה צורנית.
שלישית, טעם נוסף שהעלה הרשם לתמיכה בהחלטתו היה כי על אף הקיבול, בעת ההתנגדות עדיין מדובר במעמד של בקשה ולכן אין מניעה לכאורה מהתרת ההסבה. זאת, כיוון שהוראות החוק ביחס לפטנט מוסף אינן נוקטות עמדה בנדון – בשונה למשל ממועד חלוקת הבקשה, לגביו נקבע בסעיף קטן 24(א) כי ניתן לבצעה רק עד לקיבול. כפי שהעיר בפניי בצדק עמיתי זיו גלסברג, נימוק זה מעורר קושי במישור הדיוני, הואיל ומשתמע ממנו כי לו היתה המתנגדת משכילה להמתין עד לאחר המתן ולתקוף את תוקף הפטנט רק או-אז באמצעות הגשת בקשה לביטולו, הרי שמסלול ההסבה לפטנט מוסף היה כבר נחסם באותה עת בפני המבקשת והיא היתה מוצאת עצמה מול שוקת שבורה. בכך נוצר תמריץ בעייתי החותר תחת מטרתו של הליך ההתנגדות, למנוע תקלות מהסוג של רישום פטנטים חסרי-תוקף לפני שהן מתרחשות. לא סביר כי לכך כיוון הרשם. פשיטא שקושי זה נפתר אם מאמצים את הצעת המבקשת, המסירה את האבחנה המאולצת-משהו בין המעמד של בקשה שקובלה לבין זה של פטנט שניתן.

הליך ההתנגדות ו"טוהר הפנקס" – חרב או מגן?
חידוש מסקרן נוסף שהוצנע מעט בהנמקת הרשם הוא העוגן הכללי יותר שבחר להצדקת התוצאה, והוא "שינוי התפיסה" הנשקף לשיטתו בפסיקה המאוחרת. לפי גישה זו "הליך ההתנגדות […]משלים את הליך הבחינה המנהלי, במובן זה שהוא נועד לשרת גם את האינטרס הציבורי לטוהר הפנקס". הרשם מצטט, תוך הוספת ההדגשה, מתוך רע"א 2826/04 רשם הפטנטים נ' Recordati Ireland Limited, פ"ד נט(2) 85:

"בית המשפט עמד על מדיניות ליברלית שהונהגה בהיעתרות לבקשות הארכת מועד על-ידי צד המתנגד לרישום הפטנט. צד המתנגד לרישום פטנט עונה, בעצם הגשת התנגדותו, לא רק על האינטרס העצמי שלו, כי אם גם על אינטרס הציבור בשמירת טוהר הפנקסים."

הבחירה במובאה לפיה כביכול בתי המשפט לא יבואו בדקדוקי עניות עם אדם המערער על תוקף פטנט פלוני, בהיותו מעין "תובע ייצוגי" הרב את ריב הציבור בכללו ושעניינו במחיקת פטנטים חסרי-תוקף מהפנקס, נדמית מוזרה מעט בהקשר הנוכחי. במקרה דנן הלא הפגם הדיוני דבק לא במתנגדת כי אם במבקשת דווקא, שעתרה להסבת בקשתה לכדי פטנט מוסף לראשונה רק במסגרת הליך ההתנגדות, ולא טרם הקיבול כפי שאולי ראוי היה שתעשה. כיצד אם כן מתאפשר לה ליהנות מאותה "מדיניות ליברלית" הנהוגה כלפי מי שאמורים להיות, בכוח או בפועל, בעלי פלוגתא שלה? היאך ניתן לתלות זאת ב"טוהר הפנקס"?
נראה כי כאן גלומה אמירה עמוקה יותר ואף ערכית, המציעה תפיסה מתקדמת ומקורית של המושג "טוהר הפנקס", לא רק כחרב המונפת מעל מבקשים ובעלי פטנט למיגור פטנטים חסרי-תוקף, אלא גם כמגן להצלתם מכליה של פטנטים תקפים-בחלקם. תפיסה זו חותרת להשגת איזון ראוי בין האינטרסים המתנגשים של בעל האמצאה, מתחריו העסקיים והציבור בכללו, באופן שיביא להגשמה מיטבית של תכלית דיני הפטנטים: מתן תמריצים הולמים להשקעה במחקר ופיתוח טכנולוגי וחשיפת פירותיהם, כך שהללו יהפכו נחלת-הכלל בסופו של יום.
ניתן לראות זאת כעוד מופע של דוקטרינת הבטלות היחסית שקנתה אחיזה רחבה בשיטת משפטנו בתחומים שונים (ראו למשל סעיף 31 ל
חוק החוזים – חלק כללי). עקרון "טוהר הפנקס" שלרוב מקבל משמעות שלילית ולפיה אין לשייר בפנקס רישום של פטנטים חסרי תוקף, נטען כאן במשמעות חיובית, לפיה יש לאפשר הותרת רישומם של פטנטים העשויים להיות תקפים בשינויים המתאימים.
במילים אחרות – אין לשפוך את התינוק יחד עם מי האמבט, אלא יש להבחין בין החלק הכשיר והחלק חסר התוקף ולתקן את המרשם כך שיכיל מחד רק את מה שראוי (הפן השלילי) ומאידך את כל מה שראוי (הפן החיובי). כדברי הרשם בסיכום החלטתו:

"הנני סבור כי לא תהא זו תוצאה צודקת של הליך ההתנגדות שלא להעניק פטנט כלל למבקשת שעה שהחוק מאפשר לרשם ליתן בגינה פטנט מוסף והמבקשת עצמה מסכימה אף היא לקבל את הפטנט כ"פטנט מוסף" על מגבלותיו ואינה "חומדת" הגנה שאינה מגיעה לה."

לשלמות התמונה יוער כי בארה"ב קיים מנגנון דומה של Terminal Disclaimer, המאפשר התגברות על השגה בדבר חוסר התקדמות המצאתית לעומת פטנט או בקשה קודמים של אותה מבקשת (תופעה הידועה גם בכינוי Obviousness-type Double Patenting), באמצעות קיצור משך הפטנט והעמדתו על התקופה שעד לתאריך פקיעת הפטנט המוקדם מביניהם.

8

פסיקה: ניצול המצאה בטרם הגשת בקשה לפטנט – סיבה לביטול פטנט

בהתנגדות שנדונה לאחרונה על ידי רשם הפטנטים, הובא סיפורה של ממציאה של שיטה לייצור אריחים דקורטיביים. ההמצאה נשוא הליך זה היתה שיטה אוטומטית לייצור אריחים דקורטיבים. במהלך הדיון הוצגו אריחים שהממציאה ייצרה ומכרה, אשר זהים לאריחים שמיוצרים בשיטה האוטמטית. אף שהממציאה טענה כי אין מדובר בניצול קודם, כיוון שהאריחים יוצרו בשיטה ידנית, ההתנגדות התקבלה ולא ניתן לה פטנט.

רשם הפטנטים קבע כי הממציאה לא הצליחה להרים את נטל ההוכחה ולהראות שהאריחים שפורסמו לפני הגשת הבקשה לפטנט יוצרו בשיטה ידנית דווקא.
יתרה מזאת, חוק הפטנטים מגדיר מפורשות ניצול המצאה שהיא תהליך גם את תוצר התהליך:
(2) לענין אמצאה שהיא תהליך – שימוש בתהליך, ולגבי מוצר הנובע במישרין מן התהליך – כל פעולה שהיא אחת מאלה: ייצור, שימוש, הצעה למכירה, מכירה או ייבוא לצורך אחת מהפעולות האמורות;
כיוון שכך, פרסום תוצר התהליך יכול להוות "ניצול ההמצאה" בדרך שפוגמת בחדשנותה, ובלבד שהניצול האמור יאפשר בעל מקצוע ממוצע לבצע את התהליך. כיוון שהממציאה עצמה הודתה כי אין בהליך כל קושי טכנולוגי, ולאחר שהרשם התרשם כי בעל מקצוע בתחום יכול היה לייצר את האריחים שהוצגו גם בצורה אוטומטית, כפי שנתבע בתביעות, נקבע כי פרסום זה שולל את חדשנות הפטנט.
ודוק. לעניין זה, אין נפקא מינה אם האריחים שפורסמו בעבר יוצרו בשיטה האוטומטית או לאו. תוצרי ההליך עליו מתבקשת הגנה – גם הם זוכים להגנה באמצעות פטנט על תהליך. כיוון שכך, הצגה של תוצר הזהה לזה המתקבל בתהליך עשויה לשלול חדשנות גם אם מדובר בתוצר של תהליך אחר, ובלבד שבעל מקצוע מיומן בתחום יוכל לבצע את התהליך.
לעניין זה, מעניין לציין כי הדין בארה"ב שונה במעט. שם, כלל אין חשיבות לכך שהפרסום יהיה כזה שמאפשר לבעל מקצוע מיומן לבצע את ההמצאה. די בכך שנעשה פרסום כלשהו, בכדי שהוא יהווה ידע קודם (בכפוף לכך שהוא פורסם שנה לפני הגשת הבקשה לפטנט. ראו סעיף 102(b) לחוק), אף אם ממנו לא ניתן ללמוד על אופן ביצוע ההמצאה.
כשל נוסף בו נפלה הממציאה בעניין זה, היה בתוכן שנכתב בבקשת הפטנט.
לאחר שבבקשה הצהירה המבקשת כי:
"…The inventor is not aware of using laser technology for creating deep cavities in hard material…for creating decorative objects in the way disclosed in the present invention. In addition, laser technology is expensive…"
היא מצאה עצמה במצב שבו היא לא יכולה לשוב בה מאמירה זו. רשם הפטנטים חייב אותה למילותיה וקבע כי נוכח הודאתה שלה ובהעדר תיאור נוסף בפירוט הפטנט, הרי שהיא לא תיארה באופן מספק שיטה לייצור אריחים דקורטיבים באמצעות לייזר.
סופו של יום, הרשם קבע כי ההמצאה נשוא ההליך נעדרת חידוש והתקדמות המצאתית. עם זאת, נפסקו הוצאות נמוכות למדי – 8,000 ש"ח בלבד, נוכח התנהגות המתנגד לפטנט שלא שטח בכתבי טענותיו בצורה נהירה אילו פרסומים הוא מייחס לשלילת החדשנות ואילו הוא מייחס לשלילת ההתקדמות ההמצאתית.
0

פסיקה: ניהול שגוי של הליכי בחינה עשוי לשלול את כשירות ההמצאה לפטנט

לעיתים פעולותיו של ממציא ושל עורך הפטנטים שלו עשויות לשלול את כשירות המצאתו לפטנט. כך היה בעניינם המצאתם של ד"ר עודד כפרי וחברת וואירקום קומיוניקיישנס בע"מ.

בקשת פטנט הוגשה בישראל בגין ההמצאה ביום 16.04.00. במקביל להליך הבחינה בישראל, הוגשה גם בקשת פטנט בינלאומית (PCT), אשר פורסמה ביום 25.01.01. לכאורה, כיוון שהבקשה הוגשה בישראל לפני פרסום בקשת ה-PCT, לא היה בבקשה זו כדי לפגוע בכשירות ההמצאה לפטנט, אך תיקון שנעשה בפירוט בקשת הפטנט הישראלית הפך את התמונה. ביום 21.07.05 תיקנו המבקשים את בקשתם הישראלית וזאת בהתאם לשינויים שבוצעו בבקשות מקבילות לה, ובין היתר בבקשת ה-PCT. המתנגדת בעניין זה, קומברס, הצביעה על תיקון זה כתיקון מהותי. רשם הפטנטים קיבל את הטענה, ומשמעותה – לפי הוראות סעיף 23 לחוק הפטנטים – שינוי התאריך הקובע לעניין חדשנות והתקדמות המצאתית. מכאן שמאחר ובקשת ה-PCT המתארת את ההמצאה כפי שנתבעה בסופו של יום פורסמה לפני התאריך הקובע, הרי שמדובר בפרסום ידע קודם השולל את חדשנות ההמצאה.
רשם הפטנטים העיר על הדרך הנכונה בה היה על המבקשים לפעול:
"כדי למנוע מצב בו הפרסום הבינלאומי שולל את החידוש של הבקשה המתוקנת, היה על המבקש לתקן את הפירוט של הבקשה הישראלית מייד עם הגשת בקשת ה-PCT הכוללת את היישומים החדשים. אמנם היה בתיקון כזה לשנות את תאריך הבקשה הישראלית של התוספות המהותיות, אך לא היה בפרסום של הבקשה הבינלאומית כדי לשלול את החידוש".
עם זאת, ומעבר לנדרש, רשם הפטנטים הוסיף וקבע כי נוכח מוצר של המתנגדת – מערכת הטריילוג – אשר הופץ ביחד עם חוברת הוראות בטרם הוגשה הבקשה הישראלית, הרי שההמצאה שתבעה הבקשה הישראלית נעדרה חידוש אף במועד זה. לעניין זה, הביאה המתנגדת שני עדים שהצהירו לעניין העובדות הרלוונטיות, ואילו המבקשים – אשר לא היו מיוצגים בהליך זה באותו שלב – לא הביאו כל עדות מטעמם, ואף לא חקרו את עדי המתנגדת על גרסתם. במצב דברים זה, נוכח קיומה של גרסה עובדתית אחת בלבד, אשר על פניה תאמה את העובדות הכתובות, התקבלה זו כלשונה. משכך, קיבל רשם הפטנטים את עמדתה של המתנגדת באשר לטענה כי מערכת הטריילוג שוללת את חדשנות ההמצאה שנתבעה.
רשם הפטנטים קיבל את ההתנגדות ודחה את הבקשה לפטנט. בנוסף, נפסקו לטובת המתנגדת הוצאות בסך 25,000 ש"ח.
גילוי נאות: החתום מטה ייצג את המתנגדת בהליך זה (ביחד עם עו"ד אגמון ועו"ד ראב"ד ממשרד סורוקר-אגמון). האמור בפוסט זה מתבסס כולו על החלטת כבוד רשם הפטנטים כפי שפורסמה.
0

פסיקה: זניחה מכוונת של בקשה אינה הפיכה

בשנת 2003 נשלחה למר שמואל סדובסקי הודעה לפני קיבול בקשתו שמספרה 110548. עם זאת, הבקשה, אשר עסקה בספוגית ניקוי בעלת שני צדדים המתאפיינים במידת קרצוף שונה, נזנחה כיוון שאגרת הפרסום לא שולמה. שנתיים לאחר מכן, נשלחה על ידי סמנכ"ל חברת סדובסקי בע"מ בקשה ל"חידוש רישום פטנט" בטענה כי שריפה שהתחוללה במפעל המבקש גרמה לקצר בתקשורת עם מייצגו, עורך הדין ועורך הפטנטים מרק פרידמן. הבקשה, שלוותה בתצהיר, התקבלה והבקשה התפרסמה כדין.

חוגלה קימברלי הגישה את התנגדותה וכיוון שכך נפתח הליך על ריב בין המבקש לבין המתנגדת.

במהלך ההתנגדות התגלה מחומר הראיות כי תוכנו של התצהיר, אם הדבר ינוסח בזהירות, לא היה מדיוק. כך למשל, השריפה המדוברת התרחשה רק לאחר שבקשת הפטנט כבר סורבה בפועל. יתרה מכך, לאחר שהמבקש ויתר על חיסיון עו"ד-לקוח ותיקו של המבקש אצל עורך דינו נבדק, התברר כי אותו סמנכ"ל הורה לעורך הדין שלא לשלם את דמי הפרסום. כלומר, בקשת הפטנט נזנחה לא משום מחדל, אלא מחמת מעשה ממש. במצב דברים זה, לא היה מקום להשתמש בסמכותו של הרשם להחיות את הבקשה על ידי הארכת המועד לתשלום האגרה המדוברת.
מעבר לנדרש, בחן רשם הפטנטים את הבקשה למול אחד מפריטי הידע הקודם – פטנט אמריקאי US 4,254,530 – וקבע כי הוא שולל את חדשנות האמצאה נשוא הפטנט.
לבסוף ובשולי הדברים, פסק כבוד הרשם הוצאות לטובת המתנגדת בסך 25,000 ש"ח בצירוף מע"מ.
0

פסיקה: תגלית חדשה לגבי מוצר ידוע – אינה מצדיקה מתן פטנט

עמדתי בבלוג זה לא אחת על כך שתביעות הפטנט מגדירות את המונופול המוענק לבעל הפטנט. כיוון שכך, על כל תביעה בפטנט (claim בלעז) להיות חדשה ובעלת התקדמות המצאתית לכשעצמה.

מילים אחרות – תביעה למוצר צריכה להגדיר אלמנטים מבניים (מלשון מבנה, structure) שלא נמצאו יחדיו במוצר בעבר ושצירופם יחדיו לא היו מובנים מאליהם לבעל מקצוע ממוצע בתחום; ואילו תביעה לתהליך צריכה להגדיר צעדים שלא נמצאו יחדיו בשיטה ושאף איגודם אינו מובן מאליו ויש בו משום התקדמות המצאתית.
בעניין התנגדות לבקשת פטנט מס' 140901 כהן נ' התעשיה הצבאית לישראל בע"מ (12.8.2010) הומחשה דרישה זו. בקשת הפטנט שנדונה שם עסקה בשריון מורכב משלוש שכבות ושנועד לפזר אנרגיה קינטית מקליעים. כבוד סגן הרשם קבע כי צירופם של האלמנטים המבניים המרכיבים השיריון, כפי שנתבעו, היה ברור מאליו, וזאת על סמך עדויות מומחים. עם זאת, כבוד סגן הרשם הודה בחוסר יכולתו להכריע באשר לשאלה אם בעל מקצוע מיומן היה יודע לצרף את אחד האלמנטים המבניים לשם השגת המטרה בה הבחין הממציא:
"השאלה היחידה לגביה לא הצלחתי להכריע, היא האם עטיפת שכבות שריון בטקסטיל, ובפרט בקבלר, שימשה בתחום האמצאה כאמצעי לצורך מניעת היפרדותן של השכבות לאחר פגיעה של קליע בשריון. דהיינו לא לצורך אחסנתם, ולא לצורך שמירתם אלא דווקא, כפי שטוענן המבקש בבקשתו ובסיכומיו לצורך עמידת השריון בפגיעות חוזרות של קליעים, לאחר הפגיעה הראשונה."
סוגיה זו לא הוכרעה, ואף על פי כך נקבע כי אין באמצאה התקדמות המצאתית. תגלית בדבר יתרון נוסף – הגם יתרון שלא היה ידוע קודם לכן – אינו מצדיק מתן מונופול על מוצר שהיה קיים בעבר. ובלשון סגן הרשם:
"השכל הישר מחייב גם הוא קבלתה של טענה זו. בקובעי כי שריון העשוי שלוש שכבות בעלות קושי יורד ועטוף בטקסטיל מוספג, היה בתחום השגתו של בעל המקצוע הממוצע, שוב אין חשיבות לשאלה האם ידע או התכוון אותו בעל מקצוע למנוע גם הפרדות השכבות לאחר פגיעה או שיתרון זה נעלם מעיניו. לא למותר להדגיש בעניין זה כי אין לנו עניין במוצר שהוא חדש או שונה או בשימוש שהוא חדש או שונה. מדובר באותו המוצר המשמש לאותה מטרה, אלא שהמבקש טוען כי הוא מצא יתרון נוסף שלא היה ידוע אודותיו קודם לכן. "
תפיסה זו מתיישבת היטב עם כך שפטנט אינו ניתן בגין תגלית, חוק טבע או רעיון אבסטרקטי. עצם גילוי אמת כלשהי – חשובה ככל שתהיה – אין בכך כדי להצדיק מתן בלעדיות על מה שהיה כבר חלק מנחלת הכלל.
בכדי להתגבר על קושי זה, היה על הממציא להגביל את תביעתו כך שהתגלית שגילה במוצר הלא-פטנטבלי תגדיר מוצר חדש. כך למשל, כפי שהובהר בהחלטה – יכול שאופן עטיפת השיריון שונה מבחינה טכנית ממה שהיה ידוע ומובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע.
בעניינו של הממציא הזה ושל אמצאה זו, הוחלט כי אין מקום להעניק פטנט. גם כיוון שהוא לא תיקן את התביעות במהלך ההתנגדות ולאורה והמשיך וביקש לנכס לעצמו מונופול על תביעות חמדניות, אך גם כיוון כי מבחינה עובדתית לא הוכחו כל העובדות הדרושות לעניין.
עם זאת, ישנם מקרים בהם ניתן לקבל הגנה פטנטית גם בגין אמצאה שמנצלת מוצר שהיה ידוע גם בעבר. הדוגמה המובהקת לכך נמצאת בעולם התרופות – שם ניתן לקבל הגנה פטנטית על חומר פעיל ידוע שהתגלתה בו תכונה חדשה המטפלת במחלה חדשה. כך, אם תרופה פלונית הידועה כמשכחת כאבים מתגלה כטיפול יעיל ואפקטיבי לנשירת שיער, ניתן יהיה לקבל הגנה מסוימת על התגלית הזו. לשם קבלת מונופול על שימוש חדש שכזה, על התביעה להיות מנוסחת בצורה כזו שתגדיר גם את השימוש החדש כחלק מהלימיטציות שבה.
ההכרה בתביעות לשימוש חדש דורשת איזון בין אינטרסים נוגדים: מחד, עידוד מחקר ושיתוף מידע; ומאידך, מניעת פגעה בנחלת הכלל. בישראל, איזון זה בא לידי ביטוי בהכרה בתביעות מסוימות לשימוש חדש, אך לא בכולן (ראו חוזר רשם מ.נ. 30).
0

פסיקה: הוספת אסמכתאות במסגרת התנגדות לפטנט

בעניין התנגדות לבקשת פטנט מס' 151450 Wyeth נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (4.10.2010) עלתה השאלה אילו פרסומים צריך המתנגד לבקשת פטנט לפרט במסגרת התנגדותו ועל אילו פרסומים הוא יכול להסתמך בשלב מאוחר יותר. טבע הגישה התנגדות לבקשת פטנט. במסגרת ההליך היא הגישה חוות דעת שנסמכו על מספר רב של אסמכתאות מדעיות שלא הוזכרו בהתנגדות. נקבע, כי כאשר מדובר בפרסומים לגבי הידע הקודם – יש לפרטם במסגרת ההתנגדות, וכל הוספה מאוחרת היא בבחינת הרחבת חזית אסורה. עם זאת, כאשר מדובר בפרסומים שנועדו לתאר את היקף הידע המדעי של בעל המקצוע הסביר בעת תאריך הבכורה, ניתן להוסיף אותם בשלב מאוחר יותר.

הפוסקת קבעה:

"תקנה 58(א) לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות) תשכ"ח 1968, קובעת כי על המתנגדת (היא המשיבה בענייננו) לפרט בכתב טענותיה, בין היתר, את עילות ההתנגדות ואת העובדות עליהן סומכת היא את טענותיה. בהחלטת סגן הרשם בהתנגדות לבקשת פטנט מס' 149319 בעניין Trek 2000 International LTD נ' אם סיסטמס פלש דיסק פיונירס בע"מ (מיום 9.6.07), נקבע כי פרסומים ביחס לידע קודם (Prior Art) מהווים "עובדות מהותיות" שיש לאזכרן במפורש בכתב הטענות בהתנגדות, ואין להוסיף עליהם בשלב מאוחר יותר אלא במסגרת היתר לתיקון כתב הטענות. עם זאת, מקום שמדובר באסמכתאות שהן בבחינת ידע מדעי בסיסי מוסכם ומקובל בתחום עד כי אין בו כדי להפתיע את בעל הדין שכנגד, הותרה הגשתן במועד מאוחר להגשת כתב הטענות (ראו: החלטת כב' הרשם מאיר נועם בהתנגדות לבקשות פטנט 131392, 166550, 166189, 135898 בעניין אוניפארם בע"מ נ' SmithKline Beecham Co. (מיום 13.10.07); במקרה אחר נתקבלו אסמכתאות שלא אוזכרו בכתב הטענות, תוך הבהרה כי כוחן יתמצה בהגדרתו ותיחומו של היקף הידע המדעי אשר היה ברשות בעל המקצוע הסביר בתחום במועד הרלוונטי. ראה החלטת כב' סגן הרשם בהתנגדות לבקשת פטנט מס' 133307 בעניין הנדסת הספק בע"מ נ' הנדסת הינע בע"מ ( מיום 19.4.09))."

הפוסקת ביארה כי קו הגבול בין שני סוגי המסמכים – דק הוא. בשלב הנוכחי בו נמצא התיק, לאחר הגשת חוות הדעת ובטרם נשמעו העדויות עצמן, נקבע, אין מקום להחליט.
בשולי הדברים אעיר כי הרחבת חזית היא טענה דיונית שיש להעלות בהזדמנות הראשונה. דומה כי דווקא המתנה לשמיעת המומחים החתומים על חוות הדעת בבית המשפט עשויה להתפרש כהסכמה שבשתיקה להרחבת החזית. מהחלטת הפוסקת נדמה כי העדר הפירוט של שני הצדדים לעניין האסמכתאות המדוברת והשימוש שנעשה בכל אחת מהן לחשיפת ידע קודם או ידע של בעל המקצוע הסביר, הוא שמנע מן הפוסקת להחליט בגופו של עניין בטרם שמיעת העדים.
0

על סופיות הדיון: הדרכים לבטל פטנט

Dead End Sign

(cc by bennylin0724)

אף שבעל פטנט עברך הליך בחינה על ידי רשות הפטנטים, אישור הרשות אינו סוף פסוק. בישראל, כמו באירופה ובניגוד לארצות הברית, החוק מכיר בהליך התנגדות לאחר קיבול (post grant opposition).

לאחר שרשות הפטנטים הישראלית מקבלת את הבקשה וסבורה כי יש ליתן בגינה פטנט, דבר הקיבול מתפרסם וניתנת לציבור הזדמנות להתנגד למתן הפטנט. סימן ג' לפרק ג' של חוק הפטנטים הישראלי עוסק בהליך זה, והוא קובע כי את ההתנגדות ניתן להגיש תוך שלושה חודשים.
אף לאחר קבלת הפטנט, אין תוקפו של הפטנט מובטח. סעיף 37 לחוק קובע:

בחינת הבקשה ומתן הפטנט אינם משמשים ערובה שהפטנט הוא בר-תוקף, והמדינה או עובדיה לא ישאו בשל מתן הפטנט בשום אחריות.

ואכן, במסגרת תביעות בגין הפרת פטנט, אך מטענות ההגנה השכיחות היא כי לא היה מקום ליתן פטנט. הטענה שיש לבטל את הפטנט אינה חייבת לעלות רק במסגרת תביעת הפרה. ניתן להעלותה גם במסגרת הליך עצמאי. סימן ה' לפרק ד' של חוק הפטנטים אשר כותרתו "ביטול פטנט לפי בקשת מי שאינו בעל הפטנט" עוסק בהליך ממין זה.
נוכח קיומו של ההליך לאחר ההנפקה (post issue), מה לו המתנגד כי יש התנגדות בטרם ההנפקה ולאחר הקיבול (post grant)? עיקר התשובה הוא בנטלי ההוכחה. לאחר הנפקתו של הפטנט, הדין מקים חזקה כי האמצאה בבסיסו של הפטנט היא אמצאה כשירת פטנט. משכך, נטל ההוכחה בהליך בו מתבקש ביטול פטנט הוא על המתנגד. המתנגד נדרש להוכיח ברמת הוכחה של מאזן ההסתברויות, היינו מעל לחמישים אחוזים (50% פלוס אפיסילון, בשפת המתמטיקאים), כי האמצאה אינה כשירת פטנט. לעומת זאת, בטרם הונפק הפטנט ואף אם קובלה הבקשה, הרי שהנטל להוכיח כי ההמצאה בבסיסה של בקשת הפטנט היא אמצאה כשירת פטנט מוטל על כתפי מבקש הפטנט. אף שהעברת הנטל מעבירה את הצורך להוכיח מרמה של 50% פחות אפסילון ל-50% פלוס אפסיליון, השוני בנטלים לעיתים יכול להכריע את גורלו של התיק.
אגב, ניצחון של בעל הפטנט במסגרת הליך התנגדות מקים השתק פלוגתא והשתק עילה בינו לבין המתנגד. כלומר, המתנגד לא יוכל עוד להעלות טענה בדבר תוקפו של הפטנט במסגרת תביעה נוספת שתתברר בין הצדדים. ברם, עקרון סופיות הדיון בעניין הפטנט – נכון הוא רק כלפי המתנגד. צדדים אחרים אשר לא היו שותפים להליך ההתנגדות יוכלו גם יוכלו לתקוף את תוקפו של הפטנט בשלב מאוחר יותר.
בארצות הברית הדין בעיקרו הוא דומה. קיומו של פטנט מקים חזקה הניתנת להפרכה כי האמצאה – כשירת פטנט היא. אף שלא ניתן להגיש התנגדות בטרם הנפקת הפטנט, הדין האמריקאי מכיר בשלושה הליכים בהם תשמע קריאת תיגר על תוקפו של הפטנט: הראשון, טענת הגנה במסגרת הליך בגין הפרת פטנט; השני, פנייה לבית משפט לסעד הצהרתי לפיו הפטנט אינו תקף; והשלישי, פנייה לרשם הפטנטים האמריקאי לבחון מחדש את תוקפו של הפטנט.
בפניה לרשם לפתוח את הליך הבחינה מחדש (הליך reeexamination), הנטל להראות כי קיימת שאלה חדשה ומהותית בדבר כשירות האמצאה לפטנט לאור טיעוני המבקש היא על המבקש. אך לאחר שרשם הפטנטים מחליט בעניין הבקשה, הליך הבחינה נפתח מחדש ואין עוד חזקה לתוקפו של הפטנט. עוד ראוי לציין, כי בעבר הליכי בחינה מחדש היו נעשים במעמד צד אחד, מבקש הפטנט (ex parte reexamination). לאחרונה שונה החוק והוא מאפשר כיום בחירה של מבקש הבחינה – האם להצטרף להליך אדברסרי בו הוא ומבקש הפטנט ניצבים משני צדי המתרס (inter partes reexamination) או שמע לעורר את קיומו של ההליך ולא ליטול בו עוד חלק. עוד ראוי לציין, כי לא כל טענה נגד הפטנט יכולה להיטען במסגרת הליך הבחינה מחדש. בעיקרו, הליך זה נועד לבחון את מבחני החדשנות וההתקדמות ההמצאתית לאור פרסומים קודמים. מבחנים אחרים כגון enablement אינם נידונים בבחינה מחדש, ואף לא כל prior art יכול לשמש עילה לקיומו של הליך שכזה.
פניה לבית משפט לסעד הצהרתי מחייבת כי בית המשפט יקנה סמכות לדון בסוגיה. בתי משפט אינם מקום לדון בשאלות תיאורטיות, ומשכך הם ממאנים להתערב בעניינים שאין להם השלכה אמיתית על הצדדים. לענייננו, תביעה לסעד הצהרתי (declaratory judgment) כי פטנט אינו תקף חייבת להיות מלווה בהסבר מדוע המבקש מעוניין בסעד זה. זאת בניגוד להליך בפני רשם הפטנטים אותו כל אדם יכול לעורר, אף ללא הזדהות, וללא כל הצדק. דרך כלל, בית משפט קונה את סמכותו נוכח איום של בעל הפטנט בנקיטת צעדים. מכתב התראה הוא הוכחה לקיומו של איום שכזה. נוכח האמור, ישנה חשיבות בנקיטת זהירות עת נשלח מכתב התראה. כך למשל, ייתכן ועדיף לשלוח את מכתב ההתראה רק לאחר שכתב התביעה מוכן ולאפשר למפר זמן קצר ביותר להשיב בטרם תוגש התביעה. אפשרות אחרת היא לשלוח מכתב שאינו מצביע במפורש על הפרת הפטנט אלא בקשה לפתוח במשא ומתן למתן רישיונות מאת בעל הפטנט.
בעניין MEDIMMUNE v. GENENTECH בית המשפט העליון קבע כי אף מי שהסכים לשלם בגין רישיון יכול להגיש בקשה לסעד הצהרתי. בארצות הברית ישנה חשיבות גדולה למי יגיש את התביעה ראשון – האם יהיה זה בעל הפטנט שיתבע בגין הפרתו או מי שמבקש כי הפטנט יבוטל? החשיבות נעוצה בכך שמגיש התביעה בוחר את הפורום בו הוא מעוניין לנהל את תביעתו. אף שהחלטתו של התובע היא אינה מכרעת ולעיתים ניתן להעביר את הדיון למקום אחר בו הפורום מתאים יותר, אך במכלול השיקולים מתחשבים בעיקר ברצונו של התובע. כך, יוכל בעל הפטנט להגיש את תביעתו בטקסס, והמתנגד לפטנט יגיש את תביעתו בפורום שיראה בעיניו אוהד יותר.
לסיכום, הנפקתו של פטנט על ידי רשות הפטנטים המוסמכת אינו סוף פסוק. אף שקיום הפטנט מקים חזקה לתוקפו, חזקה זו ניתנת לסתירה. בפוסט זה עמדתי בקצרה על ההבדל בנטלי ההוכחה במסגרת התנגדות לבקשת פטנט ובמסגרת בקשה לביטול פטנט. התייחסתי לדין האמריקאי אשר אינו מכיר בהליך התנגדות לבקשת פטנט, אך מאפשר את פתיחת בחינת בקשת הפטנט מחדש. עוד הראתי מתי ניתן לבקש סעד הצהרתי מבית משפט, והדגשתי את חשיבות הסוגיה, כמאפשרת בחירת פורום אופטימלי עבור מי שפותח בהליך.