התקדמות המצאתית ארכיון

0

פסיקה: קביעה כי שינויי עיצוב מבניים ברורים מאליהם דורשת ביסוס

חברת Ecolab הגישה את בקשת פטנט 190,482 בישראל. בקשה זו, התובעת דין קדימה מבקשה אמריקאית, נבחנה בישראל ונדחתה על ידי בוחן הפטנטים משנקבע כי לאורו של הידע הקודם, אין באמצאה הנתבעת את הצעד ההמצאתי הנדרש לכדי להכשיר אותה לקבל פטנט. החברה השיגה על החלטת בוחן הפטנטים ועניינה נדון בפני סגנית רשם הפטנטים, ז'קלין ברכה.

הבקשה תובעת מערכת ושיטה למיחזור מים שלאחר עיבוד עופות, לצורך שימוש חוזר לאותה מטרה. חרף בקשה לקיים הליך בחינה מזורז בהתאם לסעיף 17(ג) לחוק הפטנטים על בסיסו של פטנט אוסטרלי, בוחן הפטנטים עמד על התייחסות להשגה שהעלה בהתבסס על פרסום בקשת פטנט אמריקאית שמספרה US 2005/0016934 ואשר התפרסמה קודם לתאריך הבכורה של הבקשה הישראלית.

במסגרת תביעת הפטנט, הוגדר כי מערכת בהתאם להמצאה כוללת מספר רב של רכיבים. בין היתר, המערכת כוללת מיכל ראשון האוסף את המים שלאחר העיבוד, מסנן, הפועל בצורה סיבובית ושייעודו סינון המוצקים והפסולות, מתקן חלוקה המכיל ציוד להכנת תמיסה אנטי בקטריאלית ומתזים, מיכל נוסף לאיסוף המים והתמיסה מהמסנן וממתן החלוקה. עוד נדרש כי מתקן החלוקה נועד להתזת המים והתמיסה לתוך המסנן. בנוסף, ולאחר ההשגה האחרונה, צומצמה הגדרת האמצאה כך שהמתזים מתוכננים להתיז את התמיסה בצורה רציפה על המסנן למשך 10-60 שניות כל פעם בכל תקופה בת 5 דקות עד 5 שעות.

בוחן הפטנטים מצא כי חרף ההבדלים שבין האמצאה הנתבעת לבין הפרסום, אין בה יתרון למול המערכת שבפרסום הקודם, והשינויים בה הם עניינים עיצוביים ברורים מאליהם. ההבדלים הקיימים כוללים ביצוע הסינון לאחר איסוף ראשוני של המים למיכל הראשון, למול ביצוע הסינון קודם לכן – קרי, ביצוע הסינון בטרם מוכנס חומר חיטוי כלשהו; התזת חומר החיטוי בשלב מוקדם משקיים בידע הקודם, שם חומר החיטוי מותז רק לאחר שני סבבי סינון. בנוסף, במערכת מושא האמצאה קיים שלב חיטוי אחד בלבד המתבצע ביחד עם הסינון. לעומת זאת, במערכת שתוארה בפרסום הקודם ישנם שני שלבים בהם משתמשים בחומר חיטוי: תחילה מכניסים אוזון ובשלב מאוחר יותר מכניסים כלור. הבדל נוסף ואחרון נוגע לכך שבהתאם לצמצום שביצעה המבקשת, ההתזה אינה רציפה אלא מתבצעת לפרקים, בעוד שפרסום הקודם ההתזה מתבצעת באופן רציף.

המבקשת טענה כי יש בשינויים אלה כדי להביא ליתרון, שכן הכנסת חומר החיטוי בשלב מוקדם מאפשרת לו לפעול לכל אורך התהליך ובכך לקצר את משכו של התהליך. כמו כן, נטען, כי משך הזמן הארוך בו נמצא חומר החיטוי במערכת מאפשר שימוש בחומרי חיטוי עדינים יותר מאלו שהיה נדרש לעשות בהם שימוש במסגרת הפרסום הקודם.

סגנית הרשם קבעה כי די בהבדלים שהוצגו כדי לבסס קיומה של התקדמות המצאתית. הצעד ההמצאתי, הזכירה סגנית הרשם מושכלות יסוד, לא נדרש להיות גדול. בענייננו, נקבע, כי לא ניתן לומר שהשינויים במערכות השונות אינם דבר ברור מאליו. סגנית הרשם העירה כי הבוחן לא הסתמך על כל דוגמה לשינוי דומה במערכות קיימות שניתן היה להיעזר בה לבסס את הטענה כי מדובר בשינוי עיצובי ברור ומובן מאליו לבעל מקצוע מיומן מהתחום. בהעדר ראיות שכאלה, ביטלה סגנית הרשם את השגת הבוחן.

בהערת אגב, סגנית הרשם העבירה ביקורת על השגה שהועלתה על ידי הבוחן אשר התבססה על כך שהמבקשת לא הבהירה מהו היתרון הגלום במערכת בהתאם לאמצאה למול זו שתוארה בפרסום הקודם. סגנית הרשם הזכירה כי לשאלה זו אין כל חשיבות לעניין ההתקדמות ההמצאתית. די לה להמצאה כך שתבצע פעולה בצורה שונה מהצורה בה נעשה שימוש במסגרת הידע הקודם, כל עוד שוני זה אינו ברור מאליו לבעל מקצוע מיומן מהתחום, ואין כל דרישה כי שוני זה יוביל בהכרח ליתרון למול הידע הקודם. כלומר, אף אם האמצאה יעילה פחות מהידע הקודם – אין בכך כדי לפגוע בכשירותה של האמצאה לפטנט.

(בקשת פטנט 190482 (השגה על החלטת בוחן), ECOLAB INC (מיום 18.05.2017))

 

הערות:

החלטת סגנית הרשם נראית לי, בכל הכבוד, נכונה לגופה. קיים קושי משמעותי בהשגה המבוססת על קביעה בעלמא כי מדובר בשינוי עיצובי ברור מאליו. לטעמי, ראוי כי בוחני פטנטים יבססו את ההשגה כמיטב יכולתם תוך הבאת נימוקים המבוססים על ראיות. כל עוד אין מדובר בידע בסיסי ביותר בתחום כלשהו, אני סבור כי בוחן פטנטים המעלה השגה יזדקק לבסס את השגתו על ראיה חיצונית ולא להסתמך על הערכתו האישית כי מדובר בשינוי ברור מאליו. השגה שכזו, המתבססת על התפיסה הסובייקטיבית של הבוחן הינה בעייתית במיוחד כיוון שהיא עשויה להתבסס על החוכמה שבדיעבד (hindsight). כך, בהוראות הבחינה (נספח ז') מובהר:

בבחינת ההתקדמות ההאמצאתית לאור הפרסומים הקודמים על הבוחן להימנע מלהסתמך על תובנות, מסקנות ואו ידע משלים העולים מהבקשה הנבחנת.
הפסיקה התייחסה להסתמכות אסורה זו מספר פעמים, בפס"ד Hughes הנחה בית המשפט כי : "יש להיזהר מניתוח הידע הקודם תוך שימוש, ולא באורח בלתי מודע, בידע החדש שהביא עמו הפטנט, היינו בשימוש ב"חכמה לאחר מעשה".

משמעות הדבר היא שיש "לשכוח" מהאמצאה ולנסות לחשוב איך היה פותר את הבעיה הטכנית בעל מקצוע ממוצע לנוכח הפרסומים הקודמים.

קושי נוסף הינו היכולת במועד הבחינה לקבוע בצורה סובייקטיבית מה היה ידוע וברור מאליו במועד בו הוגשה בקשת הפטנט. לדוגמה, בבקשה נושא ההחלטה דובר על אמצאה שתאריך הבכורה שלה קדם בכעשר שנים את מועד בחינתה בישראל. כיוון שכך, לא יהיה זה מפתיע אם הבוחן יתפס לכלל טעות בתפיסתו הסובייקטיבית מה היה ידוע באותו מועד. רק לשם הדוגמה, תאריך הבכורה כאן הינו כזה המוביל אותנו חזרה לעולם שבטרם המצאת האייפון הראשון, כאשר טלפונים ניידים בקושי עשו שימוש במסכי מגע כלשהם והפיתוחים החדשים ביותר היו אלה שהגיעו עם מקלדות קטנטנות מובנות. קשה לסבור כי אדם מסוגל להתעלם מכל הידע הרב שנצבר בשנים שעברו מאז הוגשה בקשת הפטנט ומכל השינויים הטכנולוגיים שהפכו חלק מהידע הכללי מאז בעת שהוא בוחן אמצאה שהומצאה עשור קודם לכן. על כן, שימוש בחומרים אובייקטיביים – פרסומים מתוארכים – מקטין את הסיכון שאותה "בחירה עיצובית" ברורה היתה אכן ברורה מאליה במועד המצאת האמצאה ולא שנים רבות לאחר מכן, ובדיעבד.

בהערת אגב קובעת סגנית הרשם כי אין צורך להוכיח את היתרון הטמון באמצאה תוך שימוש בראיות חיצוניות לבקשה, אלא יש לבכר שימוש באמירות קודמות שיופיעו בבקשת הפטנט עצמה:

במאמר מוסגר אתייחס לאחת מעילות הסירוב של הבוחן לפיה לא הסבירה המבקשת בתשובותיה לדו"חות הליקויים מהו היתרון הטמון במערכת הנתבעת על פני מערכת הפרסום הקודם. סבורה אני כי אין חובה להביא תימוכין חיצוניים ליתרון שגלום באמצאה על פני הידע הקודם. נהפוך הוא – כדאי וראוי כי אותו יתרון נטען יופיע כבר בשלב הגשת הבקשה על מנת שלא יימצא המבקש ממציא את אמצאתו בשלב הבחינה.

בעניין זה, דעתי שונה. הדרישה כי יתרון האמצאה על פני הידע הקודם ייטען בשלב הגשת הבקשה הינה דרישה בלתי סבירה בעליל. במועד הגשת הבקשה, אין בפני מבקש הפטנט אלא את הידע הקודם אליו הוא מודע. אלא, שפעמים רבות, הידע הקודם למולו הוא נדרש להתמודד הינו ציטוט אחר שלא היה ידוע לו במועד הגשת הבקשה. וכאשר זהו המצב – כיצד ניתן לסבור כי המבקש יוכל להקדים תרופה למכה ובטרם יידע אילו פרסומים יוצגו לו, יבהיר בבקשתו מדוע המצאתו שלו עדיפה?

0

פסיקה: אופן עיצוב תצוגה אינו הבדל טכנולוגי המקנה התקדמות המצאתית

by Alex Bertolini

by Alex Bertolini

בהחלטה בתום הליך חד צדדי, במסגרתו עתרה מבקשת הפטנט, חברת .Biosense Webster Inc להפוך על פיו את סירוב הבוחן ליתן פטנט בנמקו כי האמצאה נעדרת התקדמות המצאתית כנדרש לפי סעיף 5 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 (להלן: "החוק") לאורם של 5 פרסומי ידע קודם, קבעה סגנית הרשם כי אכן כלל התכונות שנמנו בתביעות הבקשה תוארו על ידי שילוב הפרסומים האמורים וכי צדק הבוחן בדחותו אותה.

עוד קבעה סגנית הרשם באמרת אגב כי אף אם ההבדל העיצובי עליו הצביעה המבקשת בין האמצאה הנתבעת לבין הפרסום הקרוב ביותר לא היה מתואר באחד הפרסומים האחרים, הרי שעדיין לא היה בכך כדי להושיע את הבקשה, משבמועד האמצאה לא הציב הבדל זה כל קושי טכנולוגי שהתגברות עליו עשויה להוות צעד המצאתי – ולמעשה גם בתיאור הבקשה לא נכלל פירוט של רכיב שכזה, זולת אזכור סתמי כי אופן תצוגה כאמור הינו אפשרי. לקריאת המשך המאמר »

2

פסיקה: מחיקת חלקים מהפירוט עשויה להוות "הוספת חומר חדש"

Helsinn logoהחלטה שניתנה לאחרונה ברשות הפטנטים שופכת אור על הקשיים העומדים בפני מי שמבקש לקבל פטנט על אמצאה שעיקרה בחירה מבין שלל אפשרויות קיימות וסבירות. במסגרת החלטתה של סגנית הרשם ז'קלין ברכה בעניין בקשה לפטנט 180,336 של חברת הלסין טרפיוטיק, נדונה בקשת פטנט העוסקת בתהליך לייצור צורה גבישית של תרכובת אנאמורלין.

תיקון הפירוט על ידי מחיקת תוכן – עשוי להיות שינוי מהותי

בקשת הפטנט נדחתה משלל סיבות, אך המרכזית שבהן היתה העדר התקדמות המצאתית. לטענת מבקשת הרישום, האמצאה היתה גלומה בשימוש במערכת ממסים ספציפית שרק היא תאפשר את ביצוע התהליך. אלא, שדווקא בפירוט הבקשה תיארה המבקשת שלל ממסים שונים כחלופות ולידיות להגעה לתוצאה הנתבעת. המבקשת, שהועמדה על הקושי בסתירה זו, טענה כי מדובר בטעות סופר שטרם תוקנה. תיקון נושא זה, נקבע, הינו מהותי והוא ישפיע על תאריך הבקשה (ובכך ימנע כל אפשרות לאשר אותה):

62. אכן רשאי מבקש פטנט לתקן את פירוט הבקשה עד קיבולה וזאת ללא הגבלה (ראה סעיף 22 לחוק). במידה ויימצא כי תיקונים הם בעלי אופי מהותי יקבלו את תאריך הגשתם. ברי כי קביעת תאריך חדש לתיקון שהוגש כעת, יחייב לדחות את תאריך כל הבקשה וזאת משום שטענת המבקשת היא כי השימוש במתנול כממס הוא העומד בבסיס אמצאתה. נראה כי מיניה וביה עולה המסקנה כי התיקון שמתבקש הוא תיקון מהותי משום שנוגע הוא לשאלה מהי האמצאה שהמציאה המבקשת. במלים אחרות, בשונה מן האמצאה שתוארה בבקשה המקורית לפיה ניתן היה להגיע לגביש המיוחל באמצעות ממסים שונים, כעת מסופר לציבור סיפור אחר, דהיינו, כי לא ניתן להגיע לגיבוש באמצעות כל ממס חוץ מן הממס הנבחר מתנול. אם יש בבחירה זו של הממס כדי לבסס את זכותה של המבקשת לפטנט, הרי שהיה עליה לפרט בחירה זו כבר בתאריך הקובע ולא להמתין עמה לסיום שלב הבחינה.

סגנית הרשם הוסיפה וציינה כי אם אכן ידעה המבקשת על הטעות מזה זמן רב, היה עליה לפעול לתקנה זה מכבר או לכל הפחות לגלותה לרשות, מכוח חובות הגילוי הקבועות בסעיף 18 לחוק הפטנטים.

טענות סותרות בבקשות מקבילות

נוסף על הקושי בעניין הסתירה בין הטענה בפני הרשות ובין האמור בבקשת הפטנט, קושי נוסף התעורר בסתירה בין טענותיה של מבקשת הפטנט בפני משרד הפטנטים הישראלי ובין הטענות בהליך מקביל למול משרד הפטנטים האירופאי. המבקשת טענה כי שיחזרה תהליך שתואר בידע הקודם. אלא, שלטענתה בפני רשות הפטנטים הישראלית, תוצר אותו תהליך הוא חומר אמורפי. לעומת זאת, בדיון בבקשה המקבילה האירופאית, טענה המבקשת כי שחזור אותו תהליך קודם ידוע מוביל לייצירת חומר גבישי דווקא.

טענות עובדתיות סותרות אלה, שאין ספק כי אינן יכולות לדור בכפיפה אחת, הובילו את סגנית הרשם למסקנה כי לא ניתן לאשר את בקשת הפטנט. פורמאלית, סגנית הרשם לא החילה דוקטרינות של השתק שימנעו העלאת טענות סותרות, אלא קבעה כי על בסיס אותו נימוק ששיכנע את הרשות באירופה לאשר את הבקשה – מוביל השינוי במסד העובדתי למסקנה כי הבקשה הישראלית נעדרת התקדמות המצאתית:

57. במלים אחרות, בניגוד לנטען בהליך בפניי נטען בפני הערכאה באירופה כי המלח שנתקבל היה גבישי. מכאן הסיקה הערכאה את מסקנתה כי בעל מקצוע ממוצע היה מנסה לגבש מלח דווקא ולא בסיס חופשי. מכאן שאם כעת טוענת המבקשת כי לא ניתן היה לגבש את המלח, הרי שיש להסיק את המסקנה ההפוכה, דהיינו כי בעל מקצוע היה מנסה לגבש דווקא את הבסיס החופשי.
58. איני יודעת מדוע נקטה המבקשת בקו טענות בישראל ההפוך לקו הטענות שננקט בפני משרד הפטנטים באירופה. עם זאת ברור כי הטענות שנטענו שוב אינן מתיישבות זו עם זו.
59. אף מבלי להכריע בשאלה האם יש לראות בהתנהגות המבקשת ככזו היוצרת השתק מלטעון טענות הפוכות בפני פורום אחר בהתאם להלכה שנקבעה בעניין ע"א 513/89 Interlego נ' Exin ואח', פ"ד מח(4) 133, הרי שההנמקה שניתנה בערכאה האירופית על פי טענות המבקשת סותרת את האמור בפניי. במלים אחרות, לא ניתן לטעון כי בעל מקצוע ממוצע היה מנסה לגבש דווקא מלח משום שבפרסום הקודם הצליחו הממציאים לגבש מלח ועל כן יש בגיבוש הבסיס החופשי משום התקדמות המצאתית ומאידך לטעון כי היה מנסה לגבש דווקא מלח משום שבפרסום הקודם לא הצליחו לגבש מלח. מכאן שמקובלת עליי עמדת הבוחנת במכתבה כי ניתן להסיק מטענת המבקשת לפיה לא הצליחה לגבש את המלח כי סביר שבעל מקצוע ממוצע היה מנסה לגבש דווקא את הבסיס החופשי, כפי שעשתה המבקשת שבפניי.

(בקשת פטנט 180336(השגה על החלטת בוחן) HELSINN THERAPEUTICS (U.S.), INC. (מיום 27.10.2015))

הערות:

הליך זה מבהיר את החשיבות שבקו טיעון אחיד בפני רשויות פטנטים שונות. כזכור, גם בדין האמריקאי קיימות חובות גילוי ועצם מסירת פרטים הנסתרים על ידי טענות שנטענו בפני רשויות פטנטים זרות עשויה להוביל לביטול הפטנט. מכאן עולה החשיבות של ניהול הליכי הבחינה בכל הטריטוריות השונות על ידי יד מכוונת אחת המודעת לטענות ולהתרחשויות במדינות השונות.

בקשת הפטנט שנדונה אף ממחישה שלפעמים "תפסת מרובה לא תפסת". אף שהנייר סובל הכל, כתיבת הממסים שלימים התברר כי לא השיגו את המטרה שנתבעה, יצרה קושי משמעותי ברישום הפטנט. לעיתים, ובמיוחד במקום בו מדובר באמצאה שהיא בעיקרה בחירה בנתיב אחד מבין שלל נתיבים ידועים המוכרים לבעל מקצוע מיומן מהתחום, מוטב שלא להרחיב את האמצאה בתיאור וריאציות נוספות שלה.

0

כללי ברירת הדין ב-AIA והחרפת בעיית הפרוביזיונאל

(cc by-nc-sa Jack Snell "Snappy Jack")

רפורמת הפטנטים האמריקאית נועדה בראש ובראשונה, כך מספרים לנו, לבטל את עיקרון first to invent ולהתאים את השיטה האמריקאית לשיטה הנהוגה בשאר העולם לפיה ידו של מבקש הפטנט הראשון היא על העליונה. שינוי משמעותי זה בא לידי ביטוי בהגדרת הידע הקודם שלאורו נבחנות שאלות החדשנות וההתקדמות ההמצאתית של האמצאה בגינה מתבקש פטנט. אלא, ששינוי מעין זה אינו יכול לחול רטרואקטיבית באשר יהיה בו כדי לפגוע בזכויותיהם של מי שכבר הגישו את בקשתם בעבר. כנהוג בעניינים שכאלה, הרפורמה, אשר עוגנה בחוק המוכנה America Invents Act, קובעת כללי ברירת דין עבור בקשות פטנט ופטנטים, אשר קובעים האם חל על בקשת פטנט פלונית הדין החדש או שמא הדין הישן. כללים אלא, כפי שאבקש להראות, עשויים להחריף את הבעיה הקיימת למי שמגיש בקשות פטנט מסוג פרוביזיונאל במידה ובהגשת בקשת הפטנט המלאה יתווסף חומר נוסף שלא נכלל בבקשה הארעית.

לקריאת המשך המאמר »

0

אפל נ' סמסונג: ראיון עם מושבע

אפל ניצחו, כולם כבר יודעים, והמושבעים קבעו להם מעל למיליארד דולר פיצויים. קביעה נוספת, חשובה לא פחות, היא שההפרות נעשו ביודעין והשופט יוכל להגדיל את הפיצויים עד כדי פי שלוש.

עכשיו, אחרי שמשפט המושבעים נגמר, אפשר לדבר ולראיין אותם. בראיון שנתן יו"ר המושבעים ל-BBC, התברר הרקע הטכנולוגי הנרחב שלו. ולוין הוגן הוא CTO בחברת מולטיקאסט לאבס שמפתחת טכנולוגיה להפצת וידיאו על גבי הרשת. הוגן מספר עד כמה התכתובות הפנימיות של סמסונג, שבהן הם התייחסו לדימיון בין המוצר שלהם לשל אפל, היו משמעותיות מבחינת המושבעים.

בנוסף, ולא פחות חשוב הוא מסביר מדוע הם חשבו שעל אף הידע הקודם באמצאות של אפל היתה התקדמות המצאתית:

And in example after example, when we put it to the test, the older prior art was just that. Not that there's anything [wrong] with older prior art – but the key was that the hardware was different, the software was an entirely different methodology, and the more modern software could not be loaded onto the older example and be run without error.

את הנימוק שלו לשאלה מדוע לא נפסקו פיצויים גם לסמסונג, הסביר הוגן בפשטות:

What was key to us… is that [the technologies] had to be interchangeable.

And so consequently, when we looked at the source code – I was able to read source code – I showed the jurors that the two methods in software were not the same, nor could they be interchangeable because the hardware that was involved between the old processor and the new processor – you couldn't load the new software methodology in the old system and expect that it was going to work. And the converse of that was true.

רק בכדי להבהיר נקודה שנדמה לי שהיא ברורה – נראה שהמושבעים בחנו מימוש אחד לעומת מימוש אחר. לעומת זאת, היה עליהם דווקא לבחון מימוש אחד למול תביעות הפטנט.

על פניו, נראה שהמושבעים השתמשו במבחן מחמיר ביותר לחיבור של פרטי ידע קודם – דרישה שניתן יהיה לחבר את הפרטים ללא שינוי ושהם יעבדו. בוודאי שזה אינו הסטנדרט המקובל בתחום, שכן ברור שניתן לבצע אי-אלו התאמות בכדי לחבר בין שני הפרסומים. למעשה, אני מאחל לי וללקוחותיי למצוא בוחני פטנטים שמשתמשים בסטנדרט הכל כך מחמיר הזה לחיבור של פרטי ידע קודם, שכן המבחנים הנהוגים במשרד הפטנטים האמריקאי מציבים רף נמוך בהרבה (נמוך יתר על המידה, להשקפתי) מרף זה.