פטנט בחירה ארכיון

2

פסיקה: מחיקת חלקים מהפירוט עשויה להוות "הוספת חומר חדש"

Helsinn logoהחלטה שניתנה לאחרונה ברשות הפטנטים שופכת אור על הקשיים העומדים בפני מי שמבקש לקבל פטנט על אמצאה שעיקרה בחירה מבין שלל אפשרויות קיימות וסבירות. במסגרת החלטתה של סגנית הרשם ז'קלין ברכה בעניין בקשה לפטנט 180,336 של חברת הלסין טרפיוטיק, נדונה בקשת פטנט העוסקת בתהליך לייצור צורה גבישית של תרכובת אנאמורלין.

תיקון הפירוט על ידי מחיקת תוכן – עשוי להיות שינוי מהותי

בקשת הפטנט נדחתה משלל סיבות, אך המרכזית שבהן היתה העדר התקדמות המצאתית. לטענת מבקשת הרישום, האמצאה היתה גלומה בשימוש במערכת ממסים ספציפית שרק היא תאפשר את ביצוע התהליך. אלא, שדווקא בפירוט הבקשה תיארה המבקשת שלל ממסים שונים כחלופות ולידיות להגעה לתוצאה הנתבעת. המבקשת, שהועמדה על הקושי בסתירה זו, טענה כי מדובר בטעות סופר שטרם תוקנה. תיקון נושא זה, נקבע, הינו מהותי והוא ישפיע על תאריך הבקשה (ובכך ימנע כל אפשרות לאשר אותה):

62. אכן רשאי מבקש פטנט לתקן את פירוט הבקשה עד קיבולה וזאת ללא הגבלה (ראה סעיף 22 לחוק). במידה ויימצא כי תיקונים הם בעלי אופי מהותי יקבלו את תאריך הגשתם. ברי כי קביעת תאריך חדש לתיקון שהוגש כעת, יחייב לדחות את תאריך כל הבקשה וזאת משום שטענת המבקשת היא כי השימוש במתנול כממס הוא העומד בבסיס אמצאתה. נראה כי מיניה וביה עולה המסקנה כי התיקון שמתבקש הוא תיקון מהותי משום שנוגע הוא לשאלה מהי האמצאה שהמציאה המבקשת. במלים אחרות, בשונה מן האמצאה שתוארה בבקשה המקורית לפיה ניתן היה להגיע לגביש המיוחל באמצעות ממסים שונים, כעת מסופר לציבור סיפור אחר, דהיינו, כי לא ניתן להגיע לגיבוש באמצעות כל ממס חוץ מן הממס הנבחר מתנול. אם יש בבחירה זו של הממס כדי לבסס את זכותה של המבקשת לפטנט, הרי שהיה עליה לפרט בחירה זו כבר בתאריך הקובע ולא להמתין עמה לסיום שלב הבחינה.

סגנית הרשם הוסיפה וציינה כי אם אכן ידעה המבקשת על הטעות מזה זמן רב, היה עליה לפעול לתקנה זה מכבר או לכל הפחות לגלותה לרשות, מכוח חובות הגילוי הקבועות בסעיף 18 לחוק הפטנטים.

טענות סותרות בבקשות מקבילות

נוסף על הקושי בעניין הסתירה בין הטענה בפני הרשות ובין האמור בבקשת הפטנט, קושי נוסף התעורר בסתירה בין טענותיה של מבקשת הפטנט בפני משרד הפטנטים הישראלי ובין הטענות בהליך מקביל למול משרד הפטנטים האירופאי. המבקשת טענה כי שיחזרה תהליך שתואר בידע הקודם. אלא, שלטענתה בפני רשות הפטנטים הישראלית, תוצר אותו תהליך הוא חומר אמורפי. לעומת זאת, בדיון בבקשה המקבילה האירופאית, טענה המבקשת כי שחזור אותו תהליך קודם ידוע מוביל לייצירת חומר גבישי דווקא.

טענות עובדתיות סותרות אלה, שאין ספק כי אינן יכולות לדור בכפיפה אחת, הובילו את סגנית הרשם למסקנה כי לא ניתן לאשר את בקשת הפטנט. פורמאלית, סגנית הרשם לא החילה דוקטרינות של השתק שימנעו העלאת טענות סותרות, אלא קבעה כי על בסיס אותו נימוק ששיכנע את הרשות באירופה לאשר את הבקשה – מוביל השינוי במסד העובדתי למסקנה כי הבקשה הישראלית נעדרת התקדמות המצאתית:

57. במלים אחרות, בניגוד לנטען בהליך בפניי נטען בפני הערכאה באירופה כי המלח שנתקבל היה גבישי. מכאן הסיקה הערכאה את מסקנתה כי בעל מקצוע ממוצע היה מנסה לגבש מלח דווקא ולא בסיס חופשי. מכאן שאם כעת טוענת המבקשת כי לא ניתן היה לגבש את המלח, הרי שיש להסיק את המסקנה ההפוכה, דהיינו כי בעל מקצוע היה מנסה לגבש דווקא את הבסיס החופשי.
58. איני יודעת מדוע נקטה המבקשת בקו טענות בישראל ההפוך לקו הטענות שננקט בפני משרד הפטנטים באירופה. עם זאת ברור כי הטענות שנטענו שוב אינן מתיישבות זו עם זו.
59. אף מבלי להכריע בשאלה האם יש לראות בהתנהגות המבקשת ככזו היוצרת השתק מלטעון טענות הפוכות בפני פורום אחר בהתאם להלכה שנקבעה בעניין ע"א 513/89 Interlego נ' Exin ואח', פ"ד מח(4) 133, הרי שההנמקה שניתנה בערכאה האירופית על פי טענות המבקשת סותרת את האמור בפניי. במלים אחרות, לא ניתן לטעון כי בעל מקצוע ממוצע היה מנסה לגבש דווקא מלח משום שבפרסום הקודם הצליחו הממציאים לגבש מלח ועל כן יש בגיבוש הבסיס החופשי משום התקדמות המצאתית ומאידך לטעון כי היה מנסה לגבש דווקא מלח משום שבפרסום הקודם לא הצליחו לגבש מלח. מכאן שמקובלת עליי עמדת הבוחנת במכתבה כי ניתן להסיק מטענת המבקשת לפיה לא הצליחה לגבש את המלח כי סביר שבעל מקצוע ממוצע היה מנסה לגבש דווקא את הבסיס החופשי, כפי שעשתה המבקשת שבפניי.

(בקשת פטנט 180336(השגה על החלטת בוחן) HELSINN THERAPEUTICS (U.S.), INC. (מיום 27.10.2015))

הערות:

הליך זה מבהיר את החשיבות שבקו טיעון אחיד בפני רשויות פטנטים שונות. כזכור, גם בדין האמריקאי קיימות חובות גילוי ועצם מסירת פרטים הנסתרים על ידי טענות שנטענו בפני רשויות פטנטים זרות עשויה להוביל לביטול הפטנט. מכאן עולה החשיבות של ניהול הליכי הבחינה בכל הטריטוריות השונות על ידי יד מכוונת אחת המודעת לטענות ולהתרחשויות במדינות השונות.

בקשת הפטנט שנדונה אף ממחישה שלפעמים "תפסת מרובה לא תפסת". אף שהנייר סובל הכל, כתיבת הממסים שלימים התברר כי לא השיגו את המטרה שנתבעה, יצרה קושי משמעותי ברישום הפטנט. לעיתים, ובמיוחד במקום בו מדובר באמצאה שהיא בעיקרה בחירה בנתיב אחד מבין שלל נתיבים ידועים המוכרים לבעל מקצוע מיומן מהתחום, מוטב שלא להרחיב את האמצאה בתיאור וריאציות נוספות שלה.

0

פסיקה: אין פטנטי בחירה בישראל

בית המשפט העליון נדרש לשאלה האם הדין הישראלי מכיר בפטנטי בחירה או לאו? על שאלה זו השיב בית המשפט בשלילה.
פטנט בחירה, selection patent בלעז, יש להבהיר מדבר על מצב שבו ההמצאה היתה ידועה עוד קודם להגשת הבקשה, כאחת מיני רבות. עם זאת, הבחירה דווקא בהמצאה זו מתוך המשפחה השלמה – היא היא ההמצאה בענייננו. עצם הידיעה לבחור את גרגיר הזהב האחד מתוך ערימת גרגירי החול – בכך התרומה הגדולה של הממציא לחברה. אכן, הגרגיר הזה היה שם גם קודם לכן, אך בין אחיו ואחיותיו שנדמו כדומים, הציבור לא השכיל להבחין את היתרון הגלום בגרגיר זהב זה.
מכאן נלקח השם, שהרי הפטנט הוא בבחירה.
פטנטי בחירה נפוצים בתחומי הכימיה. בתחום זה, חומר שכבר נתגלה בפטנט קודם במסגרת קבוצה רחבה של חומרים, נושא עמו תכונות משופרות שלא היו ידועות קודם לכן. התגלית החדשה מאפשרת, אליבא דוקטרינת פטנט הבחירה, להעניק בלעדיות על החומר האמור.

פטנטי בחירה מתאפיינים בכך שהבחירה היא בתת קבוצה שיש בה יתרון (או היעדר חסרון) על פני שאר איברי הקבוצה שמתוכה הם נבחרים, תת הקבוצה כולה מתאפיינת, רובה ככולה, באותו יתרון, וכי הבחירה אינה דבר המובן מאילו לאיש מקצוע מיומן בתחום.

בית המשפט העליון התחקה אחר מקור דוקטרינה זו למשפט האנגלי, דרך אימוצה בדין הישראלי בתקופה שבטרם חיקוק חוק הפטנטים הישראלי, כאשר הפקודה המנדטורית היא שהסדירה את דיני הפטנטים במדינה. כיוון שכך, נקבע, הרי שהעובדה שבעבר הוכרה הדוקטרינה כתקפה בישראל – אין לה עוד נפקות. בית המשפט הוסיף וציין כי נוכח העובדה כי חוק הפטנטים אינו קובע הסדר מיוחד ביחס לפטנטי בחירה, הרי שספק רב אם לדוקטרינה זו אחיזה בדין הישראלי כיום.
בלשון בית המשפט:

"על פני הדברים קיים, אפוא, ספק אם דוקטרינת פטנט הבחירה חלה כיום במשפטנו, זאת מן הטעם כי נראה שחוק הפטנטים הסדיר את תחום הפטנטים באופן ממצה, וכלל בתוכו התייחסות גם למצבים בהם עוסקת דוקטרינת פטנט הבחירה.
חוק הפטנטים משקף את האיזון הראוי בין המגמה לעודד המצאות והתפתחות טכנולוגית מזה, לבין האינטרס להבטיח תחרות חופשית ופעילות כלכלית ומסחרית הוגנת מזה (ראו למשל: רע"א 5768/94 א.ש.י.ר יבוא, ייצור והפצה בע"מ נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ, פ"ד נב(4) 289, 341‑342 (1998)). סעיף 3 לחוק הפטנטים קובע כי אמצאה כשירת פטנט היא "אמצאה… שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות תעשייתית…". ההוראות הנוספות הקבועות בפרק ב' לחוק עוסקות ב"כשירות לפטנט". כל אלה משתלבים יחדיו להסדר ממצה בהקשר זה, ומשקפים את האיזון הראוי בין האינטרסים השונים. המבחנים הקבועים בפרק ב' לחוק, שעל פיהם יש לבחון את כשירות האמצאה לרישום פטנט, הינם רחבים וגמישים דיים וכוללים אמות מידה ראויות גם לצורך בחינה האם אמצאות העשויות להיכנס לגדרו של "פטנט בחירה" הינן אמצאות כשירות פטנט. כך למשל, דרישת החידוש, המוגדרת בסעיף 4 לחוק הפטנטים, מחייבת בחינה האם תכונה שנתגלתה ברכיב או ברכיבים מתוך קבוצה שתוארה בפטנט קודם היתה גלויה וידועה; דרישת ההתקדמות ההמצאתית הקבועה בסעיף 5 לחוק הפטנטים מחייבת בחינה האם תכונה חדשה שנתגלתה ברכיב נבחר שלגביו מתבקש פטנט חדש היא תכונה שגלום בה יתרון ממשי העשוי להוות תמורה הולמת להענקת מונופולין לממציא. משכך, נראה לכאורה כי מדובר במעשה חקיקה שתכליתו ליצור הסדר מלא ושלם. החלתה של דוקטרינת פטנט הבחירה שהיא חיצונית לחוק הפטנטים אינה מתיישבת עם ההנחה האמורה."

אף שמדובר באמירה ברורה ביותר. בית המשפט מבהיר כי עניין לנו באמירת אגב, שכן אין הדבר דרוש להכרעה במקרה דנן. בית המשפט ציין, כי הפטנט שהובא בפניו אינו בבחינת פטנט בחירה.

בית המשפט המשיך לבחון את הפטנט הנדון, שאת תוקפו תקפו, תחת משקפי סעיף 3 לחוק הפטנטים. בית המשפט הוסיף וקבע כי ההמצאה נשוא הפטנט היתה חדשה ובעלת התקדמות המצאתית, ומשכך ראויה למתן פטנט. נוכח האמור, דחה בית המשפט את הערעור ופסק הוצאות בסך 60,000 ש"ח לטובת המשיבים בערעור.

(ע"א 8802/06 אוניפארם בע"מ נ' Smith Kline Beecham PLC (מיום 18.05.2011))

בהערת אגב אציין, כי פסק דין זה ניתן יום לפני פסק הדין בעניין היעדר זכות לצו מניעה מכוח בקשת פטנט שפורסמה. שני פסקי הדין נכתבו על ידי כבוד השופטת (בדימוס) איילה פרוקצ'יה, והם לבטח יהיו בין פסקי הדין האחרונים שלה.