פרשנות תביעות ארכיון

0

פסיקה: עודף פירוט מגביל את היקף הפטנט

קונסולת Wii

(cc by-sa Jecowa)

כבר עמדתי על כך שבפטנטים, לעיתים, כל המוסיף גורע, וטקסט מיותר עשוי להגביל את היקף המונופולין שמעניק הפטנט. לאחרונה, ניתן פסק דין נוסף הממחיש סוגיה זו בצורה יפה.

ULTIMATEPOINTER הגישה תביעה נגד נינטנדו על כך שהשלט הרחוק של מערכת ה-Wii מפר את פטנט ארה"ב 8,049,729 שבבעלותה . הפטנט דיבר על מכשיר נישא (handheld device). אלא, שבית המשפט פירש מונח זה כמכשיר נישא לצורך הצבעה ישירה (handheld direct pointing device) וזאת לאור האמור בפירוט הפטנט.

הפירוט תיאר שני סוגים של מערכות הצבעה: ישירה ועקיפה. הצבעה עקיפה, הסביר הפירוט, מתקיימת כאשר ישנו יחס בלתי ישיר בין המכשיר לבין מיקום הסמן על גבי המסך, כגון במקרה של עכבר. בהצבעה ישירה, לעומת זאת, מצביעים בצורה ישירה באמצעות המכשיר על גבי המקום הרצוי, כגון בשימוש במסך נגיעה או סמן לייזר. חרף העובדה שתביעות הפטנט לא התייחסו לנקודה זו, בית המשפט הסכים עם נינטנדו וקבע כי הפטנט מוגבל אך למכשירים המבצעים הצבעה ישירה. לפירוש זה היתה משמעות מכרעת שכן, נקבע, שמערכת ה-Wii עושה שימוש במערכת הצבעה עקיפה, אף אם היא מנסה לתת תחושה של הצבעה ישירה למשתמש. מכאן, שפירוש זה הוביל לדחיית הטענה בדבר הפרת הפטנט.

כידוע, בתי המשפט מזהירים מפני ייבוא מגבלות על תביעות הפטנט מהפירוט. אז מדוע מקרה זה היה שונה? בית המשפט מסביר שבמקרה זה הפירוט הבהיר כי מדובר במכשיר הצבעה ישירה. כך, כותרת הפטנט היתה צרה מלשון התביעות והיא התייחסה ל- Easily deployable interactive direct-pointing system and presentation control system and calibration method therefor. הפירוט עצמו הדגיש במקומות רבים כי האמצאה מושא הבקשה הינה מכשיר הצבעה ישירה. אם בכך לא די, הפירוט הוסיף והבהיר כי ישנם יתרונות רבים בשימוש בהצבעה ישירה על פני זו העקיפה, ועודד שימוש במערכת ישירה על פני זו העקיפה:

"The written description also emphasizes how direct pointing is superior to indirect pointing. In the “Background of the Invention,” the patentee notes that “pointing devices may be classified” as either direct or indirectpointingdevices, id. col. 1 ll. 58–60, and that “[i]t needs no argument that direct-pointing systems are more natural to humans, allowing faster and more accurate pointing actions,” id. col 2 ll. 1–3.

The written description further disparages indirect pointing. For example, indirect pointing is criticized as “less natural” than direct pointing, id. col. 2 ll. 35–36, and as not providing “the speed and intuitiveness afforded by direct-pointing systems,” id. col. 2 ll. 41–43. Even a prior art hybrid system, using both direct and indirect pointing, is criticized as not “afford[ing] the fast and more accurate interactive pointing actions provided by some other directpointing systems,” id. col. 4 ll. 52–54, and another hybrid system is criticized for not providing “the desired flexibility afforded by truly direct-pointing methods,” id. col. 5 ll. 1–3. Although the ’729 patent does include one embodiment where the handheld device “may include a conventional, indirect pointing device,” indirect pointing is only used “where direct pointing is not possible or not desired,” id. col. 30 ll. 23–26, thus even further disparaging indirect pointing."

כלומר, עודף פירוט והתייחסות לידע הקודם גרם להצרת היקף המונופולין, ולהצרת התביעות בניגוד לאמור בהן.

((UltimatePointer, L.L.C. v. Nintendo Co. (Fed. Cir. Mar. 1, 2016)

3

פוסט אורח: ביהמ"ש העליון: היקף הגנת הפטנט יפורש בצמצום לערכים המספריים שצוינו בתביעה תלויה

(cc by-sa Downtowngal)

יצרנית הרעפים חסין אש תבעה את המתחרה קוניאל על הפרת שני פטנטים שלה, הנוגעים לתהליך ייצור משופר של רעף עמיד מתערובת חרסיות או חרסית ובזלת הנשרפות בטמפרטורה נמוכה – זאת לאחר שנמצא כי המבנה הקריסטלוגרפי של המוצר המואשם חופף לזה של המוצר המוגן בפטנט. ביהמ"ש המחוזי דחה את התביעה, בקבעו כי הרכב חומרי הגלם במוצר המואשם ויחס כמויותיהם שונה מן המופיע במסמכי הפטנטים ולכן הוא אינו מפר אותם. בנוסף הוצב סימן שאלה לגבי תוקפו של אחד הפטנטים, לאור פרסום קודם בפטנט יפני שתיאר ייצור כלי חרס מבזלת וחרסית בחשיפה תרמית מופחתת. 

הערעור נסב הן על הפרשנות הצרה שהעניקה הערכאה הראשונה להגדרת האמצאה – לרבות הקביעה כי לא מדובר באמצאה שהיא תהליך ולכן כלל העברת נטל ההוכחה לא חל לגביה – והן על המשקל נמוך שיוחס לחוות הדעת של העדים המומחים מטעם בעלת הפטנט, עקב הקשרים ביניהם ומעורבות בהליכי הפיתוח והרישום.

לקריאת המשך המאמר »

0

פוסט אורח: פסיקה בארה"ב: שלילת תוקף מתביעה פונקציונלית כבלתי-מוגדרת בשל החסרת תיאור אלגוריתם לבקרה ממוחשבת מן הפירוט

שרטוט 1 מפטנט '412. Control Device 4

פוסט אורח זה, פרי עטה של שרון, מתייחס לפסיקה אמריקאית חדשה הדנה בהגדרה פונקציונאלית של רכיבי האמצאה שנתבעה בפטנט

בפסק-הדין בעניין Ergo Licensing v. CareFusion 303 שניתן לאחרונה, אישר בית-המשפט הפדראלי לערעורים בארה"ב בדעת רוב את קביעת הערכאה הראשונה כי תביעות הפטנט בהן ננקט המינוח הפונקציונלי "אמצעי בקרה" ("control means") או "אמצעי בקרה ניתנים לתכנות" ("programmable control means") אינן תקפות, מאחר והיקפן לא ניתן להגדרה ברורה ומדויקת בהעדר תיאור של מבנה מתאים במסמכי הפטנט, כדרישת החוק האמריקאי בסעיף 35 U.S.C. § 112.

הכרעה זו נפלה במסגרת הליך הקרוי "Markman Hearing" שהתקיים בין הצדדים כמקובל בתביעות על הפרה בשנים האחרונות ומטרתו בירור הסוגיות המקדמיות של היקף ופרשנות התביעות, על-מנת שניתן יהיה להמשיך ולבחון בשלב הבא האם "המוצר המואשם" אכן נופל בגדרן.

האמצאה במוקד הסכסוך נוגעת למערכת עירוי נוזלים לגוף מטופל, כשהללו מוזרמים אליו במקביל ממקורות שונים ונמדדים עצמאית כך שמתאפשר שחרור של כל אחד מהם בקצב אחר. השליטה בכל מקור מתבצעת על-ידי אמצעי כיוונון, המחוברים בתורם ליחידת בקרה מרכזית המאפשרת הפעלה בררנית שלהם.

לקריאת המשך המאמר »

9

פוסט אורח: תביעות פונקציונליות בפטנטים

(cc by-nc-sa efilpera)

פוסט אורח זה שנכתב על ידי שרון מוקדש לסקירה כללית על הנושא של תביעות פונקציונליות בפטנטים ויחס הדין הישראלי כלפיו, בעקבות ההחלטה העדכנית של ערכאת הערעור הפדראלית בארה"ב בעניין Ergo Licensing v. CareFusion 303 אשר תידון בהמשך ברשימה נפרדת פרי עטה של שרון.

תביעות פונקציונליות בפטנטים, או תביעות המוגבלות בתוצאה כפי שהן מכונות לעיתים בספרות המשפטית, היו ומוסיפות לעמוד במוקדן של התדיינויות משפטיות רבות עוד החל משנות ה-30 של המאה הקודמת לפחות, ודומה כי הנושא עודנו רחוק מהתבהרות והתייצבות.

ביטויים, מונחים או הגדרות הינם "פונקציונליים" שעה שהם באים לתאר רכיב מסוים שלא באמצעות מניית תכונותיו המבניות כי אם על-ידי התוצאה או ההשפעה התפקודית אותה הוא נועד להשיג.

לקריאת המשך המאמר »

4

פוסט אורח: פסיקה: תביעה למוצר תוכנה תיפסל אם התהליך המיושם אינו כשיר

by Luis Fernández García

על-פי הלכה תקדימית שנקבעה לאחרונה בבית-המשפט הפדראלי לערעורים בארה"ב, תביעה למצע מאכסן המכיל הוראות לביצוע תהליך בידי מחשב – המכונה בעגה המקצועית תביעת בורגארד – לא תיחשב עוד כשירה לפטנט, ככל שהתהליך שביסודה אינו בא בגדרו של סעיף 35U.S.C.§101, הקובע את תחומי הכשירות כדלקמן:

any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof
האמצאה שעמדה במוקד הסכסוך בין הצדדים עוסקת בחשיפת ניסיונות מרמה בעסקאות מקוונות, באמצעות הצלבת מידע כתובת האינטרנט (MAC ,IP וכדומה) של הרוכש עם כתובות ששימשו לעסקאות מרמה בעבר. תביעת ההפרה שהגישה CyberSource כנגד Retail התבססה על שתי תביעות בלבד מן הפטנט.

בית-המשפט ניתח תחילה את תביעת השיטה – הן לפי מבחן ה"מכונה-או-התמרה" שסויג בפרשת Bilski כבלתי-מכריע, הן לאור הלכות קודמות שקבעו כי תהליכים מחשבתיים כשלעצמם לא יהיו כשירים לפטנט – והסיק כי היא נוגעת לתהליך מחשבתי הניתן להתבצע בידי אדם בשימוש בנייר ועפרון (למעשה, בעלת הפטנט אף הודתה כי טרם יצירת המימוש הממוחשב, ביצעו עובדיה בדיקה דומה באופן ידני).

by quacktaculous

או-אז עבר בית-המשפט לתביעה האחרת, וקבע – תוך שהוא מסתמך על מקרה קודם בו נעשתה "הרמת מסך" מעל תביעת התקן עם הגדרות פונקציונליות (Means-Plus-Function) כך שזוהתה עם תביעת שיטה שנפסלה – כי חרף השוני המילולי, מבחינה מהותית תביעת הבורגארד הנדונה, בדומה למקבילתה תביעת השיטה, נוגעת לתהליך מחשבתי של איתור עסקאות מרמה ולא למוצר לאכסון הוראות מחשב. הנטל לסתור, שהועבר לתובעת, לא הורם.

לקריאת המשך המאמר »

0

פסיקה: מצג של מבקש פטנט במהלך הבחינה מגביל את תחום המונופלין של הפטנט

בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו דחה לאחרונה תביעה בגין הפרת פטנט שהגישה חברת חסין אש תעשיות בע"מ נגד חברת קוניאל אנטוניו. בבעלות התובעת שני הפטנטים ישראלים (138826141765) המתייחסים לרעפי גג מקרמיקה ואופן ייצורם. במסגרת התביעה נטען כי הנתבעת הפרה את שני הפטנטים האמורים בכך שייצרה ושיווקה רעפים המפרים את המונופולין המוענק מכוחם של הפטנטים.
כזכור, סעיף 49(א) לחוק הפטנטים, המגדיר אמתי מתרחשת הפרה, קובע:

"(א)בעל פטנט זכאי למנוע כל אדם זולתו מנצל בלי רשותו או שלא כדין את האמצאה שניתן עליה הפטנט, בין בדרך המוגדרת בתביעות ובין בדרך דומה לכך שיש בה, לנוכח המוגדר באותן התביעות, עיקר האמצאה שהוא נושא הפטנט (להלן – הפרה)."

כיוון שכך, ביחס לפטנט 765' נדרש בית המשפט לשאלה מהי עיקר ההמצאה. ברם, אם החוק קובע כי יש לבחון את עיקר האמצאה נוכח המוגדר בתביעות, בית המשפט בחר להתייחס דווקא למקורות פרשניים אחרים.
ראשית, בית המשפט הפנה לטבלה מספר 10 בפירוט הפטנט, שם מוגדרים יחסים כמותיים מסוימים בין חומרי הרעף (באזלת וחרסית). אם הניתוח היה נעצר בשלב זה, היינו עשויים לסבור כי בית המשפט ייבא לימיטציות מתוך הפירוט לתביעות. ברם, לבית המשפט נימוק נוסף – וטוב בהרבה, לדידי – להגבלת "עיקר האמצאה".
בית המשפט פנה להתכתבויות במהלך בחינת הבקשה לפטנט. במהלך הליך הבחינה, הודיעה התובעת לרשות הפטנטים כי ההמצאה בפטנט 765' מוגבלת ליחס מסוים של חרסית ובאזלת. אמירה זו ניתנה בכדי לבדל את ההמצאה נשוא הבקשה לפטנט מידע קודם שצוטט כנגדה. למעשה, נדמה כי בעקבות אמירה שכזו, היה על רשות הפטנטים לדרוש כי מאפיין מבדיל זה יצוין מפורשות בתביעות, אך לא כך נעשה וזכרו של מאפיין זה נעדר מהתביעות עצמן. בהערת אגב, אציין כי אין המסקנה בהכרח כי קרתה תקלה אצל הרשות, שכן יכול שמאפיין אחר הצדיק כשלעצמו את ההבדלה בין ההמצאה דכאן לבין הידע הקודם שצוטט.
למעשה, בית המשפט מגביל את מונופולין הפטנט נוכח המצג שהציג בהליך הבחינה. קביעה זו תואמת את דוקטרינת "השתק תיק הבחינה" (File History Estoppel) הנהוגה בארצות הברית בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון שם בעניין פסטו. הרציונאל העומד מאחורי דוקטרינה זו הינו רציונאל של השתק – איסור דיוני על בעל דין, והוא נובע מכוח דיני היושר של המשפט המקובל. במקרה זה, הציבור והרשות מסתמכים על מצגיו של מבקש הפטנט בעת בחינת זכותו לקבל פטנט. כיוון שכך, בעל פטנט יהיה מושתק מלהעלות טענה הסותרת מצג זה, אף אם המצג אינו נכון.

ביחס לפטנט 826' קבע בית המשפט כי "השוני בין חומרי הגלם המשמשים בתהליך יצור רעפי התובעת מהליך ייצור רעפי הנתבעת מחייב את המסקנה כי הפטנט אינו מופר".
בית המשפט דחה את התביעה וחייב את התובעת בהוצאות בסך 75,000 ש"ח לטובת הנתבעת.
0

מבוא התביעה: מגביל או לא מגביל?!

איזו משמעות, אם בכלל, ראוי לתת לאלמנטים המופיעים במבוא של תביעה של פטנט? – זו השאלה שנשאלה ערכאת הערעור של בית המשפט הפדראלי בעניין American Medical Systems, Inc. v. Biolitec, Inc. (Fed. Cir. 2010).

כזכור, תביעות הפטנט (המכונות Claims בלעז) מגדירות את היקף המונופולין שניתן לבעל הפטנט. ברם, לא כל חלקי התביעה זהים. כלל, תביעה הינה משפט אחד ארוך, המתחיל באות גדולה בתחילתו ומסתיים בנקודה בסופו, ככל שאר המשפטים בשפה האנגלית. תחילתה של התביעה במבוא ובו הצגה של המחלקה אליה משתייכת התביעה.
סעיף 101 קובע:
Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.
סעיף זה מגדיר מחלקות של סוגי המצאות בהן המחוקק האמריקאי מכיר לשם קבלת פטנט. מחלקות אלו הן: תהליך (process), מכונה (machine), תוצר (manufacture) או הרכב חומרים (composition of matte). בתחילתה של תביעה מופיע המבוא – Preamble בלעז ובו מוצגת ההמצאה ממעוף הציפור.

כך למשל, בפטנט על תוכנה יכול שהתביעה תיפתח במבוא הקובע: עניין לנו בתהליך לעיבוד תמונה. תביעה אחרת יכול שתתיחס למערכת לעיבוד תמונה הכוללת מעבד וזיכרון שעל גביו מוטבעות הוראות למעבד. תביעה שלישית יכול שתדבר בתוצר תוכנה. לעיבוד תמונה. המבוא, אם כן, מתייחס לקטגוריה של ההמצאה הנתבעת (ראו גם, דיון במונח המצאת תוכנה).
בתי משפט התחבטו בשאלה האם אלמנטים המופיעים במבוא משפיעים על היקף התביעה או שמא הם רק מגדירים את המחלקה הרלוונטית להמצאה. כך למשל בשלוש הדוגמאות שהבאתי מעלה הגדרתי כי השיטה, המערכת או התוצר נועדו לצורך מסוים – עיבוד תמונה. ברם, מה ייקרה אם ההמצאה שלי ניתנת ליישום מעשי גם לצרכים אחרים? ניקח כדוגמה את המערכת – מה ייקרה אם אותה מערכת, כפי שהיא מתוארת בשאר האלמנטים המופיעים בתביעה, ניתנת לשימוש גם ביישומים אחרים – האם אז מדובר בהפרת הפטנט או לאו?
בית המשפט האמריקאי הכריע כבר בעבר כי על דרך הכלל, המבוא אינו מגביל את היקף המונופולין. עם זאת, במקרים בהם המבוא מאזכר אלמנט מבני או צעד שהם מהותיים להמצאתי או שהוא נדרש בכדי להפיח רוח חיים בתביעה, המבוא עשוי לצמצם את היקף הפטנט.
כאשר המבוא אינו אלא מציין בשנית אלמנטים שממילא מופיעים בשאר חלקי התביעה, אין מדובר בלימיטציה נוספת שצריכה להיבחן בשאלות של הפרת פטנט ושל תקפות הפטנט.
במקרה הנוכחי, נקבע, בדעת רוב, כי המבוא לא ציין אלא שם תיאורי-דיסקפרטיבי של ההמצאה אשר מתוארת במלואה בגוף התביעה. כיוון שכך, התביעה אינה מוגבלת על ידי האלמנט שהופיע במבוא.
השופט דייק, בדעת מיעוט, הציע כי הגיעה העת שבית המשפט יהפוך את ההלכות הישנות ויכניס וודאות למערכת הפטנטים. לשיטתו, אין כל יתרון באפשרות שניתנת למבקש פטנט להכניס אלמנטים לתביעה ולאחר מכן להתעלם מהם. ההגינות מחייבת כי בעל הפטנט ייתפס במילתו – והרי התביעות אינן אלא תיאורו שלו את ההמצאה – ויהיה מחוייב למילים אותן רשם מלכתחילה.
לטעמי, אגב, דעתו של השופט דייק נכונה וממצה. עם זאת, ראוי לציין כי במידה ומבקש הפטנט יתלה, במהלך הבחינה, על אלמנט המופיע במבוא בכדי להראות נקודת חדשנות למול הידע הקודם, אזי הוא ממילא יהיה מושתק מלהעלות טענה כי לאלמנט זה אין משמעות לאחר מכן.
הערה נוספת – לעיתים דווקא בעל הפטנט יבקש להוסיף לימיטציות בכדי לצמצם את היקף הפטנט. תופעה זו מתרחשת כאשר מתמקדים בשאלה התקפות (validity) של הפטנט. במקרה כזה, בעל הפטנט ייטען לפרשנות מצמצמת של היקף הפטנט בכדי שהידע הקודם לא ייפול בתוך הגדרת התביעה. אף שאני סבור כי אין לדעת באיזה צד יימצא עצמו בעל הפטנט – בצד המעוניין בצימצום או בצד המעוניין בהרחבה – ראוי כי התשובה תהיה ודאית מלכתחילה. כיוון שכך, ולאור העובדה שהמבקש או אשר כותב את תביעותיו, מוטב היה לו המבוא היה מחייב.
2

ניסוח פונקציונאלי של תביעות

היקף המונופול שמוענק לבעל הפטנט, כידוע, מוגדר על ידי תביעות הפטנט (claims). התביעות – מטרתן לזהות באופן ברור ומדויק את ההמצאה כשירת הפטנט המתוארת במסמך הפטנט, בכדי שלציבור תינתן התראה ראויה על תחום הקניין של בעל הפטנט – תחום שהציבור מנוע לחדור אליו ללא הסכמת בעל הפטנט.

כפי שכבר ציינתי בפוסטים קודמים, ישנם סוגים רבים של המצאות. יש המצאות שהן תהליך המורכב ממספר צעדים ויש שהן מוצר, המורכב מאלמנטים מבניים המגדירים אותו. ברם, לעיתים רבות התביעות נכתבות בשפה שהיא פונקציונאלית ואינה כוללת את הצעד או את האלמנט המבני שגורם לתוצאה. כך למשל, במקום לתבוע כי במכשיר יש מודם סלולארי, אפשר לתבוע דווקא כי הוא מכיל אמצאי המאפשר תקשורת אלחוטית.
הקורא בוודאי יבחין כי לשון הנעזרת בשפה פונקציונאלית היא רחבה בהרבה מזו המגדירה באמצעים מבניים את ההמצאה. הדבר ברור ובולט אף בדוגמה שהבאתי, שהרי מודם סלולארי הוא ללא ספק אמצאי המאפשר תקשורת אלחוטית, וככל שיש אמצאים אחרים המאפשרים תקשורת אלחוטית, כדוגמת משדר גלי רדיו או גלים אחרים, ואף רמקול המגביר גלי קול, הרי שהם יכללו במסגרת השפה הפונקציונאלית.
ברם, החוק הישראלי והחוק האמריקאי קובעים דווקא כלל המצמצם בצורה משמעותית את היקף התביעה. יוער, כי החוק האמריקאי שונה בעקבות פסק דין שבו נקבע כי שפה פונקציונאלית אינה מדויקת דיה (indefinite). קביעה זו, יש להדגיש, מובילה למסקנה שהפטנט אינו מגדיר מפורשות את ההמצאה הנתבעת, ומשום כך עליו להתבטל.
כיום, סעיף 112 לחוק האמריקאי, פסקה שישית, קובע:
An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.
בצורה דומה, סעיף 13(ב) לחוק הפטנטים הישראלי קובע:
ניתן לבטא בתביעה יסוד מיסודותיה של האמצאה כאמצעי או כצעד לעשיית פעולה מסויימת ואין צורך לפרט את המבנה, החומר או הפעולות הדרושות לעשייתה של אותה פעולה; רואים תביעה שבוטאה כאמור כאילו פורטו בה המבנה, החומר או הפעולות הנוגעות בדבר כפי שתוארו בפירוט.
סעיפים אלו קובעים כלל לפיו אף ששפת התביעה אינה מתארת את האלמנט המבני, החומרי או את הפעולה שיש לבצע, רואים אותה ככוללת את שלל המבנים, החומרים והצעדים המבצעים את הפונקציה הרלוונטית, כפי שפורטו בתיאור הפטנט. כך, אם נשוב לדוגמה הקודמת, במצב שבו תיאור הפטנט מתאר שימוש במודם סלולארי בלבד, הרי ששני הניסוחים האפשריים- זה המשתמש באמצעי לביצוע פונקציה וזה המתייחס מפורשות למודם סלולארי – זהים הם בהיקפם. ככל שהתיאור יפרט מנעד רחב יותר של אמצעים, כך היקף התביעה יהיה רחב יותר.
סעיפים אלו, המתייחסים לצורת פרשנותן של תביעות המכונות Means-Plus-Function, קובעים כלל פרשנות מצמצם לניסוח מעין זה. על דרך הכלל, כללי פרשנות התביעות אוסרים על ייבוא לימיטציות מתוך הפירוט אל התביעות, אם אלו אינן מופיעות בתביעות או מתחייבות נוכח הצהרות בעת הבחינה, הגדרות בפטנט או הידע הקודם כפי שהובן על ידי בעל מקצוע מיומן בתחום. כלל פרשנות תביעות ה- Means-Plus-Function הינו חריג בוטה לכלל האמור, אשר אינו רק מתיר, אלא אף מחייב, ייבוא של פרטי מימוש מהתיאור לתוך לב-לבו של הפטנט, לתביעות.
לטעמי, מוטב להימנע משימוש בשפה הנתונה להוראות סעיפים אלו. זאת כיוון שעם כל הרצון הטוב, לעיתים רחוקות בלבד יכול מנסח הפירוט לכלול את כל האפשרויות השונות. לרוב יהיו מימושים מסוימים שישכחו מלבו או שהוא לא יהיה מודע אליהם. מכיוון שכך, מוטב להשתמש בשפה שאינה פונקציונאלית ככל שהדבר ניתן.
אף כאשר אין ברירה אלא להיעזר בשפה פונקציונאלית, כפי שקורה לא אחת בפטנטים על תוכנה, הרי שעדיף להשתמש בניסוח השונה מצורת האמצאי-פלוס-פונקציה. הרי – מה היא המקדחה, אם לא אמצעי לקידוח? משאבה היא אמצאי לשאוב; receiver הוא בסך הכל means for receiving. דוגמאות מסוג זה אינן חסרות, ואף שנדמה שההבדלים בין הניסוחים הם סמנטיים, הרי שהמחוקק יצר הבדל משפטי בהיקפה של תביעה הנתבעת בצורה אחת לעומת תביעה המנוסחת בצורה שנייה. הפסיקה האמריקאית הפעילה בעקביות את הוראות סעיף 112 וחיפשה אחר מבנים מקבילים בפירוט כאשר ננקטה שפת Means for function, ואף לעיתים כאשר ננקטה שפה של Means to function. עם זאת, כאשר מדובר בשם רכיב הרומז על הפונקציה המבוצעת, דוגמת reciever, הפסיקה האמריקאית נוטה שלא להפעיל את הוראות סעיף 112 ולהצר את תחום היקף התביעה.
אף שבישראל, ככל הידוע לי, סוגיה זו טרם הובאה להכרעה, אני סבור כי הדין הוא דומה. אעיר עוד כי אף שישנו הבדל מהותי בין שפת החוק האמריקאי בסעיף 112 ובין זו של ההסעיף הישראלי – והכוונה לכך שסעיף 112 מקים הגנה למבנים שמתוארים בפירוט וכן למבנים אקוויולנטיים להם, ואילו הסעיף הישראלי מתייחס רק למבנים המפורטים, הרי שמידת ההגנה שניתנת היא זהה. בעוד בארצות הברית זכות הפטנט נותנת הגנה להמצאה, כפי שהיא מוגדרת בתביעות, הדין הישראלי מקים הגנה כנגד ניצול של עיקר ההמצאה "בין בדרך המוגדרת בתביעות ובין בדרך דומה לכך שיש בה, לנוכח המוגדר באותן התביעות, עיקר האמצאה שהיא נושא הפטנט" (סעיף 49 לחוק הפטנטים). כלומר, ההגנה מפני מפר זהה בישראל ובארצות הברית, ככל שמדובר בתביעות Means-Plus-Function, שכן מי שישתמש במימוש דומה של אלמנט זה עד כדי אקוויוולנט יבצע את ההמצאה, כפי שהיא מוגדרת על ידי הדין האמריקאי, וכן יבצע את עיקר ההמצאה, כפי שהיא מוגדרת על ידי הדין הישראלי.
פסק דין חדש של בית המשפט הפדראלי לערעורים (Pressure Products Medical Supplies, Inc. v. Greatbatch Ltd. (Fed. Cir. 2010)) קובע, כי לא ניתן להסתמך על מבנים שאינם מתוארים בפירוט הפטנט, אף אם הם היו מוכרים והיוו חלק מהידע הקודם. יתרה מזאת, נקבע, אף הפנייה מפורשת בתיאור הפטנט לא לפרסומי ידע קודם שכוללים מבנים רלוונטים אינו מספיק בכדי לאפשר להסתמך עליהם לצורך פרשנות התביעות. ככל הנראה הפנייה לפרסומי הידע הקודם, תוך הכללתם באמצעות הפנייה (incorporation by reference) עשויה להספיק. למען הזהירות, מוטב לכלול את הפרסום באמצעות הפנייה ולהתייחס מפורשות למטרת ההכללה – הוספת מימושים אפשריים שמשיגים את הפונקציה המדוברת.
לסיכום, בפוסט זה התייחסתי לניסוח תביעות הנעזר בשפה פונקציונאלית. אף שמדובר בשפה שעל פניה היא רחבה ביותר, החוק מחיל עליה כלל פרשנות מצמצם, ומשום כך יש להעניק לה פרשנות צרה וזאת בהתאם לכתוב בפירוט הפטנט. ככל שניתן, מומלץ לצמצמם את השימוש בניסוחים כגון אלה, ולבכר תיאור מבני של רכיבי ההמצאה, או, בהעדר חלופה אחרת, להשתמש בשפה הרומזת לפונקציה אף שאינה מנוסחת בצורה של Means-Plus-Function.