תיקון פירוט ארכיון

2

פסיקה: מחיקת חלקים מהפירוט עשויה להוות "הוספת חומר חדש"

Helsinn logoהחלטה שניתנה לאחרונה ברשות הפטנטים שופכת אור על הקשיים העומדים בפני מי שמבקש לקבל פטנט על אמצאה שעיקרה בחירה מבין שלל אפשרויות קיימות וסבירות. במסגרת החלטתה של סגנית הרשם ז'קלין ברכה בעניין בקשה לפטנט 180,336 של חברת הלסין טרפיוטיק, נדונה בקשת פטנט העוסקת בתהליך לייצור צורה גבישית של תרכובת אנאמורלין.

תיקון הפירוט על ידי מחיקת תוכן – עשוי להיות שינוי מהותי

בקשת הפטנט נדחתה משלל סיבות, אך המרכזית שבהן היתה העדר התקדמות המצאתית. לטענת מבקשת הרישום, האמצאה היתה גלומה בשימוש במערכת ממסים ספציפית שרק היא תאפשר את ביצוע התהליך. אלא, שדווקא בפירוט הבקשה תיארה המבקשת שלל ממסים שונים כחלופות ולידיות להגעה לתוצאה הנתבעת. המבקשת, שהועמדה על הקושי בסתירה זו, טענה כי מדובר בטעות סופר שטרם תוקנה. תיקון נושא זה, נקבע, הינו מהותי והוא ישפיע על תאריך הבקשה (ובכך ימנע כל אפשרות לאשר אותה):

62. אכן רשאי מבקש פטנט לתקן את פירוט הבקשה עד קיבולה וזאת ללא הגבלה (ראה סעיף 22 לחוק). במידה ויימצא כי תיקונים הם בעלי אופי מהותי יקבלו את תאריך הגשתם. ברי כי קביעת תאריך חדש לתיקון שהוגש כעת, יחייב לדחות את תאריך כל הבקשה וזאת משום שטענת המבקשת היא כי השימוש במתנול כממס הוא העומד בבסיס אמצאתה. נראה כי מיניה וביה עולה המסקנה כי התיקון שמתבקש הוא תיקון מהותי משום שנוגע הוא לשאלה מהי האמצאה שהמציאה המבקשת. במלים אחרות, בשונה מן האמצאה שתוארה בבקשה המקורית לפיה ניתן היה להגיע לגביש המיוחל באמצעות ממסים שונים, כעת מסופר לציבור סיפור אחר, דהיינו, כי לא ניתן להגיע לגיבוש באמצעות כל ממס חוץ מן הממס הנבחר מתנול. אם יש בבחירה זו של הממס כדי לבסס את זכותה של המבקשת לפטנט, הרי שהיה עליה לפרט בחירה זו כבר בתאריך הקובע ולא להמתין עמה לסיום שלב הבחינה.

סגנית הרשם הוסיפה וציינה כי אם אכן ידעה המבקשת על הטעות מזה זמן רב, היה עליה לפעול לתקנה זה מכבר או לכל הפחות לגלותה לרשות, מכוח חובות הגילוי הקבועות בסעיף 18 לחוק הפטנטים.

טענות סותרות בבקשות מקבילות

נוסף על הקושי בעניין הסתירה בין הטענה בפני הרשות ובין האמור בבקשת הפטנט, קושי נוסף התעורר בסתירה בין טענותיה של מבקשת הפטנט בפני משרד הפטנטים הישראלי ובין הטענות בהליך מקביל למול משרד הפטנטים האירופאי. המבקשת טענה כי שיחזרה תהליך שתואר בידע הקודם. אלא, שלטענתה בפני רשות הפטנטים הישראלית, תוצר אותו תהליך הוא חומר אמורפי. לעומת זאת, בדיון בבקשה המקבילה האירופאית, טענה המבקשת כי שחזור אותו תהליך קודם ידוע מוביל לייצירת חומר גבישי דווקא.

טענות עובדתיות סותרות אלה, שאין ספק כי אינן יכולות לדור בכפיפה אחת, הובילו את סגנית הרשם למסקנה כי לא ניתן לאשר את בקשת הפטנט. פורמאלית, סגנית הרשם לא החילה דוקטרינות של השתק שימנעו העלאת טענות סותרות, אלא קבעה כי על בסיס אותו נימוק ששיכנע את הרשות באירופה לאשר את הבקשה – מוביל השינוי במסד העובדתי למסקנה כי הבקשה הישראלית נעדרת התקדמות המצאתית:

57. במלים אחרות, בניגוד לנטען בהליך בפניי נטען בפני הערכאה באירופה כי המלח שנתקבל היה גבישי. מכאן הסיקה הערכאה את מסקנתה כי בעל מקצוע ממוצע היה מנסה לגבש מלח דווקא ולא בסיס חופשי. מכאן שאם כעת טוענת המבקשת כי לא ניתן היה לגבש את המלח, הרי שיש להסיק את המסקנה ההפוכה, דהיינו כי בעל מקצוע היה מנסה לגבש דווקא את הבסיס החופשי.
58. איני יודעת מדוע נקטה המבקשת בקו טענות בישראל ההפוך לקו הטענות שננקט בפני משרד הפטנטים באירופה. עם זאת ברור כי הטענות שנטענו שוב אינן מתיישבות זו עם זו.
59. אף מבלי להכריע בשאלה האם יש לראות בהתנהגות המבקשת ככזו היוצרת השתק מלטעון טענות הפוכות בפני פורום אחר בהתאם להלכה שנקבעה בעניין ע"א 513/89 Interlego נ' Exin ואח', פ"ד מח(4) 133, הרי שההנמקה שניתנה בערכאה האירופית על פי טענות המבקשת סותרת את האמור בפניי. במלים אחרות, לא ניתן לטעון כי בעל מקצוע ממוצע היה מנסה לגבש דווקא מלח משום שבפרסום הקודם הצליחו הממציאים לגבש מלח ועל כן יש בגיבוש הבסיס החופשי משום התקדמות המצאתית ומאידך לטעון כי היה מנסה לגבש דווקא מלח משום שבפרסום הקודם לא הצליחו לגבש מלח. מכאן שמקובלת עליי עמדת הבוחנת במכתבה כי ניתן להסיק מטענת המבקשת לפיה לא הצליחה לגבש את המלח כי סביר שבעל מקצוע ממוצע היה מנסה לגבש דווקא את הבסיס החופשי, כפי שעשתה המבקשת שבפניי.

(בקשת פטנט 180336(השגה על החלטת בוחן) HELSINN THERAPEUTICS (U.S.), INC. (מיום 27.10.2015))

הערות:

הליך זה מבהיר את החשיבות שבקו טיעון אחיד בפני רשויות פטנטים שונות. כזכור, גם בדין האמריקאי קיימות חובות גילוי ועצם מסירת פרטים הנסתרים על ידי טענות שנטענו בפני רשויות פטנטים זרות עשויה להוביל לביטול הפטנט. מכאן עולה החשיבות של ניהול הליכי הבחינה בכל הטריטוריות השונות על ידי יד מכוונת אחת המודעת לטענות ולהתרחשויות במדינות השונות.

בקשת הפטנט שנדונה אף ממחישה שלפעמים "תפסת מרובה לא תפסת". אף שהנייר סובל הכל, כתיבת הממסים שלימים התברר כי לא השיגו את המטרה שנתבעה, יצרה קושי משמעותי ברישום הפטנט. לעיתים, ובמיוחד במקום בו מדובר באמצאה שהיא בעיקרה בחירה בנתיב אחד מבין שלל נתיבים ידועים המוכרים לבעל מקצוע מיומן מהתחום, מוטב שלא להרחיב את האמצאה בתיאור וריאציות נוספות שלה.

6

פסיקה: לאחר קיבול הפטנט, לא ניתן להוסיף תביעות תלויות חדשות

האם ניתן להוסיף תביעה תלויה חדשה לבקשת פטנט שכבר פורסמה? – זו השאלה שנציבה במרכזו של הליך ההתנגדות לתיקון פירוט בקשת פטנט מס' 149567.

במסגרת בקשה לתיקון פירוט בקשת הפטנט, עתרה המבקשת למחיקת תביעה תלויה מספר 6 המקורית, ולהחלפתה בנוסח אחר. הנוסחים – ועל כך קשה לחלוק – תביעה מספר 6 המקורית בבקשת הפטנט האמורה לא צומצמה על ידי הנוסח החדש. בעוד שתביעה מספר 6 המקורית נבעה מתביעות 3 ו-4 וצמצמה את משמעותן, תביעה מספר 6 נבעה מתביעות 1-5.
תביעה 6 המקורית קבעה:
"Compound in accordance with claims 3 and 4, characterized in that R represents cyclopropyl, cyclobutyl, cyclopentyl, cyclohexyl, 4-(1 – clopropyl–methanoyloxy)- Phenyl, 4-(1-cyclobutyl-methanoyloxy)-phenyl, 4- (cyclohexyl-methanoyloxy)–phenyl or 4-(2,2–dimenthyl- propanoyloxy)- phenyl and X denotes chloride."
ואילו התביעה החדשה קבעה:
"Compounds in accordance with claims 1 to 5 in crystalline form."
הדין הרלוונטי
בקשת הפטנט קובלה, ומשכך לפי סעיף 29 לחוק הפטנטים, תיקון של הפירוט, ובכללו של זה התביעות, נעשה בדרך ובצורה שבה פטנט מתוקן. הסעיפים הרלוונטים לעניין זה הם סעיפים 65 ו-66. בשל חשיבותם, נביא אותם כלשונם:
סעיף 65 שכותרתו "זכות לתיקון" קובע:
בעל פטנט רשאי לבקש תיקון פירוט הפטנט לשם הבהרה או סילוק שגיאה שנפלה בו או לשם צמצום תביעותיו.
ואילו סעיף 66 שכותרתו "תנאי לתיקון" קובע:

הרשם ירשה תיקון, אם שוכנע שאין בו כדי להרחיב את היקף התביעות שבפירוט או כדי להוסיף לפירוט דברים שלא נזכרו בו בעיקרם מלכתחילה; דבר מתן הרשות לתקן יפורסם ברשומות.

אין ספק כי עניין לנו בשני שלבים. ראשית, יש לבחון האם לבעל הפטנט זכות לתקן את הפטנט. זכות כזו קיימת מקום בו התיקון נועד לאחת משלוש מטרות: הבהרה, סילוק שגיאה שנפלה בו, או לשם צמצום תביעותיו. מקום בו יש לבעל הפטנט את הזכות לתקן, על הרשם מוטלת החובה לוודא כי אין בתיקון כדי להרחיב את המונופול הניתן לבעל הפטנט. ההנחה היא שהציבור החל לפעול תוך הסתמכות על היקף המונופולין שניתן לבעל הפטנט זה מכבר, ואין כל סיבה לאפשר לו להרחיב את היקף תביעותיו כעת.

במקרה הנידון, לא היה כל ספק – היקף התביעות לא הורחב, שהרי תביעה תלויה ממילא מצומצמת יותר מהתביעה בה היא תלויה, שכן היא מוסיפה לימיטציות נוספות – אלמנטים נוספים – שביחד עם האלמנטים המופיעים בתביעה ההורה, מגדירים את היקף המונופולין. כידוע, כל לימיטציה נוספת מקטינה את היקף המונופולין שניתן, באשר בכדי להפר את הפטנט יש לבצע את שלל הלימיטציות (כלל המוכר בארה"ב בשם The All Limitations Rule).
עם זאת, כבוד הפוסקת קבעה כי על אף האמור, אין מקום להרשות את התיקון. נקבע, כי לאור הוראת סעיף 65 יש להראות מה מטרת התיקון. לעניין זה נקבע:

"בענייננו, סבורני כי אין בתביעה מס' 6 החדשה כדי לעמוד בתנאי סעיף 65 לחוק. אין בהוספת התביעה הנ"ל כדי להבהיר דבר מה שהיה טעון הבהרה או לסלק שגיאה כלשהי בבקשת הפטנט. אף אין בידי לקבל את טענת המבקשת כי יש בהוספת תביעה מס' 6 החדשה כדי לצמצם תביעה מסוימת, אף לא את מערך התביעות בבקשת הפטנט. צמצום תביעות משמעו תביעת חלק קטן יותר מהיקף המונופולין שנתבע במסגרת תביעה או מערכת תביעות כפי שהוגשו במקור. אין בתביעה מס' 6 החדשה כדי להקטין את היקף המונופולין הנתבע בתביעה מס' 1 או במערך תביעות 1-5. שהרי שעה שתתברר ההתנגדות לבקשת הפטנט שבפני (כמו גם במסגרת תביעת הפרה, אם ירשם הפטנט), תיבחנה תביעות אלו בשלמותן, והיקף המונופולין הנתבע בהן לא יושפע כהוא זה מהוספת תביעה מס' 6 החדשה. משמע, אין בתביעה מס' 6 החדשה כדי לצמצם את הנתבע בבקשת הפטנט בהתאם לסעיף 65 לחוק הפטנטים"

מילים אחרות, אף שאין כל ספק כי התיקון אינו מרחיב את המונופול שניתן לבעל הפטנט, בהעדר הוכחה כי הוא מצמצם את ההגדרות הקודמות, אין מקום לקבל את השינוי. עוד נקבע, כי אף העובדה שתביעה מספר 6 המקורית נמחקה אינו מספק דרישה זו, שכן תביעה 6 החדשה אינה בהכרח צימצום שלה, אלא מקימה היקף מונופולין שונה.

נוכח קביעה זו, התקבלה ההתנגדות ביחס להוספת תביעה מס' 6 החדשה. לטובת המתנגדת נפסקו הוצאות בסך 8,000 ש"ח.

בשולי ההחלטה, ציינה הפוסקת הנחיות להגשת בקשות לתיקון פירוט:
"הפרקטיקה הראויה והרצויה, תהא זו במסגרתה המבקש לתקן את בקשת הפטנט יראה במפורש, במדויק ובאופן ברור, ביחס לכל תביעה ותביעה, כיצד עומד התיקון המבוקש באחד (או יותר) משלושת תנאי סעיף 65 לחוק הפטנטים אשר רק בהתמלאם עומדת הזכות לבקש את תיקון הפירוט. בנוסף, כנדרש בסעיף 66 לחוק הפטנטים, על המבקש לפרט כדבעי מדוע אין בתיקון המבוקש כדי להרחיב את היקף התביעות בכללותו או להוסיף לפירוט דברים שלא נזכרו בו מעיקרם. בנוסף, על המבקש לציין מראי מקום מדויקים בפירוט או בתביעות עליהם נסמכים התיקונים המבוקשים. אין לדעתי לקבל עוד בקשות לתיקון פירוט החורגות מהכללים הנ"ל"

על אף זאת יוער, כי אף חלוף הזמן מאז מתן החלטה זו, לא יצא חוזר רשם ברוח זו. עובדה זו ניתן לייחס לעובדה כי רשם הפטנטים הקודם סיים את תפקידו בסוף שנת 2010 ומחליפו טרם מונה.

הערות להחלטה
לכשעצמי, הייתי סבור כי התוצאה צריכה להיות אחרת. כל עוד היקף המונופולין אינו מורחב, כנדרש לפי סעיף 66 לחוק הפטנטים, גם תיקון סט התביעות למטרות אסטרטגיות צריך להיות מותר. אף במקרים קודמים, הותרה פרוצדורה זו.
בארצות הברית מוסד ה-reissue מאפשר לעשות בדיוק זאת. הדין האמריקאי מאפשר להגיש גם בקשה לתקן את הפטנט בכדי לתקן טעות בתביעות, ובכלל אלו אף טעויות שצימצמו יתר על המידה את היקף הפטנט (ר' סעיף 251 לקוד האמריקאי). לאחרונה, נדון מקרה בו הוגשה בקשה לתקן על דרך ההרחבה. ברם, בסופו של התהליך, ביקשו רק להוסיף תביעות צרות יותר. בקשה זו נדחתה ורק ערכאת הערעור הפדראלית הפכה את הדחייה וקבעה, ברוב דעות, כי ניתן להגיש בקשת reissue אף בכדי להוסיף תביעות תלויות נוספות לפטנט (In Re Yasuhito Tanaka (Fed. Cir. 2011)) (וראו הדיווח ב-Patently-O)

נקודה אחת שבה היתה, לטעמי, שגיאה, נגעה לצורה שבה יש להוכיח את הדין הזר. כידוע, הדין הזר הינו עובדה הדרושה הוכחה. ברם, כאשר אין הדין הזר טעון הוכחה, כפי המצב כאשר מבקשים להשתמש בו כמשפט משווה, אין כל צורך להיעזר במומחה לדין הזר. מכאן, שבניגוד לאמור בהחלטה, אני סבור כי אין כל זה נכון לומר כי "הסתמכות על משפט משווה מן הראוי שתעשה בדרך של הגשת חוות דעת מומחה לדין הזר, ולא על-ידי העלאת טיעונים בעלמא". יתכן ושימוש במומחה לדין הזר יוסיף ויהיה משכנע אף יותר, אך אין כל הכרח בכך. במיוחד ראוי לזכור כי שימוש במומחה מעין זה כרוך בהוצאה כספית ניכרת בפני עצמה.

(התנגדות לתיקון פירוט בבקשת פטנט מס' 149567  Schwartz Pharma AG נ'  טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (מיום 16.11.2010))

6

פוסט אורח: הערת פסיקה: התנגדות לבקשת פטנט מס' 136482 תרכובות ברום נ' Albermarle Corporation USA – חלק ראשון

בהחלטה הסופית בהליך שניתנה ביום 7.11.2010 נקט הרשם בצעד יוצא-דופן וקבע כי הסבה לכדי פטנט מוסף מותרת גם לאחר קיבול הבקשה – בניגוד להלכה בת 30 השנה שגרסה כי מדובר בתיקון מהותי שהחוק אינו מאפשר בשלב כזה (ע"ש 47/80 .Monsanto Co נ' מכתשים מפעלים כימיים (לא פורסם)).
מדובר בתפנית מפתיעה מעט גם על רקע ראשית הדעה שהובעה בהחלטת ביניים מיום 20.8.2007
בבקשת הסף שהגישה המתנגדת, וממנה הסתמנה נטייה להחלת ההלכה הישנה גם במקרה הנוכחי (בפסקה 48). יש לשבח אפוא את הרשם על שהיה נכון לשקול את העניין מחדש ולא לדבוק כתוכי בדברי ימי קדם.
מעבר למהלך החריג של הפיכת ההלכה כשלעצמו, מעניין לבחון את ההנמקה שביסודו, המבוססת על שני נדבכים עיקריים: האחד נוגע לפרשנות מהות ההסבה וסיווגה כתיקון, והאחר להשקפה על הליך ההתנגדות ותכליתו.
החלק הראשון של רשימה זו מבקש להצביע על קשיים-לכאורה העולים מנימוקים אלו תוך הצעת טעמים חלופיים מדוע אף על פי כן התוצאה אליה הגיע הרשם מוצדקת ברמה העקרונית.
החלק השני יוקדש לשאלות שהתעוררו במהלך ובעקבות החלטת הביניים, לרבות ההנחיה המינהלית שהולידה המחייבת הודעת מועדי פרסום בקשות-המשך שנתבע מהן דין קדימה (
חוזר רשם מ.נ. 58).

פטנט מוסף ותיקון פירוט
ככלל, מוסד הפטנט המוסף בא לאפשר לבעלי פטנט להגן על שינויים ושכלולים שנוספו לאחר הגשת הבקשה, גם כשאין בהם התקדמות המצאתית כדי לעמוד כפטנט עצמאי. משמעות הבחירה במסלול זה היא קיצור בפועל של תקופת ההגנה, מאחר והפטנט המוסף יעמוד בתוקפו רק כל עוד הפטנט העיקרי שריר וקיים, הגם שתאריך הגשתו מאוחר יותר. הנחת המוצא היא לרוב שמדובר באיחור "פתולוגי", היינו בשלב שבקשת הפטנט כבר קובלה ולא ניתן על כן לכלול בה את התוספות כתיקון במסגרת סעיף 22 לחוק. עם זאת, אין מניעה לבקש פטנט מוסף גם בטרם הפכה הבקשה העיקרית לפטנט, משיקולים אסטרטגיים כאלו או אחרים. שיקול אחד כזה עשוי להיות החשש מהחלת סעיף קטן 23(2) בידי הרשם על הבקשה המתוקנת ודחיית תאריכה למועד התיקון.
עוד יש לזכור כי ביחס לתקופת הביניים שלאחר הקיבול ועד למתן הפטנט, קובע סעיף 29 לחוק כי ניתן יהיה לתקן את פירוט הבקשה רק אם מדובר בסוג התיקונים המותרים לביצוע בפטנט לאחר שניתן. ההגבלות המרכזיות על תיקון כזה מנויות בסעיפים 66-65 לחוק, כדלקמן:

65. זכות לתיקון
בעל פטנט רשאי לבקש תיקון פירוט הפטנט לשם הבהרה או סילוק שגיאה שנפלה בו או לשם צמצום תביעותיו.

66. תנאי לתיקון
הרשם ירשה תיקון, אם שוכנע שאין בו כדי להרחיב את היקף התביעות שבפירוט או כדי להוסיף לפירוט דברים שלא נזכרו בו בעיקרם מלכתחילה; דבר מתן הרשות לתקן יפורסם באינטרנט.

מאחר ובענייננו עסקינן בבקשה שהחלה את דרכה במסלול הרגיל, התעוררה שאלה האם בשלב ההתנגדות, לאחר שהבקשה כבר קובלה, ניתן עוד להסב אותה לבקשת פטנט מוסף. כזכור ההלכה הישנה השיבה על כך בשלילה. מבקשת הפטנט שעתרה להסבה כסעד חלופי (מעין "קו נסיגה" במידה וטענתה שיש בבקשה התקדמות המצאתית תידחה), הציעה לראות בכך "צמצום תביעות" הואיל ותקופת תוקפן תקוצר בכך.
הרשם נעתר למבקשת אולם נימק את בחירתו בדרך שונה (בפסקה 54 להחלטה):

"לא ניתן להתייחס לבקשה לפטנט מוסף כבקשה לתיקון פירוט. אין מקובלת עליי העמדה שהעלתה המתנגדת שבקשה ממין זה לפטנט מוסף הינה בקשה לתיקון פירוט וכי יש להחיל עליה את הוראות החוק הנוגעות לתיקון פירוט. בדיוק כפי שבקשה לחלוקת הבקשה אינה בקשה לתיקון פירוט, כך גם בקשה לפטנט מוסף. בעוד שתיקון הפירוט משנה את תוכנו של הפטנט, הבקשה לקבל פטנט מוסף משנה את מעמדו של הפטנט מבחינת תקופת ההגנה והיחס בינו לבין הפטנט העיקרי". [ההדגשות במקור]

דומה כי בדברים אלה מגלה הרשם בדרך-אגב גם את דעתו, כי הקונסטרוקציה המשפטית שבהצעת המבקשת דלעיל אינה נראית לו.
לטעמי, אף שנראה במבט ראשון שהגיונה של הנמקת הרשם בצידה, עיון מדוקדק יותר חושף בה קשיים מספר, חלקם דיוניים וחלקם מהותיים. בנוסף ניתן לומר כמה דברים לזכות העמדה שהציעה המבקשת לגופה.
ראשית, לשון החוק סובלת את הפירוש כי "צמצום התביעות" יכול שיהא גם בדרך של קיצור תקופתן ולא רק באמצעות הצרת היקפן; פירוש כזה עולה בקנה אחד עם תכלית ההיתר לתיקון, והיא לאפשר פגיעה מידתית בקניינו של בעל האמצאה גם במקרה שפירוטו נוסח באורח רשלני או שנתגלה כי היקפה הראוי הינו פחוּת ממה שסבר לתומו בתחילה (השוו גם עם ההסדרים בסעיפים 185-184 המקנים שיקול דעת רחב לבית המשפט בעת פסיקת פיצויי הפרה, בנסיבות דומות). כמו כן, הוא מתיישב עם התנאי לתיקון שבסעיף 66 רישא, לפיו אין בתיקון משום הרחבת חזית או תוספת חומר חדש.
שנית, הבחנה זו בין תוכן הפירוט לבין מעמדו אינה בהכרח כה פשוטה וחדה כפי שניתן היה לחשוב. כאמור, לעיתים קרובות עשוי פיתוח האמצאה להימשך גם לאחר הגשת הבקשה ואף לאחר הרישום. אחד המקרים השכיחים ביותר הוא תוספות במהלך 12 החודשים מעת הגשת הבקשה הראשונה ועד להגשת בקשות מקבילות תוך תביעת דין קדימה לפי אמנת פאריס. ככל שהתוספות הכלולות בפירוט הינן מהותיות בהשוואה לבקשה שממנה נתבע דין הקדימה, הרי שלפי סעיף 23 יש לדחות את תאריכן (או את תאריך הבקשה כולה) למועד הגשת הבקשה.
ניתן אולי לטעון כי סעיף 23 נוגע רק לתיקונים המאוחרים לתאריך ההגשה, בעוד שכאן מדובר במקרה שסעיף קטן 10(ד) מתיחס אליו – תביעת דין קדימה רק לגבי חלק מהבקשה, המוגבל לקטעי הפירוט שהופיעו בבקשה הראשונה. דא עקא, שהדבר מעורר קושי פרשני ומעשי למול הוראות התקנות 22(ג) ו-26(ב) הקובעות, בהתאמה, כי בעת תיקון שתאריכו נדחה לפי סעיף 23, או תביעת ריבוי דיני קדימה לפי סעיף 10(ב), יש לציין את התאריכים הרלבנטיים בפירוט בשולי הקטעים המתאימים. ביחס לסעיף 10(ד) לא קבע מחוקק המשנה חובת סימון דומה, כפי שהיה מתבקש; שהרי לא סביר שעניין שרירותי כמועד הוספת החומר החדש – היינו אם אירע טרם ההגשה, במהלכה או לאחריה – יעיב על יכולת הרשות לאכוף את הדין המהותי (סעיפים 4, 5 ו-9) בצורה יעילה. נראה על כן שמדובר בהשמטה שבהיסח-הדעת ולא בשתיקה מכוונת.
המסקנה המתחייבת היא אפוא שהסתלקות מדין קדימה ביחס לקטעי הפירוט שאינם זכאים ליהנות ממנו, אף אם נראה בה שינוי "מעמד" הפירוט, גוררת עימה גם את תיקונו ושינוי תוכנו, לכל הפחות מבחינה צורנית.
שלישית, טעם נוסף שהעלה הרשם לתמיכה בהחלטתו היה כי על אף הקיבול, בעת ההתנגדות עדיין מדובר במעמד של בקשה ולכן אין מניעה לכאורה מהתרת ההסבה. זאת, כיוון שהוראות החוק ביחס לפטנט מוסף אינן נוקטות עמדה בנדון – בשונה למשל ממועד חלוקת הבקשה, לגביו נקבע בסעיף קטן 24(א) כי ניתן לבצעה רק עד לקיבול. כפי שהעיר בפניי בצדק עמיתי זיו גלסברג, נימוק זה מעורר קושי במישור הדיוני, הואיל ומשתמע ממנו כי לו היתה המתנגדת משכילה להמתין עד לאחר המתן ולתקוף את תוקף הפטנט רק או-אז באמצעות הגשת בקשה לביטולו, הרי שמסלול ההסבה לפטנט מוסף היה כבר נחסם באותה עת בפני המבקשת והיא היתה מוצאת עצמה מול שוקת שבורה. בכך נוצר תמריץ בעייתי החותר תחת מטרתו של הליך ההתנגדות, למנוע תקלות מהסוג של רישום פטנטים חסרי-תוקף לפני שהן מתרחשות. לא סביר כי לכך כיוון הרשם. פשיטא שקושי זה נפתר אם מאמצים את הצעת המבקשת, המסירה את האבחנה המאולצת-משהו בין המעמד של בקשה שקובלה לבין זה של פטנט שניתן.

הליך ההתנגדות ו"טוהר הפנקס" – חרב או מגן?
חידוש מסקרן נוסף שהוצנע מעט בהנמקת הרשם הוא העוגן הכללי יותר שבחר להצדקת התוצאה, והוא "שינוי התפיסה" הנשקף לשיטתו בפסיקה המאוחרת. לפי גישה זו "הליך ההתנגדות […]משלים את הליך הבחינה המנהלי, במובן זה שהוא נועד לשרת גם את האינטרס הציבורי לטוהר הפנקס". הרשם מצטט, תוך הוספת ההדגשה, מתוך רע"א 2826/04 רשם הפטנטים נ' Recordati Ireland Limited, פ"ד נט(2) 85:

"בית המשפט עמד על מדיניות ליברלית שהונהגה בהיעתרות לבקשות הארכת מועד על-ידי צד המתנגד לרישום הפטנט. צד המתנגד לרישום פטנט עונה, בעצם הגשת התנגדותו, לא רק על האינטרס העצמי שלו, כי אם גם על אינטרס הציבור בשמירת טוהר הפנקסים."

הבחירה במובאה לפיה כביכול בתי המשפט לא יבואו בדקדוקי עניות עם אדם המערער על תוקף פטנט פלוני, בהיותו מעין "תובע ייצוגי" הרב את ריב הציבור בכללו ושעניינו במחיקת פטנטים חסרי-תוקף מהפנקס, נדמית מוזרה מעט בהקשר הנוכחי. במקרה דנן הלא הפגם הדיוני דבק לא במתנגדת כי אם במבקשת דווקא, שעתרה להסבת בקשתה לכדי פטנט מוסף לראשונה רק במסגרת הליך ההתנגדות, ולא טרם הקיבול כפי שאולי ראוי היה שתעשה. כיצד אם כן מתאפשר לה ליהנות מאותה "מדיניות ליברלית" הנהוגה כלפי מי שאמורים להיות, בכוח או בפועל, בעלי פלוגתא שלה? היאך ניתן לתלות זאת ב"טוהר הפנקס"?
נראה כי כאן גלומה אמירה עמוקה יותר ואף ערכית, המציעה תפיסה מתקדמת ומקורית של המושג "טוהר הפנקס", לא רק כחרב המונפת מעל מבקשים ובעלי פטנט למיגור פטנטים חסרי-תוקף, אלא גם כמגן להצלתם מכליה של פטנטים תקפים-בחלקם. תפיסה זו חותרת להשגת איזון ראוי בין האינטרסים המתנגשים של בעל האמצאה, מתחריו העסקיים והציבור בכללו, באופן שיביא להגשמה מיטבית של תכלית דיני הפטנטים: מתן תמריצים הולמים להשקעה במחקר ופיתוח טכנולוגי וחשיפת פירותיהם, כך שהללו יהפכו נחלת-הכלל בסופו של יום.
ניתן לראות זאת כעוד מופע של דוקטרינת הבטלות היחסית שקנתה אחיזה רחבה בשיטת משפטנו בתחומים שונים (ראו למשל סעיף 31 ל
חוק החוזים – חלק כללי). עקרון "טוהר הפנקס" שלרוב מקבל משמעות שלילית ולפיה אין לשייר בפנקס רישום של פטנטים חסרי תוקף, נטען כאן במשמעות חיובית, לפיה יש לאפשר הותרת רישומם של פטנטים העשויים להיות תקפים בשינויים המתאימים.
במילים אחרות – אין לשפוך את התינוק יחד עם מי האמבט, אלא יש להבחין בין החלק הכשיר והחלק חסר התוקף ולתקן את המרשם כך שיכיל מחד רק את מה שראוי (הפן השלילי) ומאידך את כל מה שראוי (הפן החיובי). כדברי הרשם בסיכום החלטתו:

"הנני סבור כי לא תהא זו תוצאה צודקת של הליך ההתנגדות שלא להעניק פטנט כלל למבקשת שעה שהחוק מאפשר לרשם ליתן בגינה פטנט מוסף והמבקשת עצמה מסכימה אף היא לקבל את הפטנט כ"פטנט מוסף" על מגבלותיו ואינה "חומדת" הגנה שאינה מגיעה לה."

לשלמות התמונה יוער כי בארה"ב קיים מנגנון דומה של Terminal Disclaimer, המאפשר התגברות על השגה בדבר חוסר התקדמות המצאתית לעומת פטנט או בקשה קודמים של אותה מבקשת (תופעה הידועה גם בכינוי Obviousness-type Double Patenting), באמצעות קיצור משך הפטנט והעמדתו על התקופה שעד לתאריך פקיעת הפטנט המוקדם מביניהם.