claims ארכיון

0

פוסט אורח: פסיקה בארה"ב: שלילת תוקף מתביעה פונקציונלית כבלתי-מוגדרת בשל החסרת תיאור אלגוריתם לבקרה ממוחשבת מן הפירוט

שרטוט 1 מפטנט '412. Control Device 4

פוסט אורח זה, פרי עטה של שרון, מתייחס לפסיקה אמריקאית חדשה הדנה בהגדרה פונקציונאלית של רכיבי האמצאה שנתבעה בפטנט

בפסק-הדין בעניין Ergo Licensing v. CareFusion 303 שניתן לאחרונה, אישר בית-המשפט הפדראלי לערעורים בארה"ב בדעת רוב את קביעת הערכאה הראשונה כי תביעות הפטנט בהן ננקט המינוח הפונקציונלי "אמצעי בקרה" ("control means") או "אמצעי בקרה ניתנים לתכנות" ("programmable control means") אינן תקפות, מאחר והיקפן לא ניתן להגדרה ברורה ומדויקת בהעדר תיאור של מבנה מתאים במסמכי הפטנט, כדרישת החוק האמריקאי בסעיף 35 U.S.C. § 112.

הכרעה זו נפלה במסגרת הליך הקרוי "Markman Hearing" שהתקיים בין הצדדים כמקובל בתביעות על הפרה בשנים האחרונות ומטרתו בירור הסוגיות המקדמיות של היקף ופרשנות התביעות, על-מנת שניתן יהיה להמשיך ולבחון בשלב הבא האם "המוצר המואשם" אכן נופל בגדרן.

האמצאה במוקד הסכסוך נוגעת למערכת עירוי נוזלים לגוף מטופל, כשהללו מוזרמים אליו במקביל ממקורות שונים ונמדדים עצמאית כך שמתאפשר שחרור של כל אחד מהם בקצב אחר. השליטה בכל מקור מתבצעת על-ידי אמצעי כיוונון, המחוברים בתורם ליחידת בקרה מרכזית המאפשרת הפעלה בררנית שלהם.

לקריאת המשך המאמר »

9

פוסט אורח: תביעות פונקציונליות בפטנטים

(cc by-nc-sa efilpera)

פוסט אורח זה שנכתב על ידי שרון מוקדש לסקירה כללית על הנושא של תביעות פונקציונליות בפטנטים ויחס הדין הישראלי כלפיו, בעקבות ההחלטה העדכנית של ערכאת הערעור הפדראלית בארה"ב בעניין Ergo Licensing v. CareFusion 303 אשר תידון בהמשך ברשימה נפרדת פרי עטה של שרון.

תביעות פונקציונליות בפטנטים, או תביעות המוגבלות בתוצאה כפי שהן מכונות לעיתים בספרות המשפטית, היו ומוסיפות לעמוד במוקדן של התדיינויות משפטיות רבות עוד החל משנות ה-30 של המאה הקודמת לפחות, ודומה כי הנושא עודנו רחוק מהתבהרות והתייצבות.

ביטויים, מונחים או הגדרות הינם "פונקציונליים" שעה שהם באים לתאר רכיב מסוים שלא באמצעות מניית תכונותיו המבניות כי אם על-ידי התוצאה או ההשפעה התפקודית אותה הוא נועד להשיג.

לקריאת המשך המאמר »

0

חוזר רשם: יבוטל נוהג הוספת "הצהרת הסתלקות" בבקשות לפטנט

רשות הפטנטיםחוזר רשם חדש פורסם ובו רשם הפטנטים קובע כי מעתה מבקשי פטנט לא יידרשו להוסיף "הצהרת הסתלקות" המבהירה אלו חלקים מן הפירוט אינם נופלים בגדר האמצאה מוגנת הפטנט.

לקריאת המשך המאמר »

1

פסיקה: מעכשיו, יהיה קשה יותר להוכיח inequitable conduct

ערכאת הערעור הפדראלית דנה בהרכב מלא (en banc) באחת מטענות ההגנה הפופולאריות ביותר: התנהלות לא הגונה (inequitable conduct). הגנה זו נובעת מדיני היושר (equity), בדומה למניעות, השתק או שיהוי. הגנה זו שמה דגש לא על התנהלותו של מפר הפטנט למול הזכות המשפטית, אלא על התנהלותו של בעל הפטנט בהשיגו את הזכות הזו. במהותה, ההגנה קובעת כי התנהלות לא ראויה תמנע מבעל הפטנט להינות מפירות התנהלותו, קרי הפטנט.

ראוי לשים לב, מדובר בטענה מחרבת פטנטים. כלומר, בניגוד לטענה כי תביעה זו או אחרת אינה חדשה או נעדרת התקדמות המצאתית, שמשמעותה כי תביעה זו תתבטל, כאן די לנו בהתנהלות לא הגונה ביחס לתביעה אחת כלשהי בכדי למנוע את יכולת האכיפה של הפטנט כולו.
בכדי שטענת הגנה זו תתקבל במשפט בגין הפרת פטנט, על הטוען אותה להראות כי בעל הפטנט ביצע תרמית כלפי משרד הפטנטים והסתיר מידע חיוני במהלך בחינת הפטנט. טענת הגנה זו הפכה לכלי שימושי במהלך השנים, ולפי האמור בפסק הדין כ-80% מהליכי ההפרה כוללים גרסה כזו או אחרת שלה. נוכח האמור, בית המשפט החליט להבהיר את הסטנדרטים לפיהם יש לבחון את הטענה, והוא העלה אותם עד מאוד בהחלטה זו.
שתי רגלים יש לה לטענת ההתנהלות הלא הגונה. הרגל האחת, דרישת כוונה – דורשת כי בעל הפטנט ירצה להטעות את משרד הפטנטים. הרגל השנייה, דרישה שהמידע שהוסתר הינו מידע מהותי.
בית המשפט ביטל הלכה קודמת לפיה מדובר בדרישות הקשורות זו בזו, כך שמקום בו המידע מהותי דיו, ניתן להגמיש את דרישת הכוונה. כלומר, מעתה והלאה, אין עוד אפשרות לקבוע התנהלות לא הגונה כאשר ההתנהלות היתה רשלנית כך שהיה על בעל הפטנט לדעת כי עליו לספק את המידע, אלא נדרש שבעל הפטנט רצה בכוונת מכוון להסתיר את המידע.
בית המשפט הוסיף והקשיח את דרישות הגנה זו בקובעו כי אף לעניין מהותיות המידע שהוסתר, אין די כי המידע יהיה קשור לתביעה זו או אחרת בצורה כלשהי, אלא עליו להיות מידע שיש בו כדי לבטל את אחת התביעות. כלומר, אם יתברר כי המידע שהוסתר לא היה משנה את תוצאות הליך בחינת הפטנט, הרי שהגנה זו לא תעמוד. ודוק. אפילו המידע הוסתר בכוונה ובזדון, ומתוך חשש שהדבר יפגע בבחינת הפטנט, בית המשפט לא יכריז כי היה בכך התנהלות לא הגונה. עם זאת, ולאור פסיקת בית המשפט העליון, במקרים קיצוניים ויוצאי דופן, די בהתנהלותו של בעל הפטנט כדי למנוע ממנו לאכוף את הפטנט, וזאת כחלק מהגנת ניקיון הכפיים. דרישה זו, המכונה "but-for" דורשת קשר סיבתי בין העדר קיומו של המידע בפני בוחן הפטנטים לבין קיבול הפטנט כפי שנתבקש. כלומר, על בית המשפט לקבוע כי בוחן הפטנטים היה דוחה לפחות תביעה אחת אילו היה נחשף למידע שהוסתר ממנו.

עוד ראוי לציין, כי ישנן דרישות דיוניות וראייתיות הנגזרות מאופי הטענות המועלות במסגרת טענת הגנה זו. כך, על כתב בי-הדין לפרוט ולדקדק בפרטים הנוגעים לתרמית הנטענת. יתרה מכך, ישנה דרישה ראייתית להוכיח את טענת התרמית  במידה מוגברת, ולא במאזן ההסתברויות, כפי הנהוג במשפט אזרחי בדרך כלל.

ובאשר למקרה הפרטני שנדון, דובר היה במקרה שעשה גלים בעולם הפטנטים. בית המשפט קבע שהעובדה שלא חשפו בפני רשם הפטנטים האמריקאי את התכתבויות עם משרד הפטנטים האירופאי (EPO) שנגעו לאחד מפרטי הידע הקודם, הצדיקה למנוע את אכיפת הפטנט.
למדקדקים בפרטים אוסיף, כי ניתן תצהיר למשרד הפטנטים האמריקאי, ובו נטען אודות האופן בו בעל מקצוע מיומן היה קורא פטנט מאן דהוא. לימים התברר, כי למשרד הפטנטים האירופאי בעל הפטנט מסר, בהזדמנות אחרת, ובקשר לבחינתה של בקשת פטנט אחרת, כי בעל מקצוע מיומן היה קורא את אותו פטנט בצורה אחרת.
עתה קבעה ערכאת הערעור, כי לאור הסטנדרטים המעודכנים אותם הציבה, יהיה לבחון את העניין הפרטני מחדש. בפרט, יש לבחון האם מדובר ברשלנות או במעשה מכוון, וכן האם המידע שהוסתר הינו מהותי, לאור מבחן ה-but-for שנקבע.

1

פסיקה: הפרת פטנט במשותף – רק על ידי יד מכוונת אחת

פסק דין של ערכאת הערעורים הפדראלית חוזר על ההלכה (בה דנתי בעבר) כי בכדי להפר תביעה של תהליך יש לבצע את כל השלבים של התהליך על ידי יישות אחת או על ידי מי שמונחה ונשלט על ידי היישות הזו. דרישה זו מחייבת את עורכי הפטנטים לדאוג לניסוח הולם של תביעות הפטנט, שכן ייתכנו מצבים בהם הפטנט לא יוכל להיות מופר כלל.
כך קרה במקרה שהגיע לפתחו של בית המשפט הפדראלי לערעורים. פטנט אמריקאי שמספרו 6,757,898 מגדיר, בתביעה 1, את המונופולין עליו הוא משתרע באופן הבא:

A method of automatically and electronically communicating between at least one health-care provider and a plurality of users serviced by the health-care provider, said method comprising the steps of: 

initiating a communication by one of the plurality of users to the provider for information, wherein the provider has established a preexisting medical record for each user; 

enabling communication by transporting the communication through a provider/patient interface over an electronic communication network to a Web site which is unique to the provider, whereupon the communication is automatically reformatted and processed or stored on a central server, said Web site supported by or in communication with the central server through a provider-patient interface service center; 

electronically comparing content of the communication with mapped content, which has been previously provided by the provider to the central server, to formulate a response as a static or dynamic object, or a combined static and dynamic object; and 

returning the response to the communication automatically to the user's computer, whereupon the response is read by the user or stored on the user's computers 

said provider/patient interface providing a fully automated mechanism for generating a personalized page or area within the provider's Web site for each user serviced by the provider; and 
said patient-provider interface service center for dynamically assembling and delivering custom content to said user.
כפי שניתן להתרשם, הצעד הראשון אינו צעד המבוצע על ידי המערכת עצמה, אלא על ידי המשתמשים במערכת זו. כיוון שכך, ומאחר והמשתמשים אינם מחוייבים לבצע צעד זה, לא ניתן לומר כי מי שמפעיל את המערכת מבצע בעצמו או מנחה/שולט באחרים לבצע את הצעד הראשון. מכאן, שאין הפרה של שיטה זו. בית המשפט הדגיש כי לא די בעידוד (inducement) של המשתמשים לבצע את הצעד המפר. מתן אפשרות גישה, לכשעצמה, אין בה די בכדי לקבוע שליטה/הנחייה (direction or control).
בית המשפט הוסיף והדגיש כי התוצאה במקרים כאלו היא קשה, אך מוצדקת. נקבע, כי בניגוד לדיני הנזיקין, שם מעוולים במשותף נחשבים כמי שעיוולו אף בהעדר שיתוף פעולה או יד מכוונת אחת, הרי שבפטנטים בעל הפטנט הוא שמגדיר את תחום המונופולין שלו בעצמו תוך שרטוט קווי הגבול בין המותר לאסור. כיוון שכך, יש הצדקה לתוצאה הפוגעת בו, מקום בו הוא יכל להתחמק מהנזק על ידי ניסוח זהיר ונכון של התביעות. זאת, בניגוד למצב בדיני הנזיקין, המתייחסים למצב שבו לנפגע אין כל שליטה על הגדרת העוולה, והשארתו ללא כיס להיפרע ממנו אינה תוצאה צודקת.
עם זאת, דעת המיעוט סברה כי הפסיקה המוקדמת בעניין זה מחייבת וקובעת תוצאה הפוכה. דעת המיעוט קראה לדיון נוסף בפאנל מלא (en banc) בכדי להכריע בסוגיה הזו, שכרגע, לשיטתה, יש לגביה הכרעות סותרות.
(מקור: Patently-O)
2

פיילוט חדש ברשם הפטנטים האמריקאי: בחינת פטנט במסלול המהיר

משרד הפטנטים האמריקאי (USPTO) הודיע על פיילוט חדש לבחינה מהירה של בקשות פטנט. המשרד מתעתד לייצר שלושה מסלולים שונים: הראשון, מסלול מהיר; השני, מסלול רגיל; והשלישי, בחינה מעוכבת.

יריית הפתיחה תהיה ברביעי במאי (4.5.2011) ותאפשר ל-10,000 להגיע למסלול המהיר, לניסיון ראשון.

בחינה במסלול המהיר אמורה להסתיים תוך 12 חודשים לאחר כניסת הבקשה לפטנט למסלול זה. לא, הכוונה אינה בהכרח שתוך 12 חודשים ינתן פטנט, אלא שזכותו של המבקש לבחינה תמוצה בתקופה זו. האירועים שמסמלים את סיום הזכות, ומשכך יחשבו "סיום הבחינה" לעניין זה הם: קיבול הבקשה, דחייה בסטטוס סופי (שמחייב תשלום אגרה נוספת בגין חידוש הבחינה), ערעור על החלטת בוחן או זניחת הבקשה. כםי שבוודאי ברור לכל, עיקר הבקשות יסתיימו עקב דחיות סופיות, ומכאן שהבחינה בהם תוכל להימשך עוד זמן רב. עם זאת, כיום זמן ההמתנה הממוצע עד לקבלת התייחסות של בוחן לבקשת פטנט הוא 24.5 חודשים (נכון להיום, לפי ה-Dashboard), כך שעדיין מדובר בשיפור משמעותי.
בכדי לזכות בבחינה במסלול המהיר, על המבקש לעמוד במספר תנאים מצטברים:

  1. הבקשה צריכה להיות בקשת הפטנט הראשונה שתובעת את ההמצאה (ללא שימוש בדין קדימה) ולא להוות שלב לאומי של בקשת PCT. בנוסף, הבקשה צריכה להיות מלאה וללא חלקים חסרים כבר מראשיתה.
  2. ישנה מגבלה על מספר התביעות: עד 4 תביעות בלתי תלויות, לא יותר מ-30 תביעות בסך הכל וללא תביעות עם תלות מרובה (multiple dependent).
  3. יש להגיש ביחד עם הבקשה לפטנט גם בקשה לבחינה מהירה, יחד עם תשלום האגרה המתאימה. מדובר באגרה נוספת בסך של 4,000 דולר. בשלב זה אין הנחה לממציאים קטנים (small entity), אך על פי ההודעה, המשרד מתכוון להעניק הנחה בסך 50% באגרה למי שזכאי לסטטוס זה.

עוד, יש להדגיש, כי המסלול המהיר אינו רלוונטי למדגמים (Design Patents).

בתחילה, המסלול השלישי (בחינה מעוכבת) לא יהיה זמין. מסתמן כי מסלול זה ייועד למי שמעוניין לדחות את תשלום האגרות, בכדי לאפשר למבקש הפטנט לדחות את ההחלטה האם יש טעם בקבלת פטנט מסיבות כלכליות.

והערה נוספת. גם רשות הפטנטים הישראלית יצאה ביוזמה דומה, אך זולה בהרבה.

(מקור: ההודעה הרשמית; התקנות המוצעות)

4

שירבוטי גוגל מוגנים בפטנט


ביום 22.3.2011 הונפק לגוגל פטנט אמריקאי חדש שכותרתו "Systems and methods for enticing users to access a web site". הפטנט, שמספרו 7,912,915 ניתן לגוגל לאחר עשור של הליכי בחינה, מתייחס לשירובטי גוגל – google doodle בלעז – אותן גרסאות ללוגו של גוגל המיועדות לאירועים מיוחדים.

תביעה מספר 1 מתייחסת למוצר תוכנה כדלהלן:

1. A non-transitory computer-readable medium that stores instructions executable by one or more processors to perform a method for attracting users to a web page, comprising:

  • instructions for creating a special event logo by modifying a standard company logo for a special event, where the instructions for creating the special event logo includes instructions for modifying the standard company logo with one or more animated images; 
  • instructions for associating a link or search results with the special event logo, the link identifying a document relating to the special event, the search results relating to the special event; 
  • instructions for uploading the special event logo to the web page; instructions for receiving a user selection of the special event logo; and 
  • instructions for providing the document relating to the special event or the search results relating to the special event based on the user selection. 

לפי הפרסומים (וכאן), הבקשה הוגשה שלוש שנים לאחר שגוגל עצמה החלה להשתמש בשירבוטים באתר הבית שלה. האם זה מעיד על בעיה? לא בטוח, כי אולי בתחילה זה היה מבוצע בצורה ידנית ולא כמו שנתבע בפטנט, אבל בהחלט יתכן.

כך או כך, לי זה נראה מסוג ההמצאות שגם אם הן חדשות הן בהחלט לא בעלות התקדמות המצאתית. אבל היי, אם לגוגל לקח עשור לשכנע בוחן, אז אולי בסוף גם אני אשתכנע…

0

מבוא התביעה: מגביל או לא מגביל?!

איזו משמעות, אם בכלל, ראוי לתת לאלמנטים המופיעים במבוא של תביעה של פטנט? – זו השאלה שנשאלה ערכאת הערעור של בית המשפט הפדראלי בעניין American Medical Systems, Inc. v. Biolitec, Inc. (Fed. Cir. 2010).

כזכור, תביעות הפטנט (המכונות Claims בלעז) מגדירות את היקף המונופולין שניתן לבעל הפטנט. ברם, לא כל חלקי התביעה זהים. כלל, תביעה הינה משפט אחד ארוך, המתחיל באות גדולה בתחילתו ומסתיים בנקודה בסופו, ככל שאר המשפטים בשפה האנגלית. תחילתה של התביעה במבוא ובו הצגה של המחלקה אליה משתייכת התביעה.
סעיף 101 קובע:
Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.
סעיף זה מגדיר מחלקות של סוגי המצאות בהן המחוקק האמריקאי מכיר לשם קבלת פטנט. מחלקות אלו הן: תהליך (process), מכונה (machine), תוצר (manufacture) או הרכב חומרים (composition of matte). בתחילתה של תביעה מופיע המבוא – Preamble בלעז ובו מוצגת ההמצאה ממעוף הציפור.

כך למשל, בפטנט על תוכנה יכול שהתביעה תיפתח במבוא הקובע: עניין לנו בתהליך לעיבוד תמונה. תביעה אחרת יכול שתתיחס למערכת לעיבוד תמונה הכוללת מעבד וזיכרון שעל גביו מוטבעות הוראות למעבד. תביעה שלישית יכול שתדבר בתוצר תוכנה. לעיבוד תמונה. המבוא, אם כן, מתייחס לקטגוריה של ההמצאה הנתבעת (ראו גם, דיון במונח המצאת תוכנה).
בתי משפט התחבטו בשאלה האם אלמנטים המופיעים במבוא משפיעים על היקף התביעה או שמא הם רק מגדירים את המחלקה הרלוונטית להמצאה. כך למשל בשלוש הדוגמאות שהבאתי מעלה הגדרתי כי השיטה, המערכת או התוצר נועדו לצורך מסוים – עיבוד תמונה. ברם, מה ייקרה אם ההמצאה שלי ניתנת ליישום מעשי גם לצרכים אחרים? ניקח כדוגמה את המערכת – מה ייקרה אם אותה מערכת, כפי שהיא מתוארת בשאר האלמנטים המופיעים בתביעה, ניתנת לשימוש גם ביישומים אחרים – האם אז מדובר בהפרת הפטנט או לאו?
בית המשפט האמריקאי הכריע כבר בעבר כי על דרך הכלל, המבוא אינו מגביל את היקף המונופולין. עם זאת, במקרים בהם המבוא מאזכר אלמנט מבני או צעד שהם מהותיים להמצאתי או שהוא נדרש בכדי להפיח רוח חיים בתביעה, המבוא עשוי לצמצם את היקף הפטנט.
כאשר המבוא אינו אלא מציין בשנית אלמנטים שממילא מופיעים בשאר חלקי התביעה, אין מדובר בלימיטציה נוספת שצריכה להיבחן בשאלות של הפרת פטנט ושל תקפות הפטנט.
במקרה הנוכחי, נקבע, בדעת רוב, כי המבוא לא ציין אלא שם תיאורי-דיסקפרטיבי של ההמצאה אשר מתוארת במלואה בגוף התביעה. כיוון שכך, התביעה אינה מוגבלת על ידי האלמנט שהופיע במבוא.
השופט דייק, בדעת מיעוט, הציע כי הגיעה העת שבית המשפט יהפוך את ההלכות הישנות ויכניס וודאות למערכת הפטנטים. לשיטתו, אין כל יתרון באפשרות שניתנת למבקש פטנט להכניס אלמנטים לתביעה ולאחר מכן להתעלם מהם. ההגינות מחייבת כי בעל הפטנט ייתפס במילתו – והרי התביעות אינן אלא תיאורו שלו את ההמצאה – ויהיה מחוייב למילים אותן רשם מלכתחילה.
לטעמי, אגב, דעתו של השופט דייק נכונה וממצה. עם זאת, ראוי לציין כי במידה ומבקש הפטנט יתלה, במהלך הבחינה, על אלמנט המופיע במבוא בכדי להראות נקודת חדשנות למול הידע הקודם, אזי הוא ממילא יהיה מושתק מלהעלות טענה כי לאלמנט זה אין משמעות לאחר מכן.
הערה נוספת – לעיתים דווקא בעל הפטנט יבקש להוסיף לימיטציות בכדי לצמצם את היקף הפטנט. תופעה זו מתרחשת כאשר מתמקדים בשאלה התקפות (validity) של הפטנט. במקרה כזה, בעל הפטנט ייטען לפרשנות מצמצמת של היקף הפטנט בכדי שהידע הקודם לא ייפול בתוך הגדרת התביעה. אף שאני סבור כי אין לדעת באיזה צד יימצא עצמו בעל הפטנט – בצד המעוניין בצימצום או בצד המעוניין בהרחבה – ראוי כי התשובה תהיה ודאית מלכתחילה. כיוון שכך, ולאור העובדה שהמבקש או אשר כותב את תביעותיו, מוטב היה לו המבוא היה מחייב.
0

פטנט חדש לפייסבוק – דירוג תוצאות חיפוש לפי הקשר חברתי

עוד פטנט לפייסבוק. ב-31.8.2010 הם ניתן לפייסבוק פטנט ארה"ב US7,788,260 שכותרתו "Ranking search results based on the frequency of clicks on the search results by members of a social network who are within a predetermined degree of separation ". בתרגום חופשי – דירוג תוצאות חיפוש בהתבסס על תדירות הלחיצות על ידי חברים ברשת חברתית הנמצאים במרחק חברתי מוגדר מראש. למותר לציין כי מדובר בפטנט על תוכנה.

הפטנט מתאר שימוש בהקשרים החברתיים של משתמש בכדי לדרג בעבורו תוצאות חיפוש – בין אם תוצאות אורגניות ובין אם תוצאות ממומנות – בהתבסס על העדפותיהם של חבריו.
תביעות הפטנט, כהרגלן, צרות בהרבה. למשל, הן דורשות כי יהיה גם שימוש בתג ויזואלי שיוצג ליד תוצאות חיפוש אם מדובר בתוצאות רלוונטיות נוכח התנהגותם של חברי הרשת החברתית של המשתמש.
לטעמי, ומבלי להידרש לשאלת תקפותו של פטנט זה, מדובר במונופולין רחב למדי שיכול לשמש את פייסבוק בתחרות אם רשתות חברתיות אחרות. כמו כן, נדמה לי שמדובר במקרה מובהק שבו הפטנט יכול להתאים גם לגופים שאינם בתחרות ישירה עם הרשת החברתית של פייסבוק ובראשם מנועי החיפוש. פייסבוק יכולה להשתמש בפטנט זה בכדי לייצר זרם הכנסות בגין רישיונות לגופים אלו.
לקריאה נוספת: SFGate.
0

פסיקה: תגלית חדשה לגבי מוצר ידוע – אינה מצדיקה מתן פטנט

עמדתי בבלוג זה לא אחת על כך שתביעות הפטנט מגדירות את המונופול המוענק לבעל הפטנט. כיוון שכך, על כל תביעה בפטנט (claim בלעז) להיות חדשה ובעלת התקדמות המצאתית לכשעצמה.

מילים אחרות – תביעה למוצר צריכה להגדיר אלמנטים מבניים (מלשון מבנה, structure) שלא נמצאו יחדיו במוצר בעבר ושצירופם יחדיו לא היו מובנים מאליהם לבעל מקצוע ממוצע בתחום; ואילו תביעה לתהליך צריכה להגדיר צעדים שלא נמצאו יחדיו בשיטה ושאף איגודם אינו מובן מאליו ויש בו משום התקדמות המצאתית.
בעניין התנגדות לבקשת פטנט מס' 140901 כהן נ' התעשיה הצבאית לישראל בע"מ (12.8.2010) הומחשה דרישה זו. בקשת הפטנט שנדונה שם עסקה בשריון מורכב משלוש שכבות ושנועד לפזר אנרגיה קינטית מקליעים. כבוד סגן הרשם קבע כי צירופם של האלמנטים המבניים המרכיבים השיריון, כפי שנתבעו, היה ברור מאליו, וזאת על סמך עדויות מומחים. עם זאת, כבוד סגן הרשם הודה בחוסר יכולתו להכריע באשר לשאלה אם בעל מקצוע מיומן היה יודע לצרף את אחד האלמנטים המבניים לשם השגת המטרה בה הבחין הממציא:
"השאלה היחידה לגביה לא הצלחתי להכריע, היא האם עטיפת שכבות שריון בטקסטיל, ובפרט בקבלר, שימשה בתחום האמצאה כאמצעי לצורך מניעת היפרדותן של השכבות לאחר פגיעה של קליע בשריון. דהיינו לא לצורך אחסנתם, ולא לצורך שמירתם אלא דווקא, כפי שטוענן המבקש בבקשתו ובסיכומיו לצורך עמידת השריון בפגיעות חוזרות של קליעים, לאחר הפגיעה הראשונה."
סוגיה זו לא הוכרעה, ואף על פי כך נקבע כי אין באמצאה התקדמות המצאתית. תגלית בדבר יתרון נוסף – הגם יתרון שלא היה ידוע קודם לכן – אינו מצדיק מתן מונופול על מוצר שהיה קיים בעבר. ובלשון סגן הרשם:
"השכל הישר מחייב גם הוא קבלתה של טענה זו. בקובעי כי שריון העשוי שלוש שכבות בעלות קושי יורד ועטוף בטקסטיל מוספג, היה בתחום השגתו של בעל המקצוע הממוצע, שוב אין חשיבות לשאלה האם ידע או התכוון אותו בעל מקצוע למנוע גם הפרדות השכבות לאחר פגיעה או שיתרון זה נעלם מעיניו. לא למותר להדגיש בעניין זה כי אין לנו עניין במוצר שהוא חדש או שונה או בשימוש שהוא חדש או שונה. מדובר באותו המוצר המשמש לאותה מטרה, אלא שהמבקש טוען כי הוא מצא יתרון נוסף שלא היה ידוע אודותיו קודם לכן. "
תפיסה זו מתיישבת היטב עם כך שפטנט אינו ניתן בגין תגלית, חוק טבע או רעיון אבסטרקטי. עצם גילוי אמת כלשהי – חשובה ככל שתהיה – אין בכך כדי להצדיק מתן בלעדיות על מה שהיה כבר חלק מנחלת הכלל.
בכדי להתגבר על קושי זה, היה על הממציא להגביל את תביעתו כך שהתגלית שגילה במוצר הלא-פטנטבלי תגדיר מוצר חדש. כך למשל, כפי שהובהר בהחלטה – יכול שאופן עטיפת השיריון שונה מבחינה טכנית ממה שהיה ידוע ומובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע.
בעניינו של הממציא הזה ושל אמצאה זו, הוחלט כי אין מקום להעניק פטנט. גם כיוון שהוא לא תיקן את התביעות במהלך ההתנגדות ולאורה והמשיך וביקש לנכס לעצמו מונופול על תביעות חמדניות, אך גם כיוון כי מבחינה עובדתית לא הוכחו כל העובדות הדרושות לעניין.
עם זאת, ישנם מקרים בהם ניתן לקבל הגנה פטנטית גם בגין אמצאה שמנצלת מוצר שהיה ידוע גם בעבר. הדוגמה המובהקת לכך נמצאת בעולם התרופות – שם ניתן לקבל הגנה פטנטית על חומר פעיל ידוע שהתגלתה בו תכונה חדשה המטפלת במחלה חדשה. כך, אם תרופה פלונית הידועה כמשכחת כאבים מתגלה כטיפול יעיל ואפקטיבי לנשירת שיער, ניתן יהיה לקבל הגנה מסוימת על התגלית הזו. לשם קבלת מונופול על שימוש חדש שכזה, על התביעה להיות מנוסחת בצורה כזו שתגדיר גם את השימוש החדש כחלק מהלימיטציות שבה.
ההכרה בתביעות לשימוש חדש דורשת איזון בין אינטרסים נוגדים: מחד, עידוד מחקר ושיתוף מידע; ומאידך, מניעת פגעה בנחלת הכלל. בישראל, איזון זה בא לידי ביטוי בהכרה בתביעות מסוימות לשימוש חדש, אך לא בכולן (ראו חוזר רשם מ.נ. 30).
2

ניסוח פונקציונאלי של תביעות

היקף המונופול שמוענק לבעל הפטנט, כידוע, מוגדר על ידי תביעות הפטנט (claims). התביעות – מטרתן לזהות באופן ברור ומדויק את ההמצאה כשירת הפטנט המתוארת במסמך הפטנט, בכדי שלציבור תינתן התראה ראויה על תחום הקניין של בעל הפטנט – תחום שהציבור מנוע לחדור אליו ללא הסכמת בעל הפטנט.

כפי שכבר ציינתי בפוסטים קודמים, ישנם סוגים רבים של המצאות. יש המצאות שהן תהליך המורכב ממספר צעדים ויש שהן מוצר, המורכב מאלמנטים מבניים המגדירים אותו. ברם, לעיתים רבות התביעות נכתבות בשפה שהיא פונקציונאלית ואינה כוללת את הצעד או את האלמנט המבני שגורם לתוצאה. כך למשל, במקום לתבוע כי במכשיר יש מודם סלולארי, אפשר לתבוע דווקא כי הוא מכיל אמצאי המאפשר תקשורת אלחוטית.
הקורא בוודאי יבחין כי לשון הנעזרת בשפה פונקציונאלית היא רחבה בהרבה מזו המגדירה באמצעים מבניים את ההמצאה. הדבר ברור ובולט אף בדוגמה שהבאתי, שהרי מודם סלולארי הוא ללא ספק אמצאי המאפשר תקשורת אלחוטית, וככל שיש אמצאים אחרים המאפשרים תקשורת אלחוטית, כדוגמת משדר גלי רדיו או גלים אחרים, ואף רמקול המגביר גלי קול, הרי שהם יכללו במסגרת השפה הפונקציונאלית.
ברם, החוק הישראלי והחוק האמריקאי קובעים דווקא כלל המצמצם בצורה משמעותית את היקף התביעה. יוער, כי החוק האמריקאי שונה בעקבות פסק דין שבו נקבע כי שפה פונקציונאלית אינה מדויקת דיה (indefinite). קביעה זו, יש להדגיש, מובילה למסקנה שהפטנט אינו מגדיר מפורשות את ההמצאה הנתבעת, ומשום כך עליו להתבטל.
כיום, סעיף 112 לחוק האמריקאי, פסקה שישית, קובע:
An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.
בצורה דומה, סעיף 13(ב) לחוק הפטנטים הישראלי קובע:
ניתן לבטא בתביעה יסוד מיסודותיה של האמצאה כאמצעי או כצעד לעשיית פעולה מסויימת ואין צורך לפרט את המבנה, החומר או הפעולות הדרושות לעשייתה של אותה פעולה; רואים תביעה שבוטאה כאמור כאילו פורטו בה המבנה, החומר או הפעולות הנוגעות בדבר כפי שתוארו בפירוט.
סעיפים אלו קובעים כלל לפיו אף ששפת התביעה אינה מתארת את האלמנט המבני, החומרי או את הפעולה שיש לבצע, רואים אותה ככוללת את שלל המבנים, החומרים והצעדים המבצעים את הפונקציה הרלוונטית, כפי שפורטו בתיאור הפטנט. כך, אם נשוב לדוגמה הקודמת, במצב שבו תיאור הפטנט מתאר שימוש במודם סלולארי בלבד, הרי ששני הניסוחים האפשריים- זה המשתמש באמצעי לביצוע פונקציה וזה המתייחס מפורשות למודם סלולארי – זהים הם בהיקפם. ככל שהתיאור יפרט מנעד רחב יותר של אמצעים, כך היקף התביעה יהיה רחב יותר.
סעיפים אלו, המתייחסים לצורת פרשנותן של תביעות המכונות Means-Plus-Function, קובעים כלל פרשנות מצמצם לניסוח מעין זה. על דרך הכלל, כללי פרשנות התביעות אוסרים על ייבוא לימיטציות מתוך הפירוט אל התביעות, אם אלו אינן מופיעות בתביעות או מתחייבות נוכח הצהרות בעת הבחינה, הגדרות בפטנט או הידע הקודם כפי שהובן על ידי בעל מקצוע מיומן בתחום. כלל פרשנות תביעות ה- Means-Plus-Function הינו חריג בוטה לכלל האמור, אשר אינו רק מתיר, אלא אף מחייב, ייבוא של פרטי מימוש מהתיאור לתוך לב-לבו של הפטנט, לתביעות.
לטעמי, מוטב להימנע משימוש בשפה הנתונה להוראות סעיפים אלו. זאת כיוון שעם כל הרצון הטוב, לעיתים רחוקות בלבד יכול מנסח הפירוט לכלול את כל האפשרויות השונות. לרוב יהיו מימושים מסוימים שישכחו מלבו או שהוא לא יהיה מודע אליהם. מכיוון שכך, מוטב להשתמש בשפה שאינה פונקציונאלית ככל שהדבר ניתן.
אף כאשר אין ברירה אלא להיעזר בשפה פונקציונאלית, כפי שקורה לא אחת בפטנטים על תוכנה, הרי שעדיף להשתמש בניסוח השונה מצורת האמצאי-פלוס-פונקציה. הרי – מה היא המקדחה, אם לא אמצעי לקידוח? משאבה היא אמצאי לשאוב; receiver הוא בסך הכל means for receiving. דוגמאות מסוג זה אינן חסרות, ואף שנדמה שההבדלים בין הניסוחים הם סמנטיים, הרי שהמחוקק יצר הבדל משפטי בהיקפה של תביעה הנתבעת בצורה אחת לעומת תביעה המנוסחת בצורה שנייה. הפסיקה האמריקאית הפעילה בעקביות את הוראות סעיף 112 וחיפשה אחר מבנים מקבילים בפירוט כאשר ננקטה שפת Means for function, ואף לעיתים כאשר ננקטה שפה של Means to function. עם זאת, כאשר מדובר בשם רכיב הרומז על הפונקציה המבוצעת, דוגמת reciever, הפסיקה האמריקאית נוטה שלא להפעיל את הוראות סעיף 112 ולהצר את תחום היקף התביעה.
אף שבישראל, ככל הידוע לי, סוגיה זו טרם הובאה להכרעה, אני סבור כי הדין הוא דומה. אעיר עוד כי אף שישנו הבדל מהותי בין שפת החוק האמריקאי בסעיף 112 ובין זו של ההסעיף הישראלי – והכוונה לכך שסעיף 112 מקים הגנה למבנים שמתוארים בפירוט וכן למבנים אקוויולנטיים להם, ואילו הסעיף הישראלי מתייחס רק למבנים המפורטים, הרי שמידת ההגנה שניתנת היא זהה. בעוד בארצות הברית זכות הפטנט נותנת הגנה להמצאה, כפי שהיא מוגדרת בתביעות, הדין הישראלי מקים הגנה כנגד ניצול של עיקר ההמצאה "בין בדרך המוגדרת בתביעות ובין בדרך דומה לכך שיש בה, לנוכח המוגדר באותן התביעות, עיקר האמצאה שהיא נושא הפטנט" (סעיף 49 לחוק הפטנטים). כלומר, ההגנה מפני מפר זהה בישראל ובארצות הברית, ככל שמדובר בתביעות Means-Plus-Function, שכן מי שישתמש במימוש דומה של אלמנט זה עד כדי אקוויוולנט יבצע את ההמצאה, כפי שהיא מוגדרת על ידי הדין האמריקאי, וכן יבצע את עיקר ההמצאה, כפי שהיא מוגדרת על ידי הדין הישראלי.
פסק דין חדש של בית המשפט הפדראלי לערעורים (Pressure Products Medical Supplies, Inc. v. Greatbatch Ltd. (Fed. Cir. 2010)) קובע, כי לא ניתן להסתמך על מבנים שאינם מתוארים בפירוט הפטנט, אף אם הם היו מוכרים והיוו חלק מהידע הקודם. יתרה מזאת, נקבע, אף הפנייה מפורשת בתיאור הפטנט לא לפרסומי ידע קודם שכוללים מבנים רלוונטים אינו מספיק בכדי לאפשר להסתמך עליהם לצורך פרשנות התביעות. ככל הנראה הפנייה לפרסומי הידע הקודם, תוך הכללתם באמצעות הפנייה (incorporation by reference) עשויה להספיק. למען הזהירות, מוטב לכלול את הפרסום באמצעות הפנייה ולהתייחס מפורשות למטרת ההכללה – הוספת מימושים אפשריים שמשיגים את הפונקציה המדוברת.
לסיכום, בפוסט זה התייחסתי לניסוח תביעות הנעזר בשפה פונקציונאלית. אף שמדובר בשפה שעל פניה היא רחבה ביותר, החוק מחיל עליה כלל פרשנות מצמצם, ומשום כך יש להעניק לה פרשנות צרה וזאת בהתאם לכתוב בפירוט הפטנט. ככל שניתן, מומלץ לצמצמם את השימוש בניסוחים כגון אלה, ולבכר תיאור מבני של רכיבי ההמצאה, או, בהעדר חלופה אחרת, להשתמש בשפה הרומזת לפונקציה אף שאינה מנוסחת בצורה של Means-Plus-Function.
0

פסיקה: הפרה של מדגם של קרוקס

החלטה בעניין (Crocs Inc. v. ITC (Fed. Cir. 2010.

ועדת ה-ITC דחתה את תביעתה של חברת קרוקס, יצרנית הנעלים המוכרות, בגין הפרת מדגם. קרוקס לא אמרה נואש וערערה לבית המשפט הפדרלי לערעורים.
מדגם ארה"ב US D517,789 תובע, לא במפתיע, מדגם על צורת נעל. במדגמים ההגנה הניתנת לבעל המדגם אינה מוגדרת בצורה מילולית, להבדיל מפטנטים, והיא משתרעת על פני הצורות המתוארות בשרטוטים. בית המשפט הזהיר מפני שימוש יתר בתיאור מילולי של המדגם. תיאור שכזה, ציין, עשוי להסיט את תשומת הלב מהמדגם כמכלול לפרטי-פרטיו. בסופו של יום, קבע בית המשפט, השרטוטים מתארים בצורה הטובה ביותר את אשר מוגן במדגם.
הערכאה הדיונית פירשה את המדגם כדורש רצועה בעלת עובי אחיד וחורים המפוזרים באופן שווה על גבי הנעל. ערכאת הערעור קבעה כי שתי דרישות אלו אין נובעות מהשרטוטים.
בהפרת מדגם, המבחן הנהוג הוא של הצופה הסביר ("the ordinary observer"): אם צופה סביר היה טועה לחשוב שמוצר הוא המוצר המופיע במדגם, הרי שיש הפרה. בית המשפט קבע כי לאור הפרשנות המוטעה של המדגם, הקביעה לפיה אין הפרה היתה שגויה אף היא. בית המשפט קבע כי המוצר המפר נראה כמעט זהה למדגם ומשום כך הצופה הסביר לא היה יכול להבחין בין השניים.
רשם הפטנטים האמריקאי דיוויד קאפוס הזכיר בבלוג הרשמי שלו את ההחלטה הזו בפוסט שכותרתו "חדשות טובות לבעלי מדגמים" וציין כי היא מראה שבית המשפט תומך בבעלי הזכויות הקניין רוחניות.
תגיות: ,
2

פטנט חדש לפייסבוק – news feed ברשת חברתית

ביום 23.2.2010 הנפיק רשם הפטנטים האמריקאי ל-Facebook פטנט חדש, US 7,669,123. הפטנט, שכותרתו "Dynamically providing a news feed about a user of a social network" מתייחס לעדכוני החדשות של רשתות חברתיות.
פייסבוק זכתה למונופול בשיטה המורכבת, בכלליות, מניטור פעילות של משתמשים ברשת חברתית והצגת אייטמי חדשות (news items) אודות פעילות של משתמשים לקבוצה מצומצמת של משתמשים. התביעות, שכאמור מגדירות את רוחב המונופול של בעל הפטנט, צומצמו במהלך הבחינה. אחת מנקודות הצמצום המשמעותיות ביותר נוגעת לכך שאייטם החדשות צריך לכלול לינק שמאפשר השתתפות בפעילות המדווחת.
תיאור הפטנט אינו מגדיר למה הכוונה ב"השתתפות בפעילות", אלא ניתנות דוגמאות של הצטרפות לאירוע. בעיניי יתכן ונקודה זו מציגה את חולשו של הפטנט, ותאפשר לגוגל להמשיך ולהציג את הודעות הבאזז שלה כל עוד היא אינה כוללת אפשרות להשתתף בפעילות המדווחת. כמובן, שאם וכאשר הפטנט יעמוד למבחן פרשנותו של מונח זה זה תהיה ככל הנראה תהיה מכרעת הן לעניין תקפותו של הפטנט (לעומת הידע הקודם) והן לעניין הפרתו של הפטנט.

(דווח במקור: Wired).

0

חוזר רשם חדש: חלוקת בקשות לפטנט

עדכון: ביום 25.01.2016, בעקבות החלטת הרשם בעניין בקשת פטנט 234696 על שם Genentech Inc. מיום 12.1.2016 (פורסמה באתר רשות הפטנטים), בוטל חוזר רשם מ.נ. 81. 

 

השבוע פורסם חוזר רשם מ.נ. 81. החוזר מתייחס לאפשרות של מבקש פטנט לפצל את בקשתו למספר בקשות. מצב זה נדרש כאשר הבקשה תובעת יותר מאמצאה אחת (דהיינו, שתביעות שונות תובעות אמצאות שונות), שהרי סעיף 8 לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 דורש:

פטנט יינתן על אמצאה אחת בלבד

בחוזר רשם זה, הצהירה הרשות על הפרשנות המשפטית הראויה בעיניו לסעיף 24 לחוק הפטנטים. סעיף זה מאפשר לחלק בקשה אחת למספר בקשות ובלבד שהבקשה טרם קובלה. הרשות קבעה כי מטעמי יעילות וודאות משפטית, הפרשנות הראויה לסעיף זה קובעת כי ניתן לחלק רק את הבקשה הראשונה. כלומר, בקשה שנוצרה כתוצאה מחלוקה – לא ניתן לחלק אותה בשנית. החשש של הרשות הוא מפעולות סרק של ממציאים שעשויים לרצות להשאיר בקשה במצב pending. היתרון בבעלות על בקשה שהיא תלויה ועומדת הוא בכך שניתן עוד לשנות אותה ואת התביעות שלה כך שיכסו מוצרים/תהליכים של מתחרים (ובלבד שהתיאור יתמוך בתביעת אמצאות אלו).

לנוחות הציבור, אני מפרסם את לשון החוזר גם כאן.

מטרת חוזר זה הינה להודיע לציבור על הפרשנות שתינתן ברשות הפטנטים לסעיף 24(א) לחוק הפטנטים, תשכ"ח – 1968 (להלן: "החוק").
1. סעיף 24(א) לחוק קובע כדלקמן: "כל עוד לא קובלה הבקשה, זכאי המבקש לדרוש שהיא תחולק לבקשות אחדות."
2. הוראה זו ניתנת לשתי פרשנויות שונות: האחת, כי הבקשה ההורה, והיא בלבד, ניתנת לחלוקה עד מועד הקיבול; השנייה, כי הבקשה ההורה, וכן כל בקשה חלוקה ממנה, ניתנות לחלוקה עד מועד הקיבול של כל אחת מהן.
3. הרשות מודיעה בזאת כי הפרשנות שתאומץ הינה כי הבקשה ההורה, והיא בלבד, ניתנת לחלוקה עד מועד הקיבול, וזאת, בין היתר, בשל הצורך לסיים את הליכי הבחינה בזמן סביר וכן משיקולים של וודאות משפטית לכלל הציבור.
4. חוזר זה ייכנס לתוקף במועד פרסומו באתר הרשות.
2

איך קוראים את הפטנט הזה? מדריך בסיסי לקריאת מסמך הפטנט

בפוסט זה אנסה להסביר על קצה המזלג כיצד קוראים פטנטים.

לשם ההדגמה אתמקד פעם נוספת בפטנט הקליק האחד המפורסם של אמזון, פטנט אמריקאי מספר 5,960,411לינק נוסף). כאמור, על אף שפטנט זה הונפק (issued) בשנת 1999, הוא כרגע נמצא בהליכי בחינה מחודשת (reexamination, הליך בו עסקתי בעבר). עם זאת, אתמקד בפטנט כפי שהונפק לשם ההדגמה כיצד יש לקרוא פטנט.
מצד שמאל מופיע שער הפתיחה של הפטנט. על גביו ניתן למצוא פרטים רבים לגבי הפטנט. בצד שמאל למעלה מצוין כי מדובר בפטנט (ולא בקשה לפטנט). מימין מופיע מספר הפטנט (5,960,411) וכן התאריך שבו הפטנט הונפק (28.9.1999).
מתחת לקו האופקי ניתן לראות את שמו של הפטנט (METHOD AND SYSTEM FOR PLACING A PURCHASE ORDER VIA A COMMUNICATIONS NETWORK) ומתחתיו את רשימת הממציאים. הממציאים אינם בהכרח הבעלים בפטנט, וכפי שניתן לראות בפטנט זה, ביום ההנפקה הוא כבר הועבר (assigned) לחברת אמזון. רישום הבעלות שמופיע בפטנט היה נכון במועד שבו הוא הונפק וייתכן שהבעלות השתנתה מאז.
מתחת לנתון זה מופיע מספרה הסידורי של בקשת הפטנט (08/928,951) ותאריך הגשתה בארצות הברית (12.9.1997). תאריך ההגשה חשוב ממספר סיבות. העיקריות שבהן מנויות להלן: הוא קובע מהו הידע הקודם הרלוונטי לפטנט. כלומר, השאלה "האם אמצאה היא חדשה" נענית לאור מה שהיה ידוע עד ליום הגשת הבקשה; תוקף הפטנט הוא עשרים שנה מיום הגשת הבקשה.
כאשר מדובר בבקשת פטנט שהוגשה מכוחן של בקשות קודמות, הדבר יהיה מצוין אף הוא בחלק זה של הפטנט. פרטים נוספים המופיעים על גבי עמוד השער כוללים סיווג טכנולוגי לפי קטגוריות (על פי שתי שיטות שונות, אמריקאית ובינלאומית). לאחר מכן, מופיעים פרטים לגבי פרסומים שצוטטו כחלק מהידע הקודם הרלוונטי לבקשה ובכלל אלו מסמכי פטנטים אמריקאים, מסמכי פטנטים זרים ופרסומים אחרים.
בנוסף, מפורטים שמות בוחני הפטנטים שבחנו את הבקשה ואישרו את מתן הפטנט ומפורט שמו של עורך הדין שייצג את מבקש הפטנט. למעשה, מדובר בעורך פטנטים (ששמו בארה"ב, patent agent) או בעורך דין שהינו גם עורך פטנטים (ששמו בארה"ב, patent attorney).
לבסוף מופיע תקציר הפטנט (Abstract) שאמור לתאר בקצרה ובתמציתיות את עיקר האמצאה שנתבעת בפטנט. לאחריה מופיע רישום של מספר התביעות (claims) ומספר דפי השרטוטים (Drawing sheets), וכן שרטוט אחד, ייצוגי, שאמור להעביר את עיקרה של האמצאה בצורה ויזואלית.
כל הנתונים הללו, המופיעים על גבי עמוד השער של הפטנט אינם אלא מתארים אספקטים שונים של הפטנט. ברם, האספקט העיקרי של הפטנט – הוא מה היא האמצאה אותה נאסר על הציבור לבצע ללא הסכמת בעל הפטנט – נעדר ממנה. זכות זו מוגדרת, כאמור, בתביעות הפטנט.
להשלמת התמונה נסקור את הסטים השונים של התביעות, כפי שהם מופיעים בפטנט זה. בחלק התביעות של הפטנט רשומות, כאמור בדף הפתיחה, 26 תביעות. כל אחת נפרדת. הפרה של תביעה אחת כמוה כהפרה של הפטנט. אף אם תופרנה כל התביעות או אם תופר רק אחת – הסעד לו יזכה בעל הפטנט יהא זהה. התביעות כולן צריכות להיות מכוונות לאמצאה אחת, שאם לא כך, הרי שהיה מקום להגיש מספר בקשות פטנט שונות ונפרדות.
התביעות מסודרות בסטים נפרדים. הסט הראשון כולל את תביעה 1, שאמורה להיות הרחבה מכולם, ולאחריה תביעות 2-5 אשר תלויות בה. הסט הראשון מתייחס לשיטה לביצוע הזמנה (Method for placing an order).
סט שני כולל את תביעה 6 הבלתי תלויה, ואת תביעות 7-8 התלויות בה. הסט השני מתייחס למערכת לקוח להזמנת פריט (Client system for ordering an item).
הסט השלישי כולל את תביעה 9 הבלתי תלויה ואת תביעה 10 התלויה בה. סט זה מתייחס למערכת שרת לייצור הזמנה (Server system for generating an order).
הסט הרביעי כולל את תביעה 11 הבלתי תלויה ואת תביעות 12-26 התלויות בה. סט זה מתייחס לשיטה להזמנת פריט באמצעות מערכת לקוח (Method for placing an order using a client system)
בפוסט הקודם התייחסתי לבעייתיות הטמונה בסט הראשון ביחס להפרה במשותף. כפי שניתן להתרשם משאר התביעות בפטנט זה, הן תובעות נכונה צד אחד של השיטה/מערכת ואותן, ככל הנראה, ניתן להפר.
כאמור, את התביעות יש לפרש לאור האמור בפירוט ובתיק הבחינה של הפטנט, כמו גם לאור הידע וההבנה של איש מקצוע מיומן בתחום הרלוונטי. לשם עמידה על הפרשנות הנכונה של תביעות הפטנט, אין מנוס מקריאה מעמיקה של הפירוט ובכלל זה התבוננות בשרטוטים השונים, ועיון בתיק הבחינה.

בפוסט זה הדגמתי בקצרה כיצד קוראים מסמך פטנט. הסברתי אילו פרטים נמצאים על שער הפטנט. כמו כן, סקרתי את הסטים השונים של התביעות אשר כולן תובעות אספקטים שונים באותה אמצאה.

8

התביעות: הגדרת המונופול של הפטנט

Barb-wire fence

(cc by-sa Ross Macbeth)

בפוסט זה אנסה להסביר על קצה המזלג כיצד מוגדר המונופולין של בעל הפטנט.

מסמך הפטנט מורכב בעיקרו משני חלקים שונים: הפירוט והתביעות.
תפקיד הפירוט לחשוף לעולם את פרטי האמצאה ולאפשר (enable) לבעל מקצוע מיומן בתחום לבצע את האמצאה. בלשונו של סעיף 12 לחוק הפטנטים הישראלי:

הפירוט יכלול שם שיש בו כדי לזהות את האמצאה, את תיאורה, עם שרטוטים לפי הצורך, וכן תיאור דרכי הביצוע של האמצאה שעל פיו יוכל בעל המקצוע לבצעה

מנגד, התביעות, Claims בלעז, תוחמות את המונופול שמוענק לבעל הפטנט. סעיף 13(א) לחוק הפטנטים מגדיר:

הפירוט יסתיים בתביעה או בתביעות המגדירות את האמצאה ובלבד שכל תביעה כאמור תהא נובעת באופן סביר מהמתואר בפירוט.

ובסעיף 49 לחוק מוגדר כי הזכות למנוע מאחר לנצל את האמצאה מוגדר על ידי התביעות, ובלא קשר לפירוט:

בעל פטנט זכאי למנוע כל אדם זולתו מלנצל בלי רשותו או שלא כדין את האמצאה שניתן
עליה הפטנט, בין בדרך המוגדרת בתביעות ובין בדרך דומה לכך שיש בה, לנוכח המוגדר
באותן התביעות, עיקר האמצאה
שהיא נושא הפטנט

וכדבריו של הנשיא מ' שמגר בעניין ע"א 345/87 hughes aircraft company נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(4) 45 (1990):

משמע, היקף ההגנה המשפטית על הפטנט, או – כפי שמקובל לכנות זאת -"תחום המונופולין
של הפטנט", צריך להיקבע על-פי המוגדר בתביעות. אולם, לבד מן התביעות כולל הפירוט של
הפטנט גם חלק נוסף, הוא תיאור הפטנט. התיאור תפקידו להביא את הרקע לפטנט ולתאר את
מהותו, מטרותיו ודרכי ביצועו. התביעות תפקידן להגדיר במדויק ובזהירות את תחום
המונופולין

התביעות דומות לקווי הגבול התחומים את חלקת האדמה. הן-הן מגדירות עד לאן רשאי הציבור לצעוד ומהיכן ידיר את רגליו.
כתיבת התביעות היא מטלה המשולה להצבת הגדר סביב אותה חלקת אדמה דמיונית. הקושי הטמון בה הוא רב והיא מהווה את עיקר מלאכת עריכת הבקשה. עת ניסוח התביעות בוחרים כל פרט ופרט, עד כדי המילים המתאימות אשר מחד מתארות את האמצאה בצורה רחבה וכללית דיה בכדי למנוע אפשרות של Design around, ומאידך מתארות את האמצאה בצורה מצומצמת דיה כדי שהיא תהיה חדשה ובעלת התקדמות המצאתית.

התביעות נחלקות לתביעות בלתי תלויות ולתביעות תלויות. תביעה בלתי תלויה כמוה כלוח חלק. מתחילים מקריאתה ומסיימים בקריאתה. תביעה תלויה, כשמה, תלויה בתביעה אחרת. היא כוללת בחובה את המגבלות (limitations – שם כללי לאלמנטים בתביעות, יהיו אלה צעדים בתהליך או רכיבים במכשיר) המנויות בתביעה בה היא תלויה וכן מגבלות נוספות אותן היא מוסיפה.
כלומר, תביעה בלתי תלויה, מגדירה את האמצאה ככוללת מספר מסוים של מגבלות (רכיבים/צעדים) ואילו התביעה התלויה מצמצמת את היקף ההגנה בהוסיפה עוד אלמנטים.

אף שהתביעה התלויה כוללת רכיבים רבים יותר, אמרתי כי היא בעלת היקף מצומצם יותר. הדבר נובע מכך שבכדי להפר תביעה על המוצר/תהליך לבצע את כל המגבלות המופיעות בתביעה. תושמט ולו מגבלה אחת – ואין הפרה.
ניתן להסתכל על תביעת פטנט בצורה לוגית. כל תביעה מגדירה אלמנטים שחייבים להיות במוצר/תהליך המפר. כלומר, אם היא כוללת שני רכיבים, A ו-B, הרי שגם רכיב A וגם רכיב B צריכים להיכלל במוצר/תהליך המפר. ברי, כי אם נוסיף דרישה לרכיב אחר, C, בנוסף לרכיבים A ו-B, הרי שכל מוצר/תהליך שיכלול את כל הרכיבים הללו יכלול גם את רכיבים A ו-B. לעומת זאת, יהיו מוצרים/תהליכים שיכללו את A ו-B, אך לא יכללו את הרכיב הנוסף.
ניתן להסתכל על הציור הממחיש זאת, באמצעות דיאגרמת ון. שני האיזורים הצבועים בירוק מייצגים את המימושים שכוללים גם את A וגם B, ואילו האיזור הצבוע בירוק בהיר – הוא איזור קטן יותר – מייצג את כל המימושים שכוללים את A, B ו-C.
בתביעות, כמו בכל פסוק לוגי של חיתוך, כל המוסיף – גורע.
ומהכלל אל הפרט. נבחן את תביעותיו של פטנט אחד מסוים. לשם ההדגמה אתמקד בפטנט אחד מפורסם – פטנט הקליק האחד של אמזון, פטנט אמריקאי מספר 5,960,411לינק נוסף). על אף שפטנט זה הונפק (issued) בשנת 1999, הוא כרגע נמצא בהליכי בחינה מחודשת (reexamination, הליך בו עסקתי בעבר). עם זאת, אתמקד בתביעות הפטנט כפי שהופיעו בעת הנפקתו.
בחלק התביעות ישנם מספר סטים של תביעות. כל סט כולל תביעה אחת בלתי תלויה ומספר תביעות התלויות בתביעה הבלתי תלויה (בצורה ישירה, דהיינו נתלות בה ממש; או בצורה עקיפה, דהיינו נתלות בתביעה תלויה אחרת מאותו הסט).
נבחן את תביעה מספר 1 של הפטנט:
A method of placing an order for an item comprising:
under control of a client system,
displaying information identifying the item; and
in response to only a single action being performed, sending a request to order the item along with an identifier of a purchaser of the item to a server system;
under control of a single-action ordering component of the server system,
receiving the request;
retrieving additional information previously stored for the purchaser identified by the identifier in the received request; and
generating an order to purchase the requested item for the purchaser identified by the identifier in the received request using the retrieved additional information; and
fulfilling the generated order to complete purchase of the item
whereby the item is ordered without using a shopping cart ordering model.

עסקינן בתביעה לשיטה (Method) להזמין מוצר (placing an order). השיטה מחולקת לשני חלקים, החלק הראשון מתבצע תחת מערכת הלקוח, ואילו החלק השני מתבצע תחת רכיב במערכת השרת.

בצד הלקוח, השיטה כוללת הצגת מידע המזהה את המוצר (אותו מוצר שמזמינים); ובתגובה לפעולה אחת בלבד שליחת הזמנת המוצר ביחד עם מזהה של הרוכש למערכת השרת.
בצד השרת, ההזמנה מתקבלת; מידע נוסף שנשמר קודם לכן נשלף באמצעות המזהה של הרוכש; יוצרים (generating) הזמנה לרכוש את המוצר לרוכש תוך שימוש במידע הנוסף; ומבצעים (fulfilling) את ההזמנה.
התביעה מוסיפה ומסיימת בפסקת whereby, פסקה המסבירה אפקט של התהליך מבלי להוסיף מגבלות נוספות. הפסקה קובעת שההזמנה מבוצעת ללא שימוש במודל עגלת קנייה.
זהו אם כן המונופול בו זכה בעל הפטנט. לעיתים ישנם מונחים שעשויים להתפרש במובנים שונים, ולשם פרשנותם יש לפנות לפירוט או לתיק הבחינה ולראות כיצד מבקש הפטנט התייחס אליהם. כך למשל המונח shopping cart ordering model, אשר אינו מונח ברור לכשעצמו. ניתן למצוא הסבר למשמעות מונח זה, בין היתר, בעמודה 2 של הפטנט בשורות 16-49.
חשוב לשים לב שתביעה זו כוללת פעולות שמבוצעות על ידי הלקוח ועל ידי השרת. כלומר, הלקוח עצמו אשר מבצע את רק את צד הרכישה אינו מפר את הפטנט. אגב, ספק בעיני שתביעה זו אי פעם תופר במהלך הרגיל של העסקים, שכן גם המוכר אינו מבצע את כל הצעדים הנתבעים, וכוונתי לאותם צעדים אותם מבצע הלקוח בכדי להזמין. המקור החוקי לחשש זה הוא החלטת בית המשפט הפדרלי לערעורים בעניין BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P, 498 F.3d 1373. אני ער ומודע לכך שפעולתו של הלקוח מתבצעת בכותלי האתר של הספק, וככזו ניתן היה לחשוב שהספק מנחה את פעולתו, כנדרש בפסק הדין הנ"ל. ברם, החלטה אחרת של בית המשפט הפדרלי המחוזי (Global Patent Holdings, LLC v. Panthers BRHC. LLC, 586 F. Supp. 2d 1331 (S.D. Fla. 2008)) קבעה כי בתרחיש מסוג זה, הספק אינו מנחה או שולט בלקוח כיצד לפעול ברמה הנדרשת בכדי שפעולותיו של הלקוח ייוחסו לבעל האתר.
נשוב לפטנט בו אנו עוסקים ונבחן את תביעה מספר 3, היא תביעה תלויה בתביעה מספר 1.
The method of claim 1 wherein the single action is clicking a button.
תביעה תלויה זו מוסיפה על הצעדים האמורים בתביעה מספר 1 וקובעת שהפעולה האחת (המתבצעת בצד הלקוח) היא לחיצה על כפתור.
הנה ראינו כי פטנט הקליק האחד, אינו בהכרח על קליק אחד, באשר תביעה מספר 1, הרחבה יותר, קובעת כי ההזמנה מתבצעת לאחר פעולה אחת, אשר יכולה להיות קליק אך יכולה להיות גם פעולה אחרת (דוגמת השמעת קול).
לסיכום, בפוסט זה הסברתי כי התביעות בפטנט הן המגדירות את היקף הזכות הנתונה לבעליו. הדגמתי באמצעות פטנט הקליד האחד של אמזון כיצד יש לקרוא תביעות. עוד תיארתי את כלל ה- All Limitations Rule, לפיו כי בכדי להפר תביעה יש לבצע את כל המגבלות המוגדרות בה. נגעתי בקצרה בדין האמריקאי בכל הנוגע להפרת פטנט במשותף (Joint Infringement) והסברתי כי ספק בלבי אם ניתן לאכוף את התביעות אותן סקרתי בפוסט זה.
בפוסט זה הסברתי בקצרה מה ההבדל בין חלק התביעות בפטנט לבין חלק התיאור. התביעות תוחמות במדויק את המונופולין לו זוכה בעל הפטנט בעוד שהפירוט נועד לגלות לציבור מידע, ובכללו גם כיצד ניתן לנצל את האמצאה.
2

מגבלה על כמות התביעות בבקשת פטנט ישראלי

היום פרסם רשם הפטנטים חוזר חדש, חוזר רשם מ.נ. 78. החוזר מגביל את מספר התביעות הבלתי תלויות (independent claims) שניתן לכתוב לבקשת פטנט.

בלשון החוזר:
מספר התביעות הבלתי תלויות לא יעלה על שתי תביעות לכל היבט של הפטנט, כלומר:
א. תביעה אחת או שתי תביעות בלתי תלויות למוצר.
ב. תביעה אחת או שתי תביעות בלתי תלויות לשיטה להכנת מוצר.
ג. תביעה אחת או שתי תביעות בלתי תלויות להתקן לייצור המוצר.
ד. תביעה אחת או שתי תביעות בלתי תלויות לשימוש במוצר (תביעה מסוג "התביעה השוויצרית").
על אף שהחוזר הזה הוא מבורך, בכך שיוגבל מספר התביעות הבלתי תלויות ובכך יקל על עבודת הבוחנים, אינני סבור שהמגבלה האמורה בתחום סמכותו של הרשם. סעיף 8 לחוק הפטנטים קובע כי יינתן פטנט אחד בעבור המצאה אחת. ניתן, עם זאת, לתבוע אספקטים שונים של אותה ההמצאה. כך למשל, מפתח ומנעול יכולים להיות פנים שונים של אותה המצאה. באותה צורה, שרת ולקוח עשויים להיתבע באותו פטנט.
בהרבה מדינות ישנו תמרוץ כלכלי להפחית את מספר התביעות בכלל ומספר התביעות הבלתי תלויות בפרט. התימרוץ הזה, שאומץ גם בתקנות הישראליות, קובע עלות נוספת בגין כל תביעה החל מכמות ראשונית. בשיטה זו ישנו עידוד להימנע מהוספת תביעות לא נדרשות, אך אין בהן חסימה של האפשרות להוסיפן, אם המבקש חפץ בכך ומוכן לשאת בעלויות.
אף על דרך הכלל מספר התביעות שנקבעו בחוזר אמור להיות מספק, אם יימצא המקרה בו יידרשו תביעות נוספות בכדי להגדיר פנים שונים של אותה המצאה מאותו סוג של היבט, ספק אם ניתן יהיה לדחות את הבקשה מכוחו של חוזר זה.