reissue ארכיון

0

הודעת הסתלקות מיותרת: טעות שלא ניתן לתקן בהנפקה מחדש של פטנט אמריקאי

תחת הדין האמריקאי, לאחר שפטנט ניתן ישנה אפשרות לבצע הנפקה מחדש של הפטנט (reissue) וזאת בכדי לתקן טעויות שהתרחשו בעת הרישום. הנפקה מחדש מאפשרת אפילו להרחיב את היקף המונופולין של הפטנט, וזאת בתנאי שהבקשה מוגשת בתוך שנתיים מיום מתן הפטנט.
עם זאת, לא כל טעות ניתנת לתיקון באמצעות הנפקה מחודשת, כפי שימאצאקי למד על בשרו. בתחילת תהליך הרישום הוגשה הודעת הסתלקות – terminal disclaimer – אשר במסגרתה ויתור בעל הפטנט על חלק מתקופתו כך שהוא יפוג ביחד עם פטנט אחר, קודם (פטנט ארה"ב 4,581,476). עם זאת, לאחר תיקון משמעותי בתביעות, הוגשה עתירה לביטול הודעת ההסתלקות. בטרם משרד הפטנטים התייחס לעתירה, ניתן אישור לרישום הפטנט, דמי ההנפקה שולמו, והפטנט ניתן (פטנט ארה"ב 6,180,991). או אז קבע משרד הפטנטים כי לאחר שהפטנט כבר ניתן, אין אפשרות לבטל את הודעת ההסתלקות. במקרה הקונקרטי הזה, ההבדל הוא עצום: במקום שהפטנט יפוג בשנת 2003, ביטול הודעת ההסתלקות יאפשר לפטנט לפוג רק בשנת 2018.
בשנת 2004, הגיש ימאצאקי בקשה להנפקה מחדש ובה ביקש לתקן את הפטנט כך שהודעת ההסתלקות תבוטל. גם בקשה זו טופלה בעצלתיים ובשנת 2007 נדחתה. ערעור שהוגש נדחה וימאצאקי נאלץ לפנות לערכאת הערעור של בית המשפט הפדראלי. ערכאה זו קבעה כי אין ביכולתה לסייע. הוראת סעיף 251, המאפשרת הגשת בקשה להנפקה מחדש, קובעת כי הפטנט החדש יונפק לתקופה שנותרה לפטנט המקורי, ואילו סעיף 253 קובע כי הודעת ההסתלקות נכללת בתוך תקופת המונופול של הפטנט המקורי. שילוב שתי הוראות אלו, קבעה ערכאת הערעור, מלמדת כי בקשה להנפקת פטנט מחדש אינה מאפשרת להאריך את תקופת הפטנט באמצעות ביטול הודעת הסתלקות.
המסקנה היא שבקשה להנפקה מחדש מאפשרת לבצע דברים רבים. ניתן לתקן שגיאות בניסוח תביעות הפטנט, ואף שגיאות המצמצמות את המונופולין ללא הצדקה. עם זאת, התיקון לא יוכל לשנות את תקופת הפטנט שניתנה.
((In re Yamazaki (Fed. Cir. 2011)

0

פסיקה: הנפקה מחודשת של פטנט בארצות הברית – לא ניתן לתקן כל טעות

על פי דיני הפטנטים האמריקאים, לאחר שכבר ניתן פטנט, ישנה אפשרות לתקן ולשנות את תביעות הפטנט וזאת באמצעות בקשה להנפקה מחדש (reissue). על פי החוק האמריקאי, הנפקה מחדש נועדה לתקן טעות שקרתה בהנפקת הפטנט – בין אם מדובר בטעות סופר ובין אם בשגיאה אמיתית באשר להיקף המונופול הנתבע (והשוו: המצב בישראל). לא רק שבארצות הברית ניתן לתקן את סט התביעות, אף ניתן להרחיב את היקף המונופולין, וזאת ב-broadening reissue, ובלבד שהבקשה מוגשת בתוך שנתיים מיום הנפקת הפטנט.
בעניין שהגיע לבית המשפט הפדראלי התעוררה השאלה – מתי מדובר בטעות ומתי מדובר בויתור מושכל?
נסביר. בעת בחינת הבקשה, בכדי להתגבר על ציטוטי ידע קודם, מבקש הפטנט עשוי לצמצם את היקף תביעותיו ולוותר (surrender) על הגדרה רחבה יותר של ההמצאה שלו. צמצום שכזה, אף אם הוא מיותר (כיוון, למשל, שהיה עודף ולא התחייב), אינו יכול להיחשב כטעות, וניסיון לתקן בכדי להרחיב בחזרה את היקף תביעות הפטנט נדון לכשלון. ניסיון שכזה נאסר על ידי כלל התפיסה המחודשת הפסולה, או בלעז impermissible recapture rule.
ברם, פעמים רבות, התיקון המובקש אינו מחיקת הלימיטציה שנוספה, אלא תיקון סמנטי עמוק יותר, שמרחיב את היקף המונופולין בצורה חלקית, לדרגת ביניים, בין הנוסח הראשון הרחב ובין הנוסח הצר שהתקבל.
בית המשפט קבע מבחן המורכב משלושה צעדים:
1. בחינה האם ישנו אספקט של התביעות החדשות שהוא רחב יותר מאשר זה בתביעות של הפטנט, כפי שניתן.
2. בחינה האם האספקט הרחב מתקשר לחומר שויתרו עליו במהלך הבחינה בכדי להתגבר על ידע קודם.
3. החלטה האם חלק מהותי (substantial portion) אשר ויתרו עליו הוחזר לתוך תביעות הפטנט בבקשת ה-reissue.

אין ספק כי מדובר במבחן עמום ביותר, שאי הוודאות שולטת בו.

בשולי הדברים יוער, כי על דרך הכלל, מקום בו נעשה ויתור בכדי לקדם את בחינת הפטנט ולא מסיבות מהותיות, יש לבחון האם כדאי לפתוח בבקשת המשך (continuation) שבמסגרתה מבקש הפטנט ינסה לזכות במונופול רחב יותר מזה הכולל גם את החומר שויתר עליו. תפיסה מחודשת כזו, במסגרת בקשת המשך, היא אפשרית, שכן מדובר בבקשת פטנט חדשה ולא בניסיון להיבנות מפטנט שכבר ניתן. כל זאת, בהנחה שלא ניתנה הודאה (מפורשת או משתמעת) במסגרת הבחינה כי ישנו ויתור על הגרסה הרחבה יותר.

(מקור: פוסט מתוך Patently-O)

6

פסיקה: לאחר קיבול הפטנט, לא ניתן להוסיף תביעות תלויות חדשות

האם ניתן להוסיף תביעה תלויה חדשה לבקשת פטנט שכבר פורסמה? – זו השאלה שנציבה במרכזו של הליך ההתנגדות לתיקון פירוט בקשת פטנט מס' 149567.

במסגרת בקשה לתיקון פירוט בקשת הפטנט, עתרה המבקשת למחיקת תביעה תלויה מספר 6 המקורית, ולהחלפתה בנוסח אחר. הנוסחים – ועל כך קשה לחלוק – תביעה מספר 6 המקורית בבקשת הפטנט האמורה לא צומצמה על ידי הנוסח החדש. בעוד שתביעה מספר 6 המקורית נבעה מתביעות 3 ו-4 וצמצמה את משמעותן, תביעה מספר 6 נבעה מתביעות 1-5.
תביעה 6 המקורית קבעה:
"Compound in accordance with claims 3 and 4, characterized in that R represents cyclopropyl, cyclobutyl, cyclopentyl, cyclohexyl, 4-(1 – clopropyl–methanoyloxy)- Phenyl, 4-(1-cyclobutyl-methanoyloxy)-phenyl, 4- (cyclohexyl-methanoyloxy)–phenyl or 4-(2,2–dimenthyl- propanoyloxy)- phenyl and X denotes chloride."
ואילו התביעה החדשה קבעה:
"Compounds in accordance with claims 1 to 5 in crystalline form."
הדין הרלוונטי
בקשת הפטנט קובלה, ומשכך לפי סעיף 29 לחוק הפטנטים, תיקון של הפירוט, ובכללו של זה התביעות, נעשה בדרך ובצורה שבה פטנט מתוקן. הסעיפים הרלוונטים לעניין זה הם סעיפים 65 ו-66. בשל חשיבותם, נביא אותם כלשונם:
סעיף 65 שכותרתו "זכות לתיקון" קובע:
בעל פטנט רשאי לבקש תיקון פירוט הפטנט לשם הבהרה או סילוק שגיאה שנפלה בו או לשם צמצום תביעותיו.
ואילו סעיף 66 שכותרתו "תנאי לתיקון" קובע:

הרשם ירשה תיקון, אם שוכנע שאין בו כדי להרחיב את היקף התביעות שבפירוט או כדי להוסיף לפירוט דברים שלא נזכרו בו בעיקרם מלכתחילה; דבר מתן הרשות לתקן יפורסם ברשומות.

אין ספק כי עניין לנו בשני שלבים. ראשית, יש לבחון האם לבעל הפטנט זכות לתקן את הפטנט. זכות כזו קיימת מקום בו התיקון נועד לאחת משלוש מטרות: הבהרה, סילוק שגיאה שנפלה בו, או לשם צמצום תביעותיו. מקום בו יש לבעל הפטנט את הזכות לתקן, על הרשם מוטלת החובה לוודא כי אין בתיקון כדי להרחיב את המונופול הניתן לבעל הפטנט. ההנחה היא שהציבור החל לפעול תוך הסתמכות על היקף המונופולין שניתן לבעל הפטנט זה מכבר, ואין כל סיבה לאפשר לו להרחיב את היקף תביעותיו כעת.

במקרה הנידון, לא היה כל ספק – היקף התביעות לא הורחב, שהרי תביעה תלויה ממילא מצומצמת יותר מהתביעה בה היא תלויה, שכן היא מוסיפה לימיטציות נוספות – אלמנטים נוספים – שביחד עם האלמנטים המופיעים בתביעה ההורה, מגדירים את היקף המונופולין. כידוע, כל לימיטציה נוספת מקטינה את היקף המונופולין שניתן, באשר בכדי להפר את הפטנט יש לבצע את שלל הלימיטציות (כלל המוכר בארה"ב בשם The All Limitations Rule).
עם זאת, כבוד הפוסקת קבעה כי על אף האמור, אין מקום להרשות את התיקון. נקבע, כי לאור הוראת סעיף 65 יש להראות מה מטרת התיקון. לעניין זה נקבע:

"בענייננו, סבורני כי אין בתביעה מס' 6 החדשה כדי לעמוד בתנאי סעיף 65 לחוק. אין בהוספת התביעה הנ"ל כדי להבהיר דבר מה שהיה טעון הבהרה או לסלק שגיאה כלשהי בבקשת הפטנט. אף אין בידי לקבל את טענת המבקשת כי יש בהוספת תביעה מס' 6 החדשה כדי לצמצם תביעה מסוימת, אף לא את מערך התביעות בבקשת הפטנט. צמצום תביעות משמעו תביעת חלק קטן יותר מהיקף המונופולין שנתבע במסגרת תביעה או מערכת תביעות כפי שהוגשו במקור. אין בתביעה מס' 6 החדשה כדי להקטין את היקף המונופולין הנתבע בתביעה מס' 1 או במערך תביעות 1-5. שהרי שעה שתתברר ההתנגדות לבקשת הפטנט שבפני (כמו גם במסגרת תביעת הפרה, אם ירשם הפטנט), תיבחנה תביעות אלו בשלמותן, והיקף המונופולין הנתבע בהן לא יושפע כהוא זה מהוספת תביעה מס' 6 החדשה. משמע, אין בתביעה מס' 6 החדשה כדי לצמצם את הנתבע בבקשת הפטנט בהתאם לסעיף 65 לחוק הפטנטים"

מילים אחרות, אף שאין כל ספק כי התיקון אינו מרחיב את המונופול שניתן לבעל הפטנט, בהעדר הוכחה כי הוא מצמצם את ההגדרות הקודמות, אין מקום לקבל את השינוי. עוד נקבע, כי אף העובדה שתביעה מספר 6 המקורית נמחקה אינו מספק דרישה זו, שכן תביעה 6 החדשה אינה בהכרח צימצום שלה, אלא מקימה היקף מונופולין שונה.

נוכח קביעה זו, התקבלה ההתנגדות ביחס להוספת תביעה מס' 6 החדשה. לטובת המתנגדת נפסקו הוצאות בסך 8,000 ש"ח.

בשולי ההחלטה, ציינה הפוסקת הנחיות להגשת בקשות לתיקון פירוט:
"הפרקטיקה הראויה והרצויה, תהא זו במסגרתה המבקש לתקן את בקשת הפטנט יראה במפורש, במדויק ובאופן ברור, ביחס לכל תביעה ותביעה, כיצד עומד התיקון המבוקש באחד (או יותר) משלושת תנאי סעיף 65 לחוק הפטנטים אשר רק בהתמלאם עומדת הזכות לבקש את תיקון הפירוט. בנוסף, כנדרש בסעיף 66 לחוק הפטנטים, על המבקש לפרט כדבעי מדוע אין בתיקון המבוקש כדי להרחיב את היקף התביעות בכללותו או להוסיף לפירוט דברים שלא נזכרו בו מעיקרם. בנוסף, על המבקש לציין מראי מקום מדויקים בפירוט או בתביעות עליהם נסמכים התיקונים המבוקשים. אין לדעתי לקבל עוד בקשות לתיקון פירוט החורגות מהכללים הנ"ל"

על אף זאת יוער, כי אף חלוף הזמן מאז מתן החלטה זו, לא יצא חוזר רשם ברוח זו. עובדה זו ניתן לייחס לעובדה כי רשם הפטנטים הקודם סיים את תפקידו בסוף שנת 2010 ומחליפו טרם מונה.

הערות להחלטה
לכשעצמי, הייתי סבור כי התוצאה צריכה להיות אחרת. כל עוד היקף המונופולין אינו מורחב, כנדרש לפי סעיף 66 לחוק הפטנטים, גם תיקון סט התביעות למטרות אסטרטגיות צריך להיות מותר. אף במקרים קודמים, הותרה פרוצדורה זו.
בארצות הברית מוסד ה-reissue מאפשר לעשות בדיוק זאת. הדין האמריקאי מאפשר להגיש גם בקשה לתקן את הפטנט בכדי לתקן טעות בתביעות, ובכלל אלו אף טעויות שצימצמו יתר על המידה את היקף הפטנט (ר' סעיף 251 לקוד האמריקאי). לאחרונה, נדון מקרה בו הוגשה בקשה לתקן על דרך ההרחבה. ברם, בסופו של התהליך, ביקשו רק להוסיף תביעות צרות יותר. בקשה זו נדחתה ורק ערכאת הערעור הפדראלית הפכה את הדחייה וקבעה, ברוב דעות, כי ניתן להגיש בקשת reissue אף בכדי להוסיף תביעות תלויות נוספות לפטנט (In Re Yasuhito Tanaka (Fed. Cir. 2011)) (וראו הדיווח ב-Patently-O)

נקודה אחת שבה היתה, לטעמי, שגיאה, נגעה לצורה שבה יש להוכיח את הדין הזר. כידוע, הדין הזר הינו עובדה הדרושה הוכחה. ברם, כאשר אין הדין הזר טעון הוכחה, כפי המצב כאשר מבקשים להשתמש בו כמשפט משווה, אין כל צורך להיעזר במומחה לדין הזר. מכאן, שבניגוד לאמור בהחלטה, אני סבור כי אין כל זה נכון לומר כי "הסתמכות על משפט משווה מן הראוי שתעשה בדרך של הגשת חוות דעת מומחה לדין הזר, ולא על-ידי העלאת טיעונים בעלמא". יתכן ושימוש במומחה לדין הזר יוסיף ויהיה משכנע אף יותר, אך אין כל הכרח בכך. במיוחד ראוי לזכור כי שימוש במומחה מעין זה כרוך בהוצאה כספית ניכרת בפני עצמה.

(התנגדות לתיקון פירוט בבקשת פטנט מס' 149567  Schwartz Pharma AG נ'  טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (מיום 16.11.2010))