reexamination ארכיון

0

אמת המידה הראייתית להוכחת חוסר תקפות של פטנט – עתירה חדשה של מיקרוסופט

לפני כחודש עתרה מיקרוסופט בפני בית המשפט העליון כי יכריע בשאלה משפטית הנוגעת לתיק שלה כנגד i4i. בתביעה ההיא, כזכור, מיקרוסופט נחלה מפלה כואבת והחברה הקנדית הקטנה זכתה בפסק דין של כ-240 מיליון דולר כמו גם צו מניעה שאסר ואוסר על מיקרוסופט להמשיך להפיץ תוכנת Word המממשת את הפטנט.

מיקרוסופט הפסידה גם בהליך הערעור בפני בית המשפט לערעורים הפדראלי (Federal Circuit). כעת, המוצא היחיד שנותר בפניה הוא להגיש עתירה לבית המשפט העליון כדי שישמע את התיק שלה. כך היא אכן עשתה.

אנחנו בתור ישראלים רגילים שדברים נידונים בפני בית המשפט העליון מדי יום, אך בארצות הברית המצב שונה. בניגוד לבית המשפט העליון הישראלי ששומע כ-15,000 תיקים בשנה (!), מקבילו האמריקאי שומע כ-80 תיקים בלבד. לבית המשפט העליון האמריקאי יש את הפררוגטיבה לבחור את התיקים אותם הוא מעוניין לשמוע, והוא עושה זאת ללא כל מבחן פורמאלי כלשהו – ברצותו ישמע את התיק וברצותו ידחה אותו.
כאמור, מיקרוסופט הגישה עתירה שכזו ובה היא מבקשת כי בית המשפט העליון ישמע את התיק שלה. בפרט, היא מבקשת כי בית המשפט העליון יבחן שאלה אחת שעלתה והוכרעה על ידי ערכאת הערעור – מהו הרף הראייתי הנדרש לשם קביעה כי פטנט אינו תקף.
ערכאת הערעור קבעה כי אמת המידה היא של ראיות ברמה מובהקת (Clear and Convincing) ואילו מיקרוסופט מבקשת כי הרף יונמך ויהיה מאזן ההסתברויות הרגיל באזרחי. אין זו הפעם הראשונה שמיקרוסופט עותרת עם בקשה כזו. גם לאחר שהפסידה בתיק של z4 – ונפסקו כנגדה פיצויים בסך מאה מיליון דולר – היא הגישה עתירה דומה. אך לאחר שהצדדים הגיעו לפשרה, היא חזרה בה מהעתירה.
בחודש האחרון הוגשו לא פחות מ-11 כתבי טענות מטעם "ידידי בית המשפט" (Amicus briefs) המצדדים בעמדתה של מיקרוסופט. בין המצדדים, טבע, גוגל, HP, אפל, EFF, אינטל, פייסבוק, יאהו ועוד.
אז מה הסיכוי שבית המשפט העליון יבחר לשמוע את התיק? כנראה שלא גדולים. מבחינה סטטיסטית הסיכוי הוא ברמה של שברי האחוז.
עם זאת, מצאתי לנכון כן לפרסם את הפוסט הזה, ודווקא מסיבה אחרת. מסתבר שבעיתונות הישראלית לא כל כך הבינו במה מדובר. כלכליסט פרסם כי "מיקרוסופט בראש קואליציה נגד פטנטים בתוכנה". ובכן, אומנם במקרה הספציפי הזה הפטנט שבנדון הוא באמת פטנט תוכנה, אך הטענה המשפטית אינה קשורה ולו בצורה עקיפה לפטנטי תוכנה. הטענות של מיקרוסופט נוגעות לכל הפטנטים באשר הם. אין זו הפעם הראשונה שבה אני סובר כי אנשים מפנים כנגד פטנטים על תוכנה ביקורת כללית כנגד פטנטים.
ועוד אנקדוטה לסיום. ההיגיון בכך שאמת המידה הראייתית לביטול פטנט הינה גבוהה יותר ממאזן ההסתברויות נובע מכך שהפטנט נבחן ואושר על ידי רשות מנהלית – משרד הפטנטים. במקרה של מיקרוסופט, כפי שגם קורה לא אחת, הידע הקודם שעליו התבססה מיקרוסופט לא נבחן על ידי אותה רשות מנהלית. כיוון שכך, נטען, אין הצדקה כי הרף הראייתי יהיה כה גבוה. בישראל, אגב, הדין הוא עם מיקרוסופט, באשר נטל ההוכחה מוטל אומנם על הצד הטוען לחוסר התקפות, אך הנטל הראייתי הינו זהה.
אם טענה של מיקרוסופט תתקבל, לטעמי, תהינה שתי השלכות משמעותיות: האחת, השימוש בהליך Reexamination עשוי לפחות; והשנייה, הסתמכות יתרה על ניצול ההמצאה בפומבי תחת פרסומים ופטנטים.
באשר לנקודה הראשונה. כזכור, הליך Reexamination הוא הליך שבו מביאים בפני רשם הפטנטים שאלות חדשות לגבי הפטנטביליות של פטנט שכבר ניתן. בפרט, הפטנט של i4i צלח הליך שכזה, לאחר שמיקרוסופט יזמה את ההליך. כיום, יש שימוש מאסיבי בהליך זה במהלך ליטיגציה של פטנטים, במיוחד של נתבעים החוששים כי המושבעים לא יבינו את הטכנולוגיה שמאחורי ההמצאה ויבחרו לסמוך על כך שהממשלה הפדראלית עשתה מלאכתה נאמנה כאשר הפטנט אושר. אולם, אם טענתה של מיקרוסופט תתקבל, המשמעות היא שבעל דין שבוחר ללכת בנתיב ה-Reexamination למעשה פוגע בסיכוייו לצלוח בטענה זו בבית המשפט אם הטענה תדחה על ידי רשם הפטנטים.
באשר לנקודה השנייה – לא כל סוגי הידע הקודם נבחנים בפועל על ידי רשם הפטנטים. כך למשל, הרשם אינו מחפש הרצאות והצגות פומביות אלא מתמקד בפרסומים כתובים ובפטנטים. יתרה מכך, לא ניתן להביא בפני הרשם פריטי ידע קודמים מסוימים לבחינה. כך לדוגמה, טענה כי בעל הפטנט השתמש בפומבי באב-טיפוס שמנצל את ההמצאה לא תישמע על ידי הרשם. כיוון שכך, מי שמבקש לבטל פטנט יתמקד באיתור פריטי ידע קודם מסוימים ולא רק בפרסומים כתובים ובפטנטים. יתרה מזאת, בעל הפטנט יהיה מנוע מלהביא את הפריטים האלה – גם אם יובאו לידיעתו – בפני רשם הפטנטים. מילים אחרות, במלחמה על תקפות הפטנטים הנשקים יתפלגו בין הרובים לבין התותחים.
0

הפטנט של i4i שרד הליך בחינה מחדש

במזל טוב, פטנט ארה"ב 5,787,449 של i4i קיבל אישור מחודש של משרד הפטנטים האמריקאי. הפטנט, שהיה במרכזה של התביעה בין i4i לבין מיקרוסופט, תביעה בה i4i זכתה לפיצויים בסך 290 מיליון דולר בגין הפרת הפטנט בתוכנת עיבוד התמלילים Word של מיקרוסופט, עבר תהליך של בחינה מחדש (reexamination). לאחרונה אישר משרד הפטנטים את זכאותה של i4i להחזיק בפטנט נוכח היות האמצאה הגלומה בפטנט חדשה ובעלת התקדמות המצאתית כנדרש.

הליך הבחינה מחדש, שמספרו 90/010,347 נפתח בשנת 2008, במקביל לקיומו של ההליך בבית המשפט, והסתיים זה עתה בהחלטה כי הפטנט שריר וקיים.
2

פטנט הקליק האחד אושר בבחינה מחדש

פטנט הקליק האחד הידוע לשמצה עבר בהצלחה את הליך הבחינה המחודש שנערך לו, ללא שינויים משמעותיים. פטנט ארה"ב US 5960411 של אמזון, כידוע, עוסק בביצוע רכישה על ידי ביצוע פעולה אחת על ידי הקונה.

הליך בחינה מחדש מתנהל בפני רשם הפטנטים האמריקאי ובו נבחנות מחדש סוגית החדשנות של ההמצאה (novelty) וההתקדמות ההמצאתית שבה (obviousness). שאלות משפטיות אחרות, כמו השאלה האם עולם התוכן של ההמצאה (subject matter) כשיר לפטנט לפי סעיף 101 לחוק האמריקאי, אינה נבחנת במסגרת הליך זה. כמו כן, סוגי הפרסומים אותם ניתן לצטט במסגרת הליך זה מוגבלים ואינם כוללים למשל מכירה של מוצר שהתבצעה לפני התאריך הקובע.
בחינה מחדש מתעוררת כאשר מוגשת בקשה לעשות כן ולאחר שהמבקש מראה כי ישנה שאלה לגבי הסוגיות האלו שלא נבחנה קודם לכן ונוגעת לפטנטביליות של ההמצאה (Substantial New Question of Patentabiltiy). שאלה זו יכולה לנבוע מפרסום ידע קודם שלא נבחן ומצוטט בבקשה, אך היא יכולה לנבוע גם מפרסום שכבר צוטט אך לא נבחן באספקלריה הנכונה.
במקרה זה, במסגרת הבחינה המחודשת צוטטו בסך הכל מעל ל-150 פרסומים שונים כנגד הפטנט, אך זה יצא כמעט ללא שריטה. בפוסט אחר התייחסתי לתביעה מספר 1 של הפטנט והראיתי כיצד יש לנתח את המונופול שניתן לבעל הפטנט. לאחר הבחינה המחודשת, התביעה נראית דומה מאוד ולמעשה נוספה לה מגבלה קטנה:

[…] displaying information identifying the item purchasable through a shopping cart model; and […]

בצורה דומה תוקנו גם תביעות נוספות כך שהפריטים יכולים להירכש למעשה באחת משתי שיטות – שיטה של קליק בודד ושיטה של עגלת קניות.
במקרה זה, הליך הבחינה המחודש נמשך כארבע שנים (מספר בקשה 90/007,946), וביום 2.3.2010 הודיע בוחן הפטנטים כי הפטנט, במצבו הנוכחי ולאחר התיקונים בתביעות מספר 1-5 ותביעות מספר 11-26, ראוי להישאר בתוקף שכן כל התביעות שבו חדשות ובעלות התקדמות המצאתית מעל הידע הקודם.
למותר לציין כי כעת, לאחר שהליך בחינה מחודשת הסתיים, הליך שנדמה כי היה מקיף במיוחד, יהיה קשה לטעון בבית משפט – אף כי ניתן לעשות כן – כי פטנט הקליק האחד נעדר חדשנות או התקדמות המצאתית.
(דווח בPatently-O)
0

על סופיות הדיון: הדרכים לבטל פטנט

Dead End Sign

(cc by bennylin0724)

אף שבעל פטנט עברך הליך בחינה על ידי רשות הפטנטים, אישור הרשות אינו סוף פסוק. בישראל, כמו באירופה ובניגוד לארצות הברית, החוק מכיר בהליך התנגדות לאחר קיבול (post grant opposition).

לאחר שרשות הפטנטים הישראלית מקבלת את הבקשה וסבורה כי יש ליתן בגינה פטנט, דבר הקיבול מתפרסם וניתנת לציבור הזדמנות להתנגד למתן הפטנט. סימן ג' לפרק ג' של חוק הפטנטים הישראלי עוסק בהליך זה, והוא קובע כי את ההתנגדות ניתן להגיש תוך שלושה חודשים.
אף לאחר קבלת הפטנט, אין תוקפו של הפטנט מובטח. סעיף 37 לחוק קובע:

בחינת הבקשה ומתן הפטנט אינם משמשים ערובה שהפטנט הוא בר-תוקף, והמדינה או עובדיה לא ישאו בשל מתן הפטנט בשום אחריות.

ואכן, במסגרת תביעות בגין הפרת פטנט, אך מטענות ההגנה השכיחות היא כי לא היה מקום ליתן פטנט. הטענה שיש לבטל את הפטנט אינה חייבת לעלות רק במסגרת תביעת הפרה. ניתן להעלותה גם במסגרת הליך עצמאי. סימן ה' לפרק ד' של חוק הפטנטים אשר כותרתו "ביטול פטנט לפי בקשת מי שאינו בעל הפטנט" עוסק בהליך ממין זה.
נוכח קיומו של ההליך לאחר ההנפקה (post issue), מה לו המתנגד כי יש התנגדות בטרם ההנפקה ולאחר הקיבול (post grant)? עיקר התשובה הוא בנטלי ההוכחה. לאחר הנפקתו של הפטנט, הדין מקים חזקה כי האמצאה בבסיסו של הפטנט היא אמצאה כשירת פטנט. משכך, נטל ההוכחה בהליך בו מתבקש ביטול פטנט הוא על המתנגד. המתנגד נדרש להוכיח ברמת הוכחה של מאזן ההסתברויות, היינו מעל לחמישים אחוזים (50% פלוס אפיסילון, בשפת המתמטיקאים), כי האמצאה אינה כשירת פטנט. לעומת זאת, בטרם הונפק הפטנט ואף אם קובלה הבקשה, הרי שהנטל להוכיח כי ההמצאה בבסיסה של בקשת הפטנט היא אמצאה כשירת פטנט מוטל על כתפי מבקש הפטנט. אף שהעברת הנטל מעבירה את הצורך להוכיח מרמה של 50% פחות אפסילון ל-50% פלוס אפסיליון, השוני בנטלים לעיתים יכול להכריע את גורלו של התיק.
אגב, ניצחון של בעל הפטנט במסגרת הליך התנגדות מקים השתק פלוגתא והשתק עילה בינו לבין המתנגד. כלומר, המתנגד לא יוכל עוד להעלות טענה בדבר תוקפו של הפטנט במסגרת תביעה נוספת שתתברר בין הצדדים. ברם, עקרון סופיות הדיון בעניין הפטנט – נכון הוא רק כלפי המתנגד. צדדים אחרים אשר לא היו שותפים להליך ההתנגדות יוכלו גם יוכלו לתקוף את תוקפו של הפטנט בשלב מאוחר יותר.
בארצות הברית הדין בעיקרו הוא דומה. קיומו של פטנט מקים חזקה הניתנת להפרכה כי האמצאה – כשירת פטנט היא. אף שלא ניתן להגיש התנגדות בטרם הנפקת הפטנט, הדין האמריקאי מכיר בשלושה הליכים בהם תשמע קריאת תיגר על תוקפו של הפטנט: הראשון, טענת הגנה במסגרת הליך בגין הפרת פטנט; השני, פנייה לבית משפט לסעד הצהרתי לפיו הפטנט אינו תקף; והשלישי, פנייה לרשם הפטנטים האמריקאי לבחון מחדש את תוקפו של הפטנט.
בפניה לרשם לפתוח את הליך הבחינה מחדש (הליך reeexamination), הנטל להראות כי קיימת שאלה חדשה ומהותית בדבר כשירות האמצאה לפטנט לאור טיעוני המבקש היא על המבקש. אך לאחר שרשם הפטנטים מחליט בעניין הבקשה, הליך הבחינה נפתח מחדש ואין עוד חזקה לתוקפו של הפטנט. עוד ראוי לציין, כי בעבר הליכי בחינה מחדש היו נעשים במעמד צד אחד, מבקש הפטנט (ex parte reexamination). לאחרונה שונה החוק והוא מאפשר כיום בחירה של מבקש הבחינה – האם להצטרף להליך אדברסרי בו הוא ומבקש הפטנט ניצבים משני צדי המתרס (inter partes reexamination) או שמע לעורר את קיומו של ההליך ולא ליטול בו עוד חלק. עוד ראוי לציין, כי לא כל טענה נגד הפטנט יכולה להיטען במסגרת הליך הבחינה מחדש. בעיקרו, הליך זה נועד לבחון את מבחני החדשנות וההתקדמות ההמצאתית לאור פרסומים קודמים. מבחנים אחרים כגון enablement אינם נידונים בבחינה מחדש, ואף לא כל prior art יכול לשמש עילה לקיומו של הליך שכזה.
פניה לבית משפט לסעד הצהרתי מחייבת כי בית המשפט יקנה סמכות לדון בסוגיה. בתי משפט אינם מקום לדון בשאלות תיאורטיות, ומשכך הם ממאנים להתערב בעניינים שאין להם השלכה אמיתית על הצדדים. לענייננו, תביעה לסעד הצהרתי (declaratory judgment) כי פטנט אינו תקף חייבת להיות מלווה בהסבר מדוע המבקש מעוניין בסעד זה. זאת בניגוד להליך בפני רשם הפטנטים אותו כל אדם יכול לעורר, אף ללא הזדהות, וללא כל הצדק. דרך כלל, בית משפט קונה את סמכותו נוכח איום של בעל הפטנט בנקיטת צעדים. מכתב התראה הוא הוכחה לקיומו של איום שכזה. נוכח האמור, ישנה חשיבות בנקיטת זהירות עת נשלח מכתב התראה. כך למשל, ייתכן ועדיף לשלוח את מכתב ההתראה רק לאחר שכתב התביעה מוכן ולאפשר למפר זמן קצר ביותר להשיב בטרם תוגש התביעה. אפשרות אחרת היא לשלוח מכתב שאינו מצביע במפורש על הפרת הפטנט אלא בקשה לפתוח במשא ומתן למתן רישיונות מאת בעל הפטנט.
בעניין MEDIMMUNE v. GENENTECH בית המשפט העליון קבע כי אף מי שהסכים לשלם בגין רישיון יכול להגיש בקשה לסעד הצהרתי. בארצות הברית ישנה חשיבות גדולה למי יגיש את התביעה ראשון – האם יהיה זה בעל הפטנט שיתבע בגין הפרתו או מי שמבקש כי הפטנט יבוטל? החשיבות נעוצה בכך שמגיש התביעה בוחר את הפורום בו הוא מעוניין לנהל את תביעתו. אף שהחלטתו של התובע היא אינה מכרעת ולעיתים ניתן להעביר את הדיון למקום אחר בו הפורום מתאים יותר, אך במכלול השיקולים מתחשבים בעיקר ברצונו של התובע. כך, יוכל בעל הפטנט להגיש את תביעתו בטקסס, והמתנגד לפטנט יגיש את תביעתו בפורום שיראה בעיניו אוהד יותר.
לסיכום, הנפקתו של פטנט על ידי רשות הפטנטים המוסמכת אינו סוף פסוק. אף שקיום הפטנט מקים חזקה לתוקפו, חזקה זו ניתנת לסתירה. בפוסט זה עמדתי בקצרה על ההבדל בנטלי ההוכחה במסגרת התנגדות לבקשת פטנט ובמסגרת בקשה לביטול פטנט. התייחסתי לדין האמריקאי אשר אינו מכיר בהליך התנגדות לבקשת פטנט, אך מאפשר את פתיחת בחינת בקשת הפטנט מחדש. עוד הראתי מתי ניתן לבקש סעד הצהרתי מבית משפט, והדגשתי את חשיבות הסוגיה, כמאפשרת בחירת פורום אופטימלי עבור מי שפותח בהליך.